O que acontece em uma auditoria pós-registro de marca do USPTO?

Você protocolou a sua declaração da Seção 8 com uma prova de uso (specimen) para cada classe e esperava uma aceitação de rotina. Em vez disso, chega uma office action pedindo prova de uso de mais dois produtos em cada classe. Isso é uma auditoria pós-registro do USPTO (post-registration audit), e não uma acusação. O USPTO seleciona declarações aleatoriamente para verificar se o cadastro reflete o que os titulares realmente vendem. O que está em jogo, porém, é real: os produtos que você não conseguir comprovar são excluídos, há uma taxa para cada exclusão, e o titular que não responde perde o registro inteiro. A nossa área de renovação de marcas e resposta a auditorias do USPTO prepara cada protocolo de manutenção como se ele fosse ser auditado, porque uma parcela relevante deles é.

Quais protocolos a auditoria pós-registro do USPTO atinge

O programa abrange as declarações da Seção 8 e as declarações da Seção 71 dos registros pelo Protocolo de Madri. A seleção é aleatória entre os protocolos que listam vários produtos ou serviços, seja uma lista mais longa em uma única classe, seja várias classes com mais de um item cada. Um registro para um único produto em uma única classe raramente é auditado; um registro que reivindica roupas, bolsas, joias e cosméticos é um candidato natural. A auditoria é emitida como uma office action depois do protocolo, com o prazo de resposta indicado na própria exigência. O USPTO já declarou que também pode auditar protocolos que apresentem outros sinais de uma alegação de uso questionável, então uma prova de uso suspeita pode, por si só, chamar a atenção.

O que a office action de auditoria exige

A exigência identifica produtos ou serviços específicos, além dos que a sua prova de uso já cobria, e pede prova de uso de cada um deles na data do protocolo da sua declaração. A prova aceitável é a mesma de uma prova de uso aceitável: uma foto do produto com a marca, a embalagem, uma etiqueta ou uma página da web que mostre a marca com o produto e uma forma de encomendá-lo, com o URL e a data de acesso visíveis no caso de páginas da web. Para serviços, publicidade ou uma página da web que mostre a marca usada em conexão com o serviço.

Para cada item auditado, você tem duas opções: comprová-lo ou excluí-lo. Não é possível argumentar que o produto está intimamente relacionado a outro que você comprovou, e não há argumento de falta de uso justificável (excusable nonuse) para itens individuais dentro de uma auditoria. Se você não estava usando a marca naquele produto na data em que assinou a declaração, a resposta honesta é a exclusão.

Taxas de exclusão e a segunda exigência da auditoria

Excluir produtos em resposta a uma auditoria gera uma taxa por classe, cobrada porque a exclusão ocorre depois que a declaração foi protocolada. Excluir os mesmos produtos antes de protocolar não custa nada. Essa diferença é todo o argumento para revisar com cuidado a lista de produtos antes de apresentar a Seção 8, um passo que descrevemos em quando vence a declaração da Seção 8.

O risco da segunda exigência é menos conhecido. Se a sua resposta à primeira office action de auditoria excluir qualquer um dos produtos auditados, o USPTO pode emitir uma segunda exigência pedindo prova de uso de todos os produtos e serviços restantes do registro. Em outras palavras, admitir uma vez que a lista era longa demais leva à verificação da lista inteira. Titulares que comprovam tudo na primeira resposta encerram a auditoria; titulares que excluem itens devem esperar um pedido mais amplo e preparar as provas para o restante da lista antes de responder.

O titular que simplesmente não responde à office action de auditoria não perde apenas os produtos auditados. O registro inteiro é cancelado.

Como se preparar antes de protocolar a Seção 8

Três hábitos transformam a auditoria em mera formalidade:

• Revise cada produto e serviço listado com alguém que conheça as vendas atuais e exclua tudo o que não estiver no mercado com a marca no dia do protocolo.
• Reúna provas datadas de cada item que permanecer na lista, e não apenas uma por classe, e guarde-as junto com o protocolo.
• Confirme que a marca nos produtos corresponde à marca registrada, já que um logotipo redesenhado pode não servir como prova mesmo quando as vendas são fortes.

Se um licenciado vende alguns dos produtos, reúna provas também com ele, junto com a licença que demonstra o seu controle de qualidade, porque o uso pelo licenciado só conta como seu se houver uma licença com controle.

Empresas com vários registros costumam manter esse arquivo de provas como parte do seu controle de prazos, para que a prova já exista antes que a auditoria a peça. O nosso serviço de gestão de portfólio de PI conduz esse processo, e o nosso texto sobre controle de prazos de PI explica como os prazos se encaixam.

Como responder quando a auditoria chega

Anote imediatamente o prazo de resposta e verifique se o endereço de correspondência do registro continua atualizado; auditorias enviadas a um escritório de advocacia anterior ou a um funcionário que já saiu da empresa são uma forma comum de perder um registro sem saber. Depois, compare cada item auditado com o seu arquivo de provas. Onde houver prova, apresente-a com uma breve explicação. Onde não houver, exclua o item e aceite a taxa. Se os fatos forem limítrofes, por exemplo um produto vendido apenas por um distribuidor ou apenas em um estado, uma resposta que explique o uso com documentos de apoio é melhor do que uma exclusão silenciosa, já que qualquer venda no comércio regulado pelo Congresso pode se qualificar. A resposta é protocolada como qualquer outra office action pós-registro, e a nossa equipe de respostas a office actions de marcas cuida da redação.

Por que a auditoria importa além da própria auditoria

Uma lista de produtos ampla demais é mais do que um risco de auditoria. Uma declaração que alega uso de produtos nunca vendidos pode ser atacada por um concorrente como fraude em um procedimento de cancelamento, e produtos que nunca foram usados ficam expostos a um pedido de expungement durante anos depois que a declaração é aceita. O programa de auditoria é a forma de o USPTO identificar essas alegações cedo; um titular cuidadoso as identifica primeiro.

Se você recebeu uma auditoria pós-registro, ou se a sua janela da Seção 8 está aberta e a lista de produtos é longa, a Capitol Law Partners pode revisar a lista, reunir as provas e responder antes do prazo. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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