Como fazer uma auditoria de propriedade intelectual na sua empresa

A maioria das empresas não consegue responder rapidamente a três perguntas: que propriedade intelectual nós temos, ela está de fato em nome da empresa e quando vence o próximo prazo? Uma auditoria de propriedade intelectual (IP audit) responde a essas perguntas por escrito. Ela não é um parecer jurídico sobre a força de cada ativo; é um inventário, uma verificação de titularidade e um calendário, nessa ordem. Investidores pedem a auditoria durante a due diligence, compradores pedem durante uma aquisição e, se ninguém mais fizer isso, um concorrente encontra as lacunas por você. A nossa área de gestão de portfólio de PI faz a auditoria como primeiro passo com todo novo cliente, porque todas as decisões posteriores dependem do que ela revela.

Quando uma auditoria de propriedade intelectual compensa

Cinco momentos justificam o esforço. Antes de uma rodada de investimento, porque a sala de dados (data room) terá de conter uma relação dos ativos de PI e das cessões que os sustentam. Antes de uma venda ou fusão, porque as declarações e garantias sobre a titularidade da PI trazem risco pessoal para quem as assina. Antes de um grande contrato de licenciamento ou distribuição, porque a outra parte vai verificar se você é titular do que está licenciando. Antes de entrar em um mercado estrangeiro, porque os países em que quem pede primeiro leva o direito favorecem quem protocola primeiro. E depois da saída de um fundador ou de um desenvolvedor principal, porque essa pessoa pode ter levado a titularidade de algo consigo sem que ninguém percebesse.

Etapa 1: monte o inventário

Comece com uma planilha de quatro abas.

Marcas: toda marca registrada, pedido pendente e nome, logotipo, slogan e nome de produto não registrado em uso, com o número do registro, o titular que consta no cadastro, os produtos e serviços cobertos e os países. Inclua as marcas que você deixou de usar; talvez elas precisem ser retiradas do próximo protocolo de manutenção.

Direitos autorais: software e código-fonte, conteúdo do site, materiais de marketing, manuais de produtos, fotografias, conteúdo de treinamento e tudo o que estiver registrado no Copyright Office. Anote quem criou cada item e com base em qual contrato.

Segredos comerciais e informações confidenciais: fórmulas, listas de clientes, modelos de preço, processos e as medidas que os protegem. A lei só protege um segredo comercial se você tomou medidas razoáveis para mantê-lo em sigilo, então a auditoria registra as medidas, e não apenas o segredo. A nossa equipe de proteção de segredos comerciais explica o que conta como razoável.

Domínios e perfis em redes sociais: todo domínio, o registrador, o titular que consta no registro, a data de renovação e quem controla o login. Perfis em redes sociais não são PI no sentido jurídico, mas perder um prejudica a marca tanto quanto perder um registro. Patentes, se você tiver alguma, ficam em uma quinta aba, com a contribuição de um advogado de patentes.

Etapa 2: verifique a titularidade e a cadeia de titularidade

É aqui que as auditorias encontram problemas. Compare o titular que consta em cada registro com a razão social atual da empresa. Depois, rastreie como cada ativo chegou à empresa. O fundador registrou a marca em nome próprio antes de constituir a empresa? Um designer freelancer criou o logotipo, e o contrato previa a cessão? Um desenvolvedor externo escreveu o núcleo do software, e o contrato contém uma cessão atual (present assignment) dos direitos autorais? A empresa mudou de nome ou passou por uma fusão, e a alteração foi registrada no USPTO?

Cada ruptura na cadeia é um defeito que um comprador vai precificar e que um adversário vai explorar. O nosso texto sobre quem é o titular da PI da sua empresa explica as regras supletivas que causam essas lacunas e como corrigi-las com cessões confirmatórias.

Etapa 3: verifique prazos e situação

Para cada marca, registre a janela da Seção 8, a janela da renovação combinada das Seções 8 e 9 e os períodos de tolerância de seis meses. Para cada pedido pendente, registre qualquer prazo de office action em aberto e, para pedidos com base em intenção de uso (intent-to-use), o prazo da declaração de uso (statement of use). Para registros estrangeiros, registre a data de renovação e qualquer exigência local de uso. Para domínios, a data de expiração e se a renovação automática está ativada. Depois, confirme que cada data tem um responsável e que o endereço de correspondência no USPTO aponta para uma pessoa atual. A mecânica está no nosso guia sobre controle de prazos de PI; o papel da auditoria é encontrar as datas que faltam nele. Quando a parte de marcas exige protocolos, a nossa equipe de renovação e manutenção de marcas assume a partir daí.

Etapa 4: revise licenças e direitos de terceiros

Reúna todos os contratos que envolvam PI, nos dois sentidos. De entrada: licenças de software, componentes de código aberto no seu código e os respectivos termos de licença, imagens de banco, fontes tipográficas e marcas licenciadas com as quais você vende. De saída: contratos com distribuidores e revendedores, acordos de cobranding, franquias ou licenciamentos e qualquer contrato com clientes que ceda PI ao cliente. Para cada licença de marca concedida, confirme que ela contém cláusulas de controle de qualidade e que alguém de fato as exerce, já que uma licença sem controle pode ser tratada como abandono da marca. Verifique os acordos de confidencialidade com empregados e prestadores de serviço e se os contratos de trabalho incluem a cessão de invenções e obras.

Etapa 5: identifique as lacunas e monte o plano

Com o inventário, a titularidade e o calendário em mãos, as lacunas costumam ser evidentes: o nome de um produto principal em uso, mas nunca registrado; um registro que cobre produtos que você deixou de vender; um logotipo redesenhado que não corresponde mais à marca registrada; um mercado estrangeiro importante sem nenhum pedido; o código de um prestador de serviço sem cessão; um domínio registrado em nome de um ex-funcionário. Classifique-as pela receita em risco e pelo custo da correção, e transforme essa classificação em um orçamento de protocolos e regularização para o próximo ano.

O resultado é uma relação dos ativos de PI que você pode entregar ao advogado de um investidor, uma lista de ações com responsáveis e datas e um controle de prazos que vai durar mais do que as pessoas que o montaram. Repita a auditoria todo ano ou a cada um dos cinco momentos descritos acima; um portfólio fica desatualizado mais rápido do que a maioria dos titulares imagina.

Se você precisa de uma visão clara do que a sua empresa possui antes de uma rodada de investimento, de uma venda ou de um lançamento no exterior, a Capitol Law Partners pode fazer a auditoria de PI e transformar as conclusões em um plano de protocolos e regularização. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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