Quais marcas registrar primeiro quando o orçamento é limitado?

Uma empresa com um nome de marca, três nomes de produtos, um logotipo, um slogan e planos para dois mercados estrangeiros tem pela frente uma dúzia de protocolos possíveis. Poucos orçamentos de empresas em estágio inicial cobrem todos eles, e as que tentam costumam gastar demais com o slogan e de menos com a única marca que sustenta a receita. Uma estratégia de registro de marcas (trademark filing strategy) é a ordem de prioridade que define quais marcas registrar primeiro, em quais classes e países, e o que pode esperar um ano. É a primeira entrega do serviço de estratégia e gestão de portfólio de PI da Capitol Law Partners, e as regras de prioridade abaixo são as que aplicamos.

Comece pela marca da empresa e depois pelos nomes que geram receita

A marca principal da empresa (house mark), o nome que os clientes usam para a própria empresa, vem primeiro. Ela aparece em todos os produtos, todos os contratos e todas as faturas, e perdê-la significaria mudar a marca de todo o negócio. O nome do produto principal vem em segundo lugar, se for comercializado separadamente da marca da empresa e os clientes o pedirem pelo nome. Nomes de produtos secundários, submarcas e slogans vêm depois, na ordem de quanta receita cada um identifica e de quão difícil seria trocá-lo.

Antes de qualquer protocolo, verifique se o nome pode mesmo ser registrado. Um nome meramente descritivo, que apenas descreve os produtos ou uma característica deles, não será registrado no Registro Principal (Principal Register) sem prova de distintividade adquirida, e gastar o orçamento em um pedido fadado ao fracasso é o erro inicial mais comum. A nossa análise de busca de anterioridade de marca testa a registrabilidade e os conflitos antes que a taxa seja paga.

Marca nominativa antes do logotipo

Protocole primeiro a marca nominativa em caracteres padrão (standard characters). Um registro em caracteres padrão cobre a palavra em qualquer fonte, cor ou estilização, então protege o nome independentemente de como o design evoluir. Um registro de logotipo protege aquele design específico, e logotipos mudam a cada poucos anos; um logotipo modernizado pode não corresponder mais ao registrado, o que cria problemas no próximo protocolo de manutenção. Registre o logotipo separadamente quando ele for distintivo por si só, for usado sem a palavra ou for o elemento que os concorrentes têm mais chance de imitar. Se o orçamento permitir apenas um protocolo, que seja o da marca nominativa.

Escolha as classes pelo que você vende, e não pelo que talvez venda

A taxa do USPTO é cobrada por classe, e cada classe acrescentada custa dinheiro duas vezes: no protocolo e em cada protocolo de manutenção depois. Reivindique as classes que cobrem produtos e serviços que você vende agora ou que venderá dentro do prazo que um pedido com base em intenção de uso permite. Uma empresa de software que talvez um dia venda bonés com a sua marca não precisa da Classe 25 hoje. Reivindicar demais também cria exposição a auditorias, porque uma declaração de manutenção que lista produtos que você nunca vendeu pode atrair uma auditoria pós-registro e, em uma disputa, uma contestação por fraude ou um pedido de expungement.

Dentro de cada classe, descreva os produtos com precisão. Uma descrição restrita e exata é mais barata de manter e mais fácil de defender do que uma lista longa que atrai escrutínio.

Use pedidos com base em intenção de uso para garantir a prioridade cedo

Você não precisa estar vendendo para protocolar. Um pedido com base em intenção de uso (intent-to-use), pela Seção 1(b), lhe dá uma data de protocolo que serve como data de prioridade nacional quando a marca for registrada, desde que você tenha uma intenção genuína (bona fide) de usar a marca, que deve ser documentada com planos de negócio, protótipos ou orçamentos de marketing. Depois do aviso de admissão (notice of allowance), você tem seis meses para apresentar a declaração de uso (statement of use), prazo prorrogável em etapas de seis meses até três anos, cada uma mediante taxa. Para um produto que será lançado no próximo ano, um pedido com base em intenção de uso é o seguro mais barato contra um concorrente que adote o mesmo nome primeiro. Para um produto que está a três anos do lançamento, provavelmente é prematuro.

Quando e onde protocolar no exterior

Fora dos Estados Unidos, os direitos geralmente ficam com quem pede primeiro, e não com quem usa primeiro. Por isso, a pergunta não é se você já tem vendas no exterior, mas onde uma perda causaria dano: os países em que você venderá nos próximos dois anos, o país em que os seus produtos são fabricados e os mercados em que a falsificação da sua categoria de produto é comum. Protocole nesses países antes do lançamento, dos contratos com distribuidores ou das feiras comerciais ali. A Convenção de Paris lhe dá seis meses a partir da data do seu pedido nos EUA para protocolar no exterior com a mesma prioridade, o que permite distribuir o custo no exterior entre dois períodos orçamentários sem perder a data antiga. Comparamos a via do Protocolo de Madri com os pedidos nacionais diretos em registro internacional de marca: Madri ou pedido direto.

Níveis de orçamento na estratégia de registro de marcas e os custos esquecidos

Um plano viável tem três níveis. Nível um, protocolado agora: a marca da empresa em caracteres padrão na classe principal, mais os pedidos no exterior nos um ou dois mercados em que uma perda seria pior. Nível dois, protocolado no próximo ano: o nome do produto principal, o logotipo e a próxima classe ou mercado. Nível três, monitorado, mas não protocolado: slogans, nomes de produtos secundários e mercados especulativos, com um gatilho para subir de nível se a receita ou o risco mudarem.

Depois, some os custos que não aparecem no comprovante do protocolo. Os protocolos de manutenção do quinto ao sexto ano e do nono ao décimo, com taxas por classe. As respostas a office actions, que uma parcela relevante dos pedidos recebe. Um serviço de monitoramento de marcas para detectar pedidos conflitantes enquanto ainda é possível apresentar oposição. E uma reserva para a defesa da marca, porque um registro que você não tem condições de fazer valer vale menos do que parece. Um controle que reúna todas essas datas está descrito no nosso texto sobre controle de prazos de PI, e uma visão geral das categorias de proteção está na nossa página de direito de propriedade intelectual.

Erros que desperdiçam um orçamento limitado

Registrar um nome descritivo em vez de adotar um mais forte. Dispensar a busca de anterioridade e descobrir o conflito em uma office action depois de a taxa ter sido paga. Protocolar em nome pessoal de um fundador, e não da empresa. Deixar um slogan consumir uma taxa de protocolo de que o nome do produto principal precisava. E não protocolar nada no exterior até que o primeiro distribuidor estrangeiro registre a marca por você, quando o custo de recuperá-la supera em muito o custo de ter protocolado. Cada um desses erros é evitável com uma hora de planejamento antes do primeiro pedido, e é nessa hora que começa o nosso trabalho de registro de marcas.

Se você está decidindo quais marcas da sua empresa registrar primeiro e em quais mercados, a Capitol Law Partners pode ordená-las por prioridade, definir um orçamento de protocolos para o ano e começar pelas que mais importam. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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