O que um contrato de licença de marca deve incluir?

Uma marca é uma promessa sobre a origem e a qualidade dos produtos. Quando você permite que outra pessoa use a sua marca, a lei espera que você mantenha essa promessa em nome dela, controlando a qualidade do que ela vende com a marca. Um contrato de licença de marca (trademark license agreement) que dispensa esse controle, ou que o prevê no papel e nunca o exerce, é chamado de licença sem controle (naked license), e os tribunais já trataram o licenciamento sem controle como abandono da marca. Todo o resto do contrato, inclusive a taxa de royalties, é secundário em relação a isso. A nossa área de licenciamento e gestão de portfólio de PI redige licenças a partir da cláusula de controle de qualidade, e é isto que o restante do documento deve conter.

Por que o controle de qualidade não é opcional

Pelo Lanham Act, o uso de uma marca por uma empresa relacionada (related company), ou seja, uma empresa cujo uso o titular controla, aproveita ao titular. É isso que permite que as vendas do licenciado contem como uso do licenciante para os protocolos de manutenção e para a prioridade. A mesma disposição é o motivo pelo qual o controle precisa ser real. Se o licenciante não monitora de fato a natureza e a qualidade dos produtos licenciados, a marca deixa de sinalizar uma origem constante, e quem quiser contestá-la pode alegar que o licenciante a abandonou.

O controle não exige inspeção diária. Ele exige padrões que o licenciado deve cumprir, um direito de inspecionar ou aprovar e provas de que o licenciante exerceu esse direito: amostras aprovadas, relatórios periódicos, visitas às instalações quando cabível e registros de produtos rejeitados. Guarde essas provas no arquivo do portfólio, porque o uso pelo licenciado só vai sustentar a sua próxima declaração da Seção 8 se o controle por trás dele puder ser demonstrado, um ponto tratado em quando vence a declaração da Seção 8.

Escopo do contrato de licença de marca: marcas, produtos, território, canais e exclusividade

Defina as marcas licenciadas pelo número de registro e liste exatamente os produtos e serviços que o licenciado pode vender com elas. Uma licença para usar a marca em vestuário não deve virar, por omissão, uma licença para perfumes. Fixe o território e trate das vendas on-line, já que um limite territorial que ignora o site do licenciado é uma disputa anunciada. Diga se a licença é exclusiva, ou seja, nem o licenciante pode usar a marca naquele campo, única (sole), ou seja, o licenciante pode usá-la, mas nenhum outro licenciado pode, ou não exclusiva. Decida se o sublicenciamento é permitido e, em caso positivo, em que condições e com que aprovação.

Dinheiro: royalties, mínimos, relatórios e auditoria

A maioria das licenças paga royalties como percentual das vendas líquidas, então a definição de vendas líquidas faz a maior parte do trabalho: quais deduções são permitidas, como devoluções e descontos são tratados, se as vendas entre empresas do mesmo grupo contam. Acrescente um royalty mínimo anual ou uma exigência de vendas mínimas se a licença for exclusiva, para que um licenciado que não faz nada com a marca não possa impedir você de usá-la em outro lugar. Exija relatórios periódicos de royalties com detalhes suficientes para verificá-los, reserve-se o direito de auditar a contabilidade do licenciado em intervalos razoáveis e preveja que o licenciado pague a auditoria se ela revelar um pagamento a menor acima de um limite estabelecido. Para licenciados estrangeiros, trate dos tributos retidos na fonte e da moeda de pagamento.

Titularidade, fundo de comércio e contestações à marca

O licenciado deve reconhecer que o licenciante é o titular da marca, que todo uso e todo o fundo de comércio (goodwill) aproveitam ao licenciante e que o licenciado não adquire nenhum direito sobre a marca além da própria licença. Ele deve se comprometer a não registrar a marca, nem nada semelhante a ponto de causar confusão, em nenhum lugar do mundo, inclusive como nome de domínio, nome empresarial ou perfil em redes sociais, e a transferir qualquer registro desse tipo quando solicitado. Deve se comprometer a não contestar a validade da marca durante a vigência. Defina quem é o titular de novas marcas ou logotipos que o licenciado desenvolva incorporando a marca licenciada; sem uma cláusula, essa pergunta não tem resposta clara. O nosso texto sobre a cadeia de titularidade da PI explica por que esses reconhecimentos de titularidade importam quando o portfólio é vendido ou dado em garantia mais tarde.

Prazo, rescisão e o que acontece depois

Fixe um prazo determinado, com eventuais opções de renovação e as condições para exercê-las. Liste os eventos que permitem ao licenciante rescindir o contrato: inadimplemento não sanado após notificação, descumprimento dos padrões de qualidade, falta de pagamento, insolvência, mudança de controle do licenciado ou contestação da marca. Na rescisão, o licenciado deve parar de usar a marca, embora um curto período para liquidar o estoque conforme os padrões seja comum e razoável. Exija a devolução ou destruição dos materiais de marketing, a transferência de domínios ou perfis e a continuidade da confidencialidade.

Um ponto surpreende os licenciantes. Se um licenciante entra em falência (bankruptcy) e rejeita o contrato de licença, a Suprema Corte decidiu em Mission Product Holdings v. Tempnology que a rejeição não retira do licenciado o direito de continuar usando a marca. Os licenciados se tranquilizam com isso; os licenciantes devem planejar as cláusulas de rescisão do contrato tendo isso em mente.

Defesa da marca, indenização e o arquivo prático

Decida quem pode processar infratores no território licenciado, quem controla o litígio, quem paga e como qualquer valor recuperado será dividido. Um licenciado exclusivo muitas vezes quer o direito de agir se o licenciante não o fizer, e o licenciante normalmente quer controlar qualquer ação que possa pôr o registro em risco. Inclua obrigações de indenizar nos dois sentidos: o licenciado, por responsabilidade civil pelo produto e pela própria conduta; o licenciante, por reclamações de que a marca viola direitos de terceiros no território. Exija seguro quando houver produtos envolvidos. Questões de defesa da marca, inclusive quando o território de um licenciado é invadido, passam pela nossa equipe de defesa de marcas e procedimentos no TTAB.

Licenças de marca não precisam ser registradas no USPTO para produzir efeitos, e a maioria não é. O que exige atenção é o calendário de manutenção: se o licenciado for a única parte que usa a marca em determinados produtos, as provas de uso (specimens) do licenciante para a Seção 8 virão do licenciado, então o contrato deve obrigar o licenciado a fornecer, quando solicitado, provas de uso datadas e provas de vendas. A nossa equipe de renovação e manutenção de marcas inclui essa obrigação no controle de prazos.

Se você está se preparando para licenciar a sua marca, ou recebeu a oferta de uma licença para usar a marca de outra pessoa, a Capitol Law Partners pode redigir ou revisar o contrato com as cláusulas de controle de qualidade, titularidade e rescisão que mantêm a marca válida. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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