Quem é o titular da PI da sua empresa? A cadeia de titularidade

A regra supletiva do direito autoral americano é que quem cria uma obra é o seu titular. Não a empresa que pagou por ela, a menos que essa pessoa fosse um empregado agindo no âmbito das suas funções ou tenha assinado uma cessão por escrito. A regra supletiva para marcas é que o titular é quem usa a marca no comércio, e muitas vezes essa é a empresa individual de um fundador, anterior à constituição da sociedade, e não a sociedade que existe hoje. A cadeia de titularidade da PI (chain of title) é o rastro documental que afasta essas regras e prova que a empresa detém o que acredita deter. O nosso trabalho de gestão de portfólio de PI e registros de titularidade encontra uma ruptura nessa cadeia em boa parte das empresas que analisamos, e a ruptura quase sempre tem conserto se for encontrada antes que um comprador ou um adversário a encontre.

Por que a cadeia de titularidade da PI se rompe

As causas habituais são banais. Um designer freelancer criou o logotipo com base em um acordo de duas linhas por e-mail que não dizia nada sobre titularidade. Uma empresa de desenvolvimento externa escreveu a primeira versão do software com base em um escopo de trabalho (statement of work) sem cláusula de cessão. A fundadora apresentou o pedido de marca em nome próprio antes de a LLC existir e nunca o transferiu. A empresa foi transformada de LLC em corporation, ou mudou de nome, e os registros do USPTO ainda mostram a entidade antiga. Um cofundador que saiu levou consigo o registro do domínio, porque ele estava na sua conta pessoal no registrador.

Nada disso parece um problema jurídico no momento. Cada um se torna um na primeira rodada de investimento, aquisição ou ação judicial.

Direitos autorais: empregados, prestadores de serviço e a exigência de forma escrita

Uma obra feita por um empregado no âmbito do contrato de trabalho pertence automaticamente ao empregador. Uma obra feita por um prestador de serviço independente não pertence, com uma exceção restrita: uma obra especialmente encomendada só pode ser uma obra feita sob encomenda (work made for hire) se se enquadrar em uma das nove categorias listadas no Copyright Act, como uma contribuição para uma obra coletiva ou parte de uma obra audiovisual, e se as partes tiverem assinado um acordo escrito dizendo isso. Software e logotipos geralmente não estão nessa lista. Por isso, a empresa precisa de uma cessão.

A cessão de direitos autorais deve ser feita por escrito e assinada pelo titular. A redação importa: um contrato em que o prestador “pelo presente cede” (“hereby assigns”) a obra transfere a titularidade imediatamente, enquanto um contrato em que ele “se compromete a ceder” (“agrees to assign”) é uma promessa que pode exigir um segundo documento depois. Os contratos com prestadores de serviço também devem tratar dos materiais preexistentes que o prestador incorpora, que ele normalmente vai manter e licenciar, em vez de ceder. O registro no Copyright Office é separado da titularidade, mas um registro no nome errado convida a contestações; a nossa equipe de registro de direitos autorais corrige esses registros.

Marcas: o fundo de comércio e a armadilha da intenção de uso

A cessão de marca deve ser feita por escrito e deve transferir o fundo de comércio (goodwill) do negócio ligado à marca. A cessão da marca isolada, sem o fundo de comércio, é chamada de cessão desacompanhada do goodwill (assignment in gross) e pode ser considerada inválida, deixando o cessionário sem nada e possivelmente rompendo a continuidade do uso. A solução é uma redação simples: a cessão declara que inclui o fundo de comércio simbolizado pela marca.

Pedidos com base em intenção de uso (intent-to-use) têm uma restrição específica. Um pedido apresentado com base na Seção 1(b) não pode ser cedido antes que o requerente apresente uma alegação de uso, exceto a um sucessor do negócio em andamento do requerente ao qual a marca se refere. Uma fundadora que apresenta pessoalmente um pedido com base em intenção de uso e depois o cede a uma empresa recém-constituída antes do uso pode ter anulado o pedido. O momento e a estrutura da transferência precisam ser verificados antes da assinatura de qualquer cessão desse tipo.

Registrar a cessão de marca no USPTO não é necessário para a sua validade entre as partes, mas uma cessão não registrada é nula perante um adquirente posterior a título oneroso que não tinha conhecimento dela, a menos que seja registrada dentro de três meses da sua data ou antes da aquisição posterior. O registro também mantém correto o titular que consta no cadastro, o que importa porque uma declaração da Seção 8 apresentada pelo titular errado é nula, um ponto que desenvolvemos em quando vence a declaração da Seção 8.

Segredos comerciais e o contrato de trabalho

Segredos comerciais não têm cadastro, então a titularidade depende inteiramente de contratos e de conduta. Contratos de trabalho e cartas de oferta de emprego devem incluir obrigações de confidencialidade e a cessão de invenções e obras criadas no curso do emprego, respeitados eventuais limites da lei estadual à cessão de invenções feitas inteiramente no tempo livre do empregado. Os contratos com prestadores de serviço precisam das mesmas cláusulas. Sem elas, a reivindicação de um engenheiro que está saindo sobre um processo que ele desenvolveu vira uma disputa, e não uma pergunta com resposta clara.

Como registrar e atualizar os registros de titularidade

Cada cadastro tem o seu próprio processo de registro: a Assignment Recordation Branch do USPTO para marcas, o Copyright Office para transferências de direitos autorais, a OMPI para registros pelo Protocolo de Madri e cada escritório estrangeiro para registros nacionais. Mudanças de nome, fusões e transformações societárias devem ser registradas, assim como as cessões, para que o titular que consta no cadastro sempre corresponda à entidade que vai assinar o próximo protocolo de manutenção. Os registros de domínio devem ser transferidos para uma conta controlada pela empresa no registrador, com a empresa como titular. Quando uma empresa se reestrutura, a transferência da PI deve constar no checklist de fechamento, ao lado das contas bancárias; a nossa equipe de constituição e estruturação de empresas coordena essa etapa.

Como corrigir uma cadeia rompida

Se a auditoria descrita em como fazer uma auditoria de PI revelar uma lacuna, a solução habitual é uma cessão confirmatória: um documento escrito curto em que o titular original confirma a transferência, muitas vezes com uma redação que a torna eficaz desde a data original. Ex-prestadores de serviço e fundadores normalmente assinam quando solicitados, às vezes mediante um pagamento simbólico. A dificuldade surge quando a outra parte desapareceu, foi extinta ou é hostil. Aí as opções se reduzem a uma ação declaratória, a uma compra negociada ou, no caso de software, a reescrever o código. Quanto mais cedo a lacuna for encontrada, mais barata será a correção.

Para empresas que estão começando, o checklist preventivo é curto: contratos de cessão de PI de todos os fundadores na constituição, cláusulas de cessão e confidencialidade em toda carta de oferta e todo contrato com prestadores de serviço, pedidos de marca em nome da empresa desde o primeiro protocolo e uma licença com cláusulas de controle de qualidade sempre que outra entidade usar a marca, tema que tratamos em o que um contrato de licença de marca deve incluir.

Se você não tem certeza de que a sua empresa é de fato titular da sua marca, do seu código ou do seu conteúdo, a Capitol Law Partners pode rastrear a cadeia de titularidade e preparar as cessões e os registros que fecham as lacunas. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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