Trabajo por encargo o cesión de derechos de autor: diferencias clave

Una cláusula de trabajo por encargo (work made for hire) en un contrato con un contratista carece de efecto jurídico para la mayor parte del software, los logotipos y el contenido de marketing. La expresión tiene un significado legal específico, y la obra tiene que encajar en él; llamar a algo trabajo por encargo en un contrato no lo convierte en uno. El acuerdo que realmente transfiere la titularidad en esos casos es una cesión de derechos de autor. Las dos vías llevan al mismo lugar (la empresa es titular de los derechos de autor), pero difieren en quién se considera el autor, cuánto dura la protección y si el creador puede recuperar los derechos décadas después. Nuestra práctica de registro de derechos de autor ve las consecuencias en el campo de “autor” de cada solicitud, donde la respuesta equivocada produce un certificado que declara mal la titularidad.

Qué significa trabajo por encargo

Según la Ley de Derechos de Autor (Copyright Act), un trabajo por encargo pertenece al empleador desde su creación. El empleador es el autor, y la persona que lo creó nunca fue su titular. Hay exactamente dos formas en que una obra califica.

La primera es una obra preparada por un empleado dentro del ámbito de su empleo. Si alguien es empleado se decide según los factores de la relación de agencia del common law y no por la etiqueta del contrato: quién controla la forma y los medios del trabajo, la habilidad requerida, quién aporta las herramientas y el lugar de trabajo, la duración de la relación, si la parte contratante puede asignar proyectos adicionales, cómo se paga, y si la parte contratante ofrece prestaciones y retiene impuestos. Un desarrollador de tiempo completo en la nómina es un empleado. Un freelancer al que se le paga por proyecto, que usa su propio equipo y no recibe prestaciones, por lo general no lo es, sin importar cómo lo llame el acuerdo.

La segunda es una obra encargada especialmente que encaja en una de nueve categorías: una contribución a una obra colectiva, parte de una película u otra obra audiovisual, una traducción, una obra complementaria, una compilación, un texto didáctico, un examen, material de respuestas para un examen o un atlas. Ambas partes deben firmar un documento escrito que indique que la obra es un trabajo por encargo. Un logotipo no está en la lista. Un programa de software independiente no está en la lista. Los textos y las fotografías de un sitio web, por lo general, tampoco. Para esas obras, la cláusula de trabajo por encargo de un contratista no tiene ningún efecto.

Qué hace una cesión de derechos de autor

Una cesión es una transferencia de la titularidad de los derechos de autor del autor a otra persona. El autor sigue siendo el autor; el cesionario pasa a ser el titular. La Ley de Derechos de Autor exige que la cesión conste por escrito y esté firmada por el titular de los derechos que se transfieren. Los intercambios de correos electrónicos y las facturas no cumplen ese requisito. Una firma al pie de un breve párrafo de cesión, sí.

Las cesiones pueden redactarse en tiempo presente (“el Contratista por la presente cede”) o en futuro (“el Contratista se compromete a ceder”). La forma en presente transfiere los derechos automáticamente a medida que se crea cada obra. La forma en futuro es solo una promesa que debe cumplirse después, y si mientras tanto el contratista firma una cesión en presente incompatible a favor de otra persona, esa otra parte puede ganar. Redacte en tiempo presente.

Inscribir la cesión ante la Oficina de Derechos de Autor (Copyright Office) es opcional, pero, una vez registrada la obra, sirve como aviso presunto (constructive notice) frente a todos y establece prioridad frente a una transferencia posterior de los mismos derechos. Para las obras que importan, inscríbala.

Dónde se separan las dos vías

Duración de la protección

Una obra de un autor individual está protegida durante la vida del autor más setenta años. Un trabajo por encargo está protegido durante noventa y cinco años desde su primera publicación o ciento veinte años desde su creación, lo que venza primero. Para un titular corporativo, el plazo del trabajo por encargo es previsible y no depende de la vida de nadie.

El derecho de terminación

Esta es la diferencia que más pesa con el tiempo. Un autor que cede sus derechos de autor tiene un derecho legal a dejar sin efecto esa cesión durante un periodo de cinco años que comienza treinta y cinco años después de la concesión, mediante un aviso anticipado dentro del plazo que fija la ley. Ese derecho no puede renunciarse por contrato. Existe para que los creadores que vendieron sus derechos a bajo precio puedan recuperarlos una vez que se conoce el valor de la obra. Un trabajo por encargo no tiene más autor que el empleador, así que no hay nada que terminar. Para una empresa que espera que una obra tenga valor durante décadas, una obra creada por un empleado o un trabajo por encargo bien encuadrado en una categoría es la forma de titularidad más duradera.

Derechos morales y el campo de autor

Los artistas visuales tienen derechos morales limitados de atribución e integridad según la ley federal, pero esos derechos no se aplican a los trabajos por encargo. En una solicitud de registro, un trabajo por encargo indica al empleador como autor y responde que sí a la pregunta sobre trabajo por encargo; una obra cedida indica a la persona como autora, a la empresa como reclamante y “por acuerdo escrito” (by written agreement) como fundamento de la transferencia. Completar bien este campo forma parte de nuestro artículo sobre cómo registrar derechos de autor en línea.

La cláusula de doble protección

Como la obra de un contratista puede encajar o no en una categoría legal, los contratos bien redactados usan las dos vías en un mismo párrafo: la obra es un trabajo por encargo en la medida en que califique y, en la medida en que no califique, el contratista por la presente cede a la empresa todos los derechos, títulos e intereses. Agregue una renuncia a los derechos morales, una cláusula de confidencialidad y la obligación de firmar los documentos adicionales necesarios para perfeccionar la transferencia. Una advertencia: al menos un estado trata una cláusula de trabajo por encargo con un contratista individual como prueba de una relación laboral para ciertos fines de la ley estatal, por lo que, con contratistas de ese estado, a veces se prefiere la vía de la cesión sola.

En el caso específico del software, donde la vía del contratista es habitual y las categorías legales casi nunca se aplican, la cesión es el lenguaje que surte efecto, como se explica en nuestro artículo sobre el registro de derechos de autor para software. Para el panorama general de todos los tipos de propiedad intelectual, incluidas las invenciones y las marcas, consulte quién es dueño de la propiedad intelectual creada por empleados y contratistas. Nuestro equipo de redacción, revisión y negociación de contratos puede proporcionarle la cláusula o revisar la que ya tiene.

Si depende de una cláusula de trabajo por encargo para ser titular de algo que creó un contratista, una consulta con Capitol Law Partners puede confirmar si esa cláusula se sostiene y corregirla si no es así. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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