Registro internacional de marca: ¿Madrid o solicitud directa?

Los derechos de marca terminan en la frontera. Un registro en EE. UU. no le da nada en Turquía, Alemania o China, y en la mayoría de esos países gana quien presenta primero, sin importar quién usó la marca antes. Por eso, el registro internacional de marca es en realidad una serie de decisiones nacionales: qué países, en qué orden y por qué vía. Hay dos vías. Una solicitud internacional bajo el Protocolo de Madrid presentada a través de la USPTO, o una solicitud nacional directa presentada ante la oficina de marcas de cada país a través de abogados locales. El servicio de registro internacional de marcas de Capitol Law Partners suele terminar recomendando una combinación, y el razonamiento que sigue explica cómo llegamos a ella.

Por qué no existe un único registro internacional de marca

Cada país, y algunos sistemas regionales como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), lleva su propio registro conforme a su propia ley. El sistema de Madrid es un mecanismo de presentación y administración que funciona por encima de esos registros, no un sustituto de ellos. Sea cual sea la vía que elija, un examinador francés aplica la ley francesa y un examinador chino aplica la ley china a su marca, y un oponente local puede impugnarla conforme a las reglas locales.

Estados Unidos es una excepción al otorgar derechos con base en el uso. En el extranjero, el uso anterior a la presentación rara vez le ayuda y puede que ni siquiera se exija para registrar. La consecuencia para una empresa estadounidense es sencilla: presente en los países donde gana quien presenta primero antes de lanzar allí, antes de firmar con un distribuidor y antes de exponer en una feria comercial. Esperar a que empiecen las ventas es la forma en que muchas empresas descubren que un antiguo socio registró su propia marca.

Cuándo gana el Protocolo de Madrid

Madrid está diseñado para la amplitud. Una sola solicitud, en inglés, con un solo pago de tasas, designa tantos países miembros como usted elija. No es necesario contratar abogados locales en cada país, salvo que una oficina emita una denegación. La renovación se hace una vez cada diez años a través de la OMPI para todas las designaciones, y puede agregar países más adelante mediante una designación posterior a medida que el negocio crece. Para una empresa que quiere protección en ocho o diez países donde las denegaciones son poco probables, Madrid es casi siempre la vía más económica y sencilla. El mecanismo se describe paso a paso en nuestro artículo sobre cómo funciona el Protocolo de Madrid.

Cuándo ganan las solicitudes nacionales directas

Cuatro situaciones inclinan la balanza hacia las solicitudes directas.

El país no es miembro de Madrid. Varios mercados de América Latina, Oriente Medio y África están fuera del sistema, y allí la única opción es una solicitud nacional.

Necesita descripciones de productos más amplias. Una solicitud de Madrid no puede exceder los productos de su marca de base en EE. UU., y la práctica estadounidense exige identificaciones estrechas y específicas. Muchas oficinas extranjeras aceptan los títulos de las clases o redacciones mucho más amplias. Una solicitud directa en esos países puede abarcar más terreno del que permite Madrid.

Su marca de base en EE. UU. es vulnerable. Durante cinco años, el registro de Madrid depende de la presentación estadounidense. Si la solicitud en EE. UU. enfrenta un probable rechazo, o si el registro podría ser atacado, una solicitud directa en sus mercados más importantes elimina ese punto único de falla.

La marca cambia según el país. Si usará una transliteración en China, una ortografía distinta en Brasil o una versión en el idioma local en Turquía, cada una necesita de todos modos su propia solicitud, y el requisito de Madrid de que la marca internacional coincida con la marca de base no le aporta ningún beneficio.

Las solicitudes directas también incorporan abogados locales desde el principio, lo que ayuda en países donde la práctica de examen es peculiar o donde usted espera la oposición de un competidor local.

La prioridad del Convenio de París sirve para ambas vías

Elija la vía que elija, el Convenio de París le da seis meses desde su primera presentación en cualquier país para presentar en otros países miembros y reclamar la fecha original. Una solicitud en EE. UU. presentada en enero le da plazo hasta julio para presentar en el extranjero con prioridad de enero, lo que prevalece sobre cualquiera que haya presentado en esos países durante el intervalo. Incorpore el plazo de seis meses al calendario de lanzamiento; es la protección más económica que tendrá contra una pérdida frente a quien presenta primero.

Una empresa extranjera que viene en sentido contrario se beneficia del mismo modo: una presentación en su país de origen puede reclamarse como fecha de prioridad en EE. UU., y una vez emitido el registro en su país puede servir de base para un registro estadounidense sin tener que probar primero el uso en EE. UU.

Un marco práctico para decidir

Empiece con una lista de países en tres niveles: donde vende o venderá en los próximos dos años, donde fabrica o se abastece, y donde la falsificación de su categoría de productos es habitual. El segundo y el tercer nivel importan porque un registro en el país de fabricación le permite detener productos infractores en la frontera de ese país y le da legitimación frente a una fábrica que empiece a vender su diseño con su nombre.

Luego aplique a cada país las preguntas anteriores. El resultado habitual es Madrid para la mayor parte de la lista y solicitudes directas para dos o tres mercados clave, a menudo China y cualquier país no miembro, reclamando en todos ellos la prioridad de París a partir de la solicitud estadounidense. Presupueste las tasas de Madrid y los abogados locales en los países de solicitud directa, y reserve algo para las una o dos denegaciones provisionales que suele generar un programa en varios países. Explicamos cómo priorizar marcas y mercados con un presupuesto limitado en qué marcas registrar primero.

Los errores que más cuestan

El primero, y el más costoso, es confiar en un registro estadounidense en el extranjero. El segundo es omitir la verificación de disponibilidad en el país de destino: una designación de Madrid que choca con una marca local anterior se deniega en ese país, y la tasa se pierde de todos modos, así que una búsqueda mediante nuestro proceso de búsqueda y disponibilidad de marcas antes de presentar resulta más barata que la denegación. El tercero es olvidar los requisitos locales de uso; muchos países permiten cancelar un registro que no se ha usado durante tres o cinco años, y la renovación centralizada a través de la OMPI no lo subsana. Las empresas con presentaciones en más de unos pocos países mantienen esos plazos de uso, las fechas de dependencia y las renovaciones en un mismo calendario a través de nuestro servicio de gestión de portafolio de propiedad intelectual.

Si está decidiendo cómo proteger una marca fuera de Estados Unidos, Capitol Law Partners puede asignar a cada uno de sus mercados la vía adecuada y presentar a través de la USPTO o con abogados locales, conservando la prioridad de París. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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