¿Qué le aporta la declaración de incontestabilidad de la Sección 15?

Un registro en el Registro Principal es prueba prima facie de que su marca es válida y de que usted es su titular. Una declaración de incontestabilidad de la Sección 15 (Section 15 declaration of incontestability) eleva eso a prueba concluyente y elimina para siempre la defensa más común, la de que su marca es meramente descriptiva. Requiere una sola presentación y una tarifa, está disponible después de cinco años consecutivos de uso continuo posteriores al registro, y la mayoría de los titulares la presentan junto con su primera declaración de la Sección 8. El equipo de mantenimiento de marcas y declaraciones de la Sección 15 de CLP la recomienda para casi todos los registros que reúnen los requisitos. Aun así, la palabra “incontestable” promete más de lo que la ley ofrece, así que conviene saber exactamente dónde termina la protección.

Requisitos de la declaración de incontestabilidad de la Sección 15

La Sección 15 de la Ley Lanham establece cinco condiciones:

• La marca está inscrita en el Registro Principal. Las marcas del Registro Suplementario no califican.
• La marca ha estado en uso continuo en el comercio durante cinco años consecutivos después de la fecha de registro, para los productos y servicios indicados en la declaración.
• No ha habido una decisión firme contraria a su titularidad de la marca ni a su derecho a registrarla o conservarla.
• No hay ningún procedimiento pendiente sobre esos derechos ante la USPTO ni ante un tribunal.
• La marca no es, ni ha llegado a ser, el nombre genérico de los productos.

La declaración debe presentarse dentro del año siguiente al final de cualquier período de cinco años de uso continuo. Si presenta en el sexto año, los cinco años que se cuentan son del primero al quinto, o cualquier período posterior de cinco años. Si el uso se interrumpió, el conteo vuelve a empezar, y usted presenta cuando se complete un nuevo período de cinco años. La presentación es por producto y servicio: reclame la incontestabilidad solo para los elementos que estuvieron en uso continuo durante todo ese tiempo.

Qué cambia con la incontestabilidad

Conforme a la Sección 33(b), un registro incontestable es prueba concluyente de la validez de la marca, de su titularidad y de su derecho exclusivo a usarla para los productos registrados. El efecto práctico, confirmado por la Corte Suprema en Park ‘N Fly v. Dollar Park and Fly, es que un demandado ya no puede alegar que la marca nunca debió registrarse porque es meramente descriptiva y carece de significado secundario (secondary meaning). Para una marca que está cerca de la línea de lo descriptivo, ese es el ataque con más probabilidades de prosperar, y la incontestabilidad lo elimina.

El efecto se extiende también a los procedimientos ante la TTAB. Después del quinto aniversario, una petición de cancelación no puede basarse en el carácter descriptivo ni en la probabilidad de confusión con una marca anterior, un cambio que describimos en nuestro artículo sobre los fundamentos para cancelar una marca registrada. La incontestabilidad no crea ese límite de cinco años, pero consolida el resultado en un litigio, donde de otro modo un tribunal todavía podría examinar la cuestión.

Contra qué no la protege

La Sección 33(b) enumera las defensas que subsisten, y la lista es larga:

• El registro o el carácter incontestable se obtuvieron mediante fraude.
• La marca fue abandonada.
• La marca se usa para inducir a error sobre el origen de los productos.
• El uso del demandado es un uso leal descriptivo de su propio nombre o de un término en su sentido ordinario.
• El demandado adoptó y usó la marca antes de su registro, en una zona limitada donde sigue usándola.
• La marca es funcional.
• Defensas basadas en la equidad, como la demora injustificada (laches), la doctrina de los actos propios (estoppel) y la aquiescencia (acquiescence).

El carácter genérico también puede alegarse sin restricciones, porque un término genérico no puede ser una marca en absoluto. Y la incontestabilidad no dice nada sobre la infracción. Establece que su marca es válida; no establece que la marca del demandado sea similar hasta el punto de causar confusión, ni convierte una marca débil en una fuerte a efectos de ese análisis. Un tribunal que pondere los factores de probabilidad de confusión seguirá tratando una marca con tendencia descriptiva como comercialmente más débil que una arbitraria.

Por último, no cambia el calendario de renovación. Una declaración de la Sección 8 sigue venciendo entre el noveno y el décimo año, y luego cada diez años, como explicamos en cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8. Un registro incontestable al que se le vence una renovación se cancela como cualquier otro.

Plazos y presentaciones combinadas

El momento conveniente es el primer período de la Sección 8, entre el quinto y el sexto aniversario, porque la evidencia de uso que reúne para la Sección 8 es la misma que respalda la Sección 15. La USPTO acepta una declaración combinada conforme a las Secciones 8 y 15 en una sola presentación. Si en ese momento el uso no fue continuo durante los cinco años completos, presente solo la Sección 8 y envíe la Sección 15 más adelante, una vez que haya completado cualquier período de cinco años de uso continuo. La Sección 15 en sí no tiene plazo, siempre que el registro esté vigente y se respete el período de un año posterior a un período de cinco años que cumpla los requisitos.

Los registros obtenidos a través del Protocolo de Madrid conforme a la Sección 66(a) también pueden presentar una declaración de la Sección 15 una vez que cumplan el mismo requisito de cinco años de uso en el comercio de EE. UU.

Errores que debilitan la presentación

El más perjudicial es declarar cinco años de uso continuo para productos que se retiraron durante una temporada y se relanzaron, o para toda una lista de productos cuando solo el producto principal se vendió de forma continua. Una declaración falsa de la Sección 15 puede impugnarse por fraude, lo que pone en riesgo todo el registro y no solo el carácter incontestable. El segundo es presentar mientras está pendiente una petición de cancelación o una demanda por infracción; la declaración es improcedente y será rechazada o impugnada más adelante. El tercero es presentar a nombre del titular equivocado después de una cesión no inscrita, algo que vemos a menudo en empresas que se reorganizaron sin actualizar los registros de la USPTO.

Los titulares que están haciendo valer una marca también deben conocer los límites de la ley antes de apoyarse en la incontestabilidad en una carta de reclamación. Nuestro equipo de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB ve cartas que anuncian un registro incontestable como si eso pusiera fin a la discusión, cuando la verdadera defensa del destinatario es el abandono de parte de la lista de productos, algo que la incontestabilidad nunca tocó.

Si su registro ya cumplió cinco años de uso continuo, Capitol Law Partners puede confirmar qué productos califican y presentar la declaración de la Sección 15 junto con su Sección 8, para que ambas presentaciones se respalden mutuamente. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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