¿Cómo funciona el Protocolo de Madrid para un titular de marca en EE. UU.?

El Protocolo de Madrid no crea una marca mundial. Crea una única solicitud internacional, presentada a través de la USPTO e inscrita por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, o WIPO por sus siglas en inglés), que luego cada país que usted designe examina conforme a su propia ley. Usted obtiene una sola presentación, un solo idioma, un solo conjunto de tasas en francos suizos y una sola fecha de renovación. A cambio, sus derechos en el extranjero dependen de su solicitud o registro en EE. UU. durante cinco años, y los productos que puede reclamar fuera del país están limitados por lo que cubra su presentación estadounidense. El trabajo de Protocolo de Madrid y registro internacional de marcas que hacemos en Capitol Law Partners empieza por comprobar si esa contrapartida encaja con los mercados del cliente.

Quién puede presentar a través de la USPTO y con qué base

Para usar la USPTO como oficina de origen, usted debe ser nacional de EE. UU., estar domiciliado en Estados Unidos o tener aquí un establecimiento industrial o comercial real y efectivo. Una entidad de Delaware sin operaciones en EE. UU. no califica automáticamente por la vía del establecimiento, así que confirme la base antes de contar con ella.

También necesita una marca de base: una solicitud pendiente en EE. UU. o un registro emitido en EE. UU., a nombre del mismo titular, para la misma marca. La solicitud internacional puede indicar productos y servicios que no sean más amplios que los de la marca de base, y como las identificaciones estadounidenses tienden a ser más estrechas que las que se aceptan en el extranjero, la presentación internacional hereda esa estrechez. Esa es una de las principales razones para considerar solicitudes nacionales directas en algunos países, una comparación que exponemos en Protocolo de Madrid o solicitud nacional directa.

Paso a paso: de la USPTO a la OMPI y a cada país

1. Presente la solicitud internacional a través del sistema electrónico de la USPTO, designando los países que desea y pagando la tarifa de certificación de la USPTO más las tasas de la OMPI.
2. La USPTO verifica que la marca, el titular y los productos coincidan con la marca de base y certifica la solicitud ante la OMPI. Si la OMPI la recibe dentro de los dos meses siguientes a su recepción por la USPTO, la fecha del registro internacional es la fecha en que la USPTO la recibió.
3. La OMPI examina solo los requisitos formales, inscribe el registro internacional, lo publica en la Gaceta de la OMPI y lo notifica a cada oficina designada.
4. Cada oficina designada examina la marca conforme a su propia ley. Tiene 12 meses, o 18 meses en los países que optaron por el plazo más largo, para emitir una denegación provisional. Si guarda silencio durante ese plazo, la protección queda concedida.
5. Si una oficina emite una denegación provisional, usted responde según el procedimiento de ese país, normalmente a través de abogados locales que contratamos y supervisamos. Una denegación en un país no tiene efecto en los demás.

Luego cada país trata la extensión como el equivalente de un registro nacional, sujeto a sus propios requisitos de uso y a sus propias reglas sobre oposiciones de terceros locales.

Dependencia, ataque central y transformación

Durante cinco años desde la fecha del registro internacional, el registro internacional depende de la marca de base en EE. UU. Si la solicitud estadounidense se rechaza o se abandona, o si el registro estadounidense se cancela o se limita durante ese período, el registro internacional cae en la misma medida, y también cae cada designación que dependía de él. Esto se conoce como ataque central (central attack), y es el principal riesgo estructural del sistema de Madrid. Un competidor que quiera eliminar su marca de varios países a la vez puede lograrlo atacando una sola presentación en EE. UU.

La alternativa es la transformación. Dentro de los tres meses siguientes a la cancelación del registro internacional, usted puede presentar en cada país afectado una solicitud nacional que conserve la fecha original. La transformación preserva la prioridad, pero cuesta una presentación nacional completa en cada país, así que es un rescate costoso y no gratuito. La defensa práctica es verificar con cuidado la disponibilidad de la marca en EE. UU. antes de presentar en el extranjero; nuestra revisión de búsqueda y disponibilidad de marcas es donde debe empezar una estrategia de Madrid.

Después del registro: renovaciones, ampliaciones y cambios

El registro internacional dura diez años y se renueva de forma centralizada a través de la OMPI para todas las designaciones a la vez. Puede agregar países más adelante mediante una designación posterior (subsequent designation), lo que resulta útil cuando una empresa se expande mercado por mercado. Los cambios de titular, de nombre y de dirección se inscriben una sola vez ante la OMPI y se trasladan a cada oficina designada, siempre que el nuevo titular tenga derecho a usar el sistema de Madrid.

Dos puntos de mantenimiento se pasan por alto con facilidad. El registro de base en EE. UU. sigue teniendo sus propios plazos de las Secciones 8 y 9, descritos en cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8, y dejar que caduque dentro del período de dependencia de cinco años desencadena el ataque central. Además, varios países exigen el uso dentro de un período determinado después del registro, a menudo de tres a cinco años, o el registro local queda expuesto a una cancelación por falta de uso. La renovación centralizada mantiene vigente el registro; no cumple las reglas locales de uso.

Costos y si el Protocolo de Madrid le conviene

Las tasas son una tasa básica, una tasa por país que es una tasa complementaria estándar o una tasa individual fijada por ese país, y en algunos casos una tasa suplementaria por clases adicionales. La OMPI publica una calculadora de tasas; consúltela en lugar de confiar en las cifras de cualquier artículo. Como no se necesitan abogados locales salvo que se emita una denegación, Madrid suele ser más económico que presentar solicitudes nacionales por separado cuando usted designa varios países y no es probable que la marca reciba denegaciones.

Madrid encaja peor cuando su mercado clave no es miembro, cuando necesita descripciones de productos más amplias de las que permite la marca de base en EE. UU. o cuando la propia marca de base es vulnerable. Las empresas con más de unas pocas presentaciones en el extranjero suelen gestionar la combinación de registros de Madrid y nacionales a través de nuestro servicio de gestión de portafolio de propiedad intelectual, para que las fechas de dependencia, los plazos locales de uso y las renovaciones figuren en un mismo calendario de plazos.

Si planea extender una marca estadounidense al extranjero, Capitol Law Partners puede confirmar su elegibilidad, ajustar la descripción de los productos, seleccionar los países y presentar la solicitud del Protocolo de Madrid a través de la USPTO. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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