Expungement o reexamination de marca: ¿cuál debe presentar?

Un registro que bloquea su solicitud es tan sólido como el uso que lo respalda. Si el titular nunca vendió en Estados Unidos los productos indicados, una petición de expungement de marca puede eliminar esos productos del registro sin una sola declaración (deposition). Si los productos sí se vendieron, pero no en la fecha en que el titular juró que se vendían, la reexamination cumple la misma función. Ambos son procedimientos ex parte creados por la Ley de Modernización de Marcas de 2020 (Trademark Modernization Act, TMA), y ambos son las primeras herramientas que considera el equipo de defensa de marcas y peticiones de expungement de Capitol Law Partners cuando un registro citado parece vacío.

La diferencia entre los dos se reduce a una pregunta: ¿se usó alguna vez la marca para esos productos, o simplemente no estaba en uso en la fecha relevante? Esa respuesta, junto con la antigüedad del registro, le indica qué petición presentar.

Por qué la Ley de Modernización de Marcas creó estas peticiones

Durante años, el registro se llenó de inscripciones que reclamaban productos que nadie vendía. Muchas provenían de solicitantes extranjeros que registraron en Estados Unidos sin probar el uso, y algunas solicitudes basadas en el uso se apoyaban en muestras alteradas. Eliminarlas exigía una cancelación completa ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB), con discovery, prueba testimonial y alegatos. Con frecuencia, los solicitantes se daban por vencidos y elegían otro nombre.

El expungement y la reexamination cambiaron eso. El peticionario presenta evidencia de falta de uso, el Director de la USPTO decide si inicia el procedimiento y, a partir de ese momento, el asunto queda entre la USPTO y el titular. El peticionario paga una tarifa por clase y luego se hace a un lado.

Expungement de marca: la marca nunca se usó

El expungement procede cuando la marca nunca se usó en el comercio para algunos o todos los productos o servicios indicados. Puede solicitarse entre el tercer y el décimo aniversario de la fecha de registro. El objetivo típico es un registro obtenido conforme a la Sección 44(e) con base en un registro extranjero, o conforme a la Sección 66(a) a través del Protocolo de Madrid, porque esos titulares no tenían que demostrar uso en EE. UU. antes de registrar. Un registro basado en el uso también puede eliminarse por expungement si el uso declarado nunca ocurrió.

“Nunca” es la palabra decisiva. Si el titular vendió los productos una sola vez, aunque fuera por poco tiempo, el expungement fracasa para esos productos y su remedio pasa a ser una cancelación por abandono, que explicamos en nuestro artículo sobre los fundamentos para cancelar una marca registrada.

Reexamination: la marca no estaba en uso en la fecha relevante

La reexamination solo se aplica a registros emitidos con base en el uso conforme a la Sección 1. La pregunta es si la marca estaba en uso en el comercio para los productos indicados a la fecha relevante. Para una solicitud presentada con base en el uso, esa es la fecha de presentación. Para una solicitud con intención de uso (intent-to-use), es la fecha en que el solicitante presentó su modificación para alegar el uso o el final del plazo para presentar la declaración de uso. Una petición de reexamination debe presentarse dentro de los primeros cinco años posteriores al registro.

La reexamination encaja en los casos en que un titular lanzó el producto tarde, declaró uso para toda una línea de productos cuando solo un artículo estaba a la venta, o presentó como muestra un montaje en lugar de una fotografía de productos en el comercio.

Qué debe contener la petición

La USPTO espera una investigación razonable, no una corazonada. La petición incluye una declaración verificada que describe qué buscó usted y qué encontró, con la evidencia adjunta, para cada producto o servicio que impugne. Una investigación razonable suele incluir:

• Búsquedas en el sitio web del titular, en plataformas de venta en línea y en tiendas de aplicaciones.
• Versiones archivadas de esas páginas durante el período relevante.
• Directorios comerciales, listados de distribuidores y fuentes del sector.
• Consultas de los registros mercantiles estatales y, cuando se justifique, un intento de compra de los productos por parte de un investigador.

Una búsqueda fallida en Google no basta. El Director inicia el procedimiento solo si la evidencia establece un caso prima facie de falta de uso para los productos impugnados, y una petición débil simplemente se rechaza, sin posibilidad de apelación. La misma investigación también sirve para su expediente de búsqueda y disponibilidad de marcas, porque le indica cuánto riesgo real conlleva la marca citada.

Qué ocurre después del inicio del procedimiento

Si el Director inicia el procedimiento, la USPTO emite al titular una acción de oficina (office action) en la que le exige prueba de uso para cada producto impugnado o, en el caso del expungement, evidencia de una falta de uso justificada. En su lugar, el titular puede eliminar los productos. Al momento de escribir este artículo, el plazo de respuesta es corto, generalmente tres meses con una prórroga disponible mediante el pago de una tarifa, de modo que los titulares que ignoran la correspondencia de la USPTO pierden rápido. Si el titular no responde, o si su evidencia es insuficiente, los productos impugnados se eliminan del registro. Si caen todos los productos indicados, el registro se cancela.

El titular puede apelar una decisión desfavorable ante la Junta y luego ante el Circuito Federal. El peticionario no tiene más participación, que es la contrapartida de un procedimiento sin discovery.

Cómo elegir entre expungement, reexamination y cancelación

Hágase estas preguntas en este orden. ¿El registro tiene entre tres y diez años y los productos nunca se vendieron? Expungement. ¿Tiene menos de cinco años, está basado en el uso y los productos no estaban a la venta a la fecha de presentación o de uso? Reexamination. ¿Su objeción va más allá de la falta de uso, hacia la prioridad, el carácter descriptivo, el fraude o el abandono después de un uso real? Solo una cancelación ante la Junta puede abordar esas cuestiones.

Dos puntos más. Una vez que la USPTO concluye un expungement o una reexamination sobre determinados productos, no puede presentarse otra petición del mismo tipo sobre esos productos, así que presente una sola vez con todo lo que tenga. Y un titular que enfrenta una de estas peticiones debe revisar de inmediato su propio expediente de mantenimiento; la prueba de uso que necesita para defenderse de una reexamination es la misma que necesitará para su próxima declaración de la Sección 8, que describimos en cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8. Los titulares que mantienen esa evidencia al día, con un servicio como el nuestro de renovación y mantenimiento de marcas, rara vez pierden productos que realmente venden.

Si un registro que parece sin uso está bloqueando su solicitud, Capitol Law Partners puede realizar la investigación, elegir la petición adecuada y preparar la evidencia que el Director espera ver. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

¿Necesita ayuda con este tema? Consulte nuestra página de expungement, reexamination y procedimientos ante la TTAB o programe una consulta.