¿Cómo se recupera un nombre de dominio con una reclamación UDRP?

Alguien registró sumarca.com, o una variante mal escrita, y lo usa para mostrar anuncios o para redirigir a un competidor. No necesita demandar. Una reclamación UDRP, presentada conforme a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, UDRP) que aceptan todos los registradores de .com, .net, .org y de la mayoría de los demás dominios genéricos de nivel superior, puede ordenar que el dominio se le transfiera en pocos meses con base en un expediente escrito. El problema es la carga de la prueba: debe probar los tres elementos de la Política, y el tercero, la mala fe, es donde fracasa la mayoría de las reclamaciones. El equipo de defensa de marcas y disputas de nombres de dominio de CLP trata el expediente de evidencia como el caso completo, porque lo es.

Qué puede obtener con una reclamación UDRP

Solo dos remedios: la transferencia del dominio a su favor o la cancelación del registro. No hay daños, ni costas, ni una orden que prohíba conductas futuras. La decisión obliga al registrador, que la ejecuta moviendo el dominio, así que no necesita perseguir al titular del dominio.

La Política cubre los dominios genéricos de nivel superior. Los dominios de código de país, como .us, .uk o .tr, tienen sus propias políticas de controversias, algunas basadas en la UDRP y otras no, así que revise las reglas de la extensión específica antes de presentar.

Los tres elementos que debe probar

El párrafo 4(a) de la Política exige que usted demuestre que:

1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una marca sobre la que usted tiene derechos.
2. El titular del dominio no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
3. El nombre de dominio se registró y se está usando de mala fe.

El primer elemento suele ser fácil. Una marca registrada resuelve la cuestión de los derechos, y los paneles comparan la marca con la cadena de segundo nivel del dominio, sin tener en cuenta la extensión. Los derechos de derecho consuetudinario (common law) pueden bastar, pero tendrá que probarlos con evidencia de uso y reconocimiento, lo que es una razón más para contar con un registro obtenido a través de nuestro servicio de registro de marcas antes de que surja una disputa.

El segundo elemento se prueba demostrando la ausencia de los intereses legítimos habituales: el titular del dominio no es conocido por ese nombre, no ofrece de buena fe productos bajo ese nombre y no hace un uso legítimo no comercial ni un uso leal (fair use). Una vez que usted lo demuestra, la carga pasa al titular del dominio, que debe probar lo contrario.

El tercer elemento es donde está la batalla. La mala fe debe existir tanto en el registro como en el uso. La Política da ejemplos: registrar el dominio principalmente para vendérselo a usted por más de los costos directos, registrarlo para impedir que usted refleje su marca en un dominio, registrarlo para perjudicar a un competidor o usarlo para atraer usuarios con fines comerciales mediante la confusión con su marca. Las fechas importan muchísimo. Si el dominio se registró antes de que existieran sus derechos de marca, los paneles rara vez encontrarán un registro de mala fe, y la reclamación fracasará sin importar cómo se use hoy el dominio.

La evidencia que gana o pierde el caso

Arme el expediente antes de presentar:

• Su certificado de registro, o la prueba de sus derechos de common law con fechas.
• Capturas de pantalla del contenido actual del dominio y versiones archivadas a lo largo del tiempo.
• El historial de registro que muestre cuándo adquirió el dominio su titular en relación con su primer uso.
• Cualquier oferta de venta del dominio y cualquier correspondencia.
• Evidencia de un patrón: otros dominios del mismo titular que copian marcas conocidas.
• Para un dominio estacionado o inactivo, hechos que respalden una tenencia pasiva de mala fe, como el carácter distintivo de su marca y el uso por parte del titular de un servicio de privacidad para ocultar su identidad.

Una reclamación con veinte anexos y una cronología clara tiende a prosperar. Una reclamación que se limita a enumerar los tres elementos y adjuntar un certificado de registro tiende a no prosperar.

Cómo se desarrolla el proceso

Usted presenta la reclamación ante un proveedor autorizado, con mayor frecuencia el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (WIPO) o Forum, y paga la tarifa del proveedor, que depende de la cantidad de dominios y de si elige un panel de uno o de tres miembros. El proveedor verifica que la reclamación cumpla los requisitos y el registrador bloquea el dominio para que no pueda transferirse a otro lugar. El titular del dominio tiene entonces 20 días para responder. Muchos nunca lo hacen, pero la rebeldía no gana el caso automáticamente; el panel igual revisa su evidencia frente a los tres elementos.

El panel emite una decisión escrita poco después de su designación. Si ordena la transferencia, el registrador espera 10 días hábiles antes de ejecutarla, para que el titular del dominio pueda presentar una acción judicial si lo desea. Si no se presenta ninguna demanda, el dominio pasa a usted.

Cuándo encajan mejor el URS o una demanda federal

El sistema de Suspensión Rápida Uniforme (Uniform Rapid Suspension, URS) es un procedimiento más rápido y económico disponible para los dominios genéricos de nivel superior más recientes, no para .com. Exige evidencia clara y convincente, y el único remedio es la suspensión del dominio durante el resto de su período de registro. Encaja en casos evidentes en los que usted simplemente quiere que el sitio deje de estar en línea.

La Ley de Protección al Consumidor contra la Ciberocupación (Anticybersquatting Consumer Protection Act) le permite demandar en un tribunal federal a quien registre, comercie con o use un dominio similar a su marca hasta el punto de causar confusión, con la intención de lucrar de mala fe. El tribunal es más lento y más costoso, pero ofrece daños, incluidos daños legales (statutory damages) por cada dominio, honorarios de abogados en casos excepcionales y una acción in rem contra el propio dominio cuando no se puede localizar al titular o este se encuentra fuera de la jurisdicción de EE. UU. Nuestro equipo de litigios y resolución de disputas de propiedad intelectual se encarga de esos reclamos cuando los límites de la UDRP no encajan.

Antes de presentar

Piense si una carta de reclamación ayuda o perjudica. Una carta puede llevar a un titular cooperativo a entregar el dominio, pero también puede llevar a un ciberocupante a trasladar el dominio a un nuevo registrador o a un nuevo titular de fachada antes de que el bloqueo surta efecto. Analizamos ese riesgo en nuestro artículo sobre las cartas de cese y desista por marca. Frente a un ciberocupante reincidente, presentar primero y dejar que el bloqueo del registrador hable por usted suele ser el mejor orden. Revise también si comprar el dominio discretamente, a través de un intermediario, costaría menos que el procedimiento; a veces es así, y la Política no le exige intentarlo.

Si un nombre de dominio se aprovecha de su marca, Capitol Law Partners puede evaluar la cronología del registro, reunir la evidencia de mala fe y presentar la reclamación ante el proveedor adecuado. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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