¿Cuándo se puede pedir la cancelación de una marca registrada?

La fecha que importa es el quinto aniversario del registro. Antes de esa fecha, un procedimiento de cancelación de marca puede basarse en cualquier fundamento que habría impedido el registro desde un principio. Después, la Sección 14 de la Ley Lanham lo limita a una lista breve, principalmente carácter genérico, abandono, fraude y funcionalidad. Por eso, cuando un registro se interpone en su camino, lo primero que debe obtener es su fecha de registro, y lo segundo, prueba de si la marca está realmente en uso. El equipo de cancelaciones de marcas y procedimientos ante la TTAB de CLP empieza cada asunto con esos dos datos.

La cancelación se presenta ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB), no ante un tribunal. La Junta decide si el registro debe permanecer en el registro y nada más. No puede ordenar al titular que deje de usar la marca ni que pague daños. Si necesita esos remedios, la cancelación es una pieza de un plan más amplio que puede incluir un reclamo bajo la Ley Lanham en un tribunal federal.

Para qué sirve un procedimiento de cancelación de marca

La mayoría de las peticiones de cancelación se presentan por una de tres razones. Un registro se cita en contra de su propia solicitud y usted necesita eliminarlo para poder registrar. Un titular le envió una carta de reclamación y usted quiere atacar la base del reclamo. O ya está en un litigio y una reconvención de cancelación le abre un segundo frente.

El peticionario debe demostrar que tiene derecho a presentar el reclamo: un interés real en el resultado y una creencia razonable de perjuicio. Una solicitud rechazada con base en ese registro normalmente cumple este requisito. También lo cumple el uso anterior de una marca similar para productos relacionados.

Fundamentos dentro de los primeros cinco años

Durante este período, puede alegar cualquier fundamento que habría impedido el registro. En la práctica, eso significa:

• Prioridad y probabilidad de confusión: usted usó o registró primero una marca similar al punto de causar confusión.
• Carácter meramente descriptivo, o que la marca es principalmente un apellido o es geográficamente descriptiva.
• Dilución de una marca famosa.
• Falta de una intención de buena fe de usar la marca al momento de presentar la solicitud.
• La marca no estaba en uso cuando una solicitud basada en el uso afirmó que sí lo estaba.

La prioridad es el centro de la mayoría de estos casos. Necesitará evidencia fechada de su primer uso en el comercio: facturas, publicidad fechada, páginas web archivadas, registros de envío. El titular se beneficia de su fecha de presentación como primer uso presunto (constructive use), así que su uso debe ser anterior a esa presentación, no solo al registro.

Fundamentos después de cinco años

Una vez que el registro supera su quinto aniversario, la confusión y el carácter descriptivo quedan descartados, y una declaración de incontestabilidad de la Sección 15 hace que eso sea permanente también en un litigio. Lo que queda:

• Carácter genérico: la marca se convirtió en el nombre común de los productos.
• Abandono: el uso cesó sin intención de reanudarlo.
• Fraude: el titular hizo a sabiendas una declaración falsa y relevante ante la USPTO para obtener o mantener el registro.
• Funcionalidad: la característica reclamada es esencial para el uso del producto o afecta su costo o su calidad.
• Tergiversación del origen, y un fundamento más reciente de la Ley de Modernización de Marcas (Trademark Modernization Act) para marcas que nunca se usaron en el comercio.

El fraude se alega con frecuencia y se prueba rara vez. Debe demostrar que el titular tuvo la intención de engañar a la USPTO, no solo que una declaración resultó ser incorrecta. Una muestra descuidada o una lista de productos demasiado amplia no constituyen fraude por sí solas. Nuestro artículo sobre la incontestabilidad de la Sección 15 explica qué ataques sobreviven a esa presentación y cuáles no.

Cómo probar el abandono

El abandono es el fundamento más útil después de los cinco años, porque muchísimos registros cubren productos que desaparecieron sin hacer ruido. La ley trata tres años consecutivos sin uso como evidencia prima facie de abandono. Una vez que usted demuestra esos tres años, la carga pasa al titular, que debe probar el uso continuo o una intención de reanudar el uso que existía durante ese intervalo.

La evidencia proviene de los propios registros del titular y de fuentes públicas: la ausencia del producto en su sitio web y en sus catálogos, páginas web archivadas a lo largo del tiempo, declaraciones de distribuidores, prensa especializada y compras de investigadores que no se concretan. El uso simbólico organizado para conservar un registro no cuenta, y la vaga esperanza del titular de relanzar algún día el producto no es una intención de reanudar el uso.

Si el registro indica varios productos y solo algunos quedaron inactivos, puede pedir la cancelación parcial de esos elementos. A menudo eso es todo lo que necesita para despejar el camino a su propia solicitud.

Cómo se tramitan la petición y el procedimiento

La petición se presenta a través de ESTTA con la tarifa de la Junta por cada clase impugnada. El titular debe contestar dentro del plazo fijado en la orden de inicio (institution order) o enfrentar una resolución en rebeldía. A partir de ahí, el caso sigue el mismo camino que una oposición: conferencia de discovery, divulgaciones, exhibición de pruebas escrita y declaraciones (depositions), períodos de prueba testimonial, alegatos y una decisión de un panel de jueces administrativos de marcas. La estructura se describe en nuestra guía sobre cómo oponerse a una solicitud de marca; la única diferencia es que usted ataca un registro y no una solicitud.

Cuente con una reconvención. Un titular que tenga un registro propio que oponer a su marca suele usarlo. Antes de presentar, revise los puntos débiles de sus propios registros, incluido si mantiene al día sus declaraciones de la Sección 8.

Vías más económicas que conviene revisar primero

Una cancelación completa implica discovery y puede prolongarse mucho tiempo. Si su única objeción es que la marca nunca se usó, o que no estaba en uso en la fecha que afirmó el titular, una petición ex parte de expungement o de reexamination puede resolver el problema sin ningún procedimiento contradictorio. Comparamos ambas vías en expungement o reexamination de una marca. Y si el titular es una pequeña empresa que ya pasó a otra cosa, una carta en la que se le pida la renuncia voluntaria al registro o un acuerdo de consentimiento puede cerrar el asunto en semanas. Si todavía no presentó su propia solicitud, la estrategia de registro de marcas debe definirse junto con la cancelación, no después.

Si un registro está bloqueando su marca, Capitol Law Partners puede verificar su fecha de registro, investigar su uso y recomendarle el procedimiento más acotado que lo elimine. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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