¿Cómo oponerse a una solicitud de marca ante la TTAB?

El plazo empieza a correr el día en que la USPTO publica una solicitud en la Gaceta Oficial (Official Gazette). Desde esa fecha, usted tiene 30 días para oponerse a una solicitud de marca o para pedir más tiempo, y si no hace ninguna de las dos cosas, la marca sigue su camino hacia el registro. La USPTO no le avisará. La única manera de saber que se publicó una marca en conflicto es vigilar las publicaciones, y por eso la mayoría de los titulares que acuden a nuestro servicio de oposiciones ante la TTAB y defensa de marcas empiezan con un servicio de vigilancia y no con una presentación.

Una oposición es un procedimiento ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB). La deciden jueces administrativos de marcas con base en un expediente escrito, y la única pregunta es si la solicitud debe registrarse. La Junta no puede impedir que nadie use una marca ni otorgar dinero. Tenga presente ese límite desde el primer día, porque determina lo que una oposición puede lograr.

Cuándo puede oponerse a una solicitud de marca

El plazo de 30 días corre desde la fecha de publicación que figura en la Gaceta Oficial. Dentro de ese plazo puede presentar un aviso de oposición (notice of opposition) o una solicitud de prórroga. La primera prórroga se concede de forma rutinaria, y las siguientes pueden extender el período total hasta 180 días desde la publicación, aunque requieren causa justificada o el consentimiento escrito del solicitante. Las prórrogas son útiles cuando quiere enviar una carta de reclamación y negociar antes de comprometerse con una presentación, pero cada solicitud de prórroga tiene su propio plazo, y perder uno extingue su derecho a oponerse.

Si la solicitud todavía no se ha publicado, una carta de protesta (letter of protest) es una opción más económica. Usted presenta evidencia relevante para la registrabilidad, como su registro anterior, y la USPTO decide si la remite al abogado examinador. Usted no participa más. Una carta de protesta presentada antes de la publicación puede llevar a un rechazo que vuelva innecesaria la oposición, así que revise el estado de la solicitud antes de decidir qué herramienta usar. Nuestro trabajo de búsqueda y disponibilidad de marcas a menudo detecta solicitudes pendientes justamente en esta etapa.

Quién tiene legitimación y con qué fundamentos

Necesita un interés real en el resultado y una creencia razonable de que el registro le causaría un perjuicio. Ser titular de un registro anterior o haber usado antes una marca similar para productos relacionados es la base habitual. Un competidor sin marca propia puede tener legitimación (standing) para algunos fundamentos, como el carácter descriptivo, si tiene una necesidad comercial de usar el término.

Los fundamentos provienen de la Ley Lanham. Los más comunes son:

• Probabilidad de confusión con una marca que usted usó o registró primero.
• Carácter meramente descriptivo, o genérico, del término solicitado.
• Dilución de una marca famosa por debilitamiento o desprestigio (blurring o tarnishment).
• Falta de una intención de buena fe de usar la marca al momento de presentar la solicitud.
• Fraude ante la USPTO en la solicitud.

La prioridad decide la mayoría de los casos de confusión. Si el solicitante usó su marca antes de que usted usara la suya, su oposición probablemente fracasará aunque las marcas sean casi idénticas. Reúna su prueba de uso fechada más antigua antes de alegar cualquier cosa.

Qué pasa después de presentar el aviso de oposición

El aviso se presenta a través del sistema ESTTA de la Junta y debe exponer cada fundamento con hechos suficientes para sustentarlo. La Junta emite entonces una orden de inicio (institution order) con el calendario completo. El solicitante tiene un plazo fijo para contestar y puede presentar una reconvención (counterclaim) para cancelar su propio registro, y esa es una de las razones para evaluar los puntos débiles de su registro antes de presentar.

El calendario avanza por etapas:

1. Una conferencia de discovery entre las partes, seguida de las divulgaciones iniciales.
2. Exhibición de pruebas (discovery): interrogatorios, solicitudes de documentos, solicitudes de admisión y declaraciones (depositions), según el calendario de la Junta.
3. Divulgaciones de peritos y divulgaciones previas al juicio.
4. Períodos de prueba testimonial, en los que cada parte presenta evidencia mediante declaración jurada o deposition, y documentos mediante avisos de incorporación (notices of reliance).
5. Alegatos, una audiencia oral opcional y una decisión escrita.

No hay un juicio en vivo. Los jueces leen el expediente y los alegatos. La evidencia que usted no presente durante su período de prueba no se toma en cuenta, algo que sorprende a las partes que tratan la oposición como una carta de reclamación con número de expediente. La parte que pierde puede apelar ante el Circuito Federal con base en el expediente o presentar una acción civil en un tribunal de distrito, donde se admite nueva evidencia.

Acuerdos y alternativas más rápidas

La mayoría de las oposiciones terminan en un acuerdo. Un acuerdo de coexistencia, una modificación que limite los productos del solicitante o un desistimiento con consentimiento resuelve el conflicto sin una decisión. La Junta suspende el procedimiento mientras ustedes negocian. Piénselo bien antes de firmar un acuerdo de coexistencia, porque una cláusula que parecía inofensiva en su momento puede bloquear años después su propia expansión a nuevos productos o territorios.

Si ambas partes quieren una decisión pero no un juicio completo, la Resolución Acelerada de Casos (Accelerated Case Resolution) les permite acordar un calendario más corto y un expediente similar al de un juicio sumario. Encaja en casos en los que los hechos no están seriamente en disputa y la cuestión es jurídica, como determinar si dos marcas son similares al punto de causar confusión.

Errores comunes que hunden una oposición

El primero es presentar sin verificar la prioridad. El segundo es alegar todos los fundamentos disponibles en lugar de los dos que puede probar, porque los reclamos débiles cuestan tiempo de discovery y credibilidad. Un tercero, más silencioso, es dejar que su propio registro caduque a mitad del procedimiento: una reconvención o una declaración de la Sección 8 no presentada pueden dejarlo sin una marca que hacer valer. Y enviar una carta de reclamación agresiva antes de confirmar su posición puede llevar al solicitante a demandar primero en el foro que elija, un riesgo que analizamos en nuestro artículo sobre los riesgos de una carta de cese y desista por marca.

Por último, recuerde que ganar una oposición mantiene una marca fuera del registro. No la saca del mercado. Si el solicitante sigue usándola, necesitará un reclamo ante un tribunal federal, y si la marca ya quedó registrada cuando usted actúe, lo que corresponde es un procedimiento de cancelación de marca.

Si acaba de publicarse una marca en conflicto, o si recibió un aviso de oposición contra su propia solicitud, Capitol Law Partners puede revisar la fecha de publicación, su prueba de prioridad y los fundamentos más sólidos antes de que venza el plazo. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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