Trabalho sob encomenda ou cessão de direitos autorais: qual a diferença?

Uma cláusula de trabalho sob encomenda (work made for hire) em um contrato com prestador de serviços é, para a maioria dos softwares, logotipos e conteúdos de marketing, juridicamente vazia. A expressão tem um significado legal específico, e a obra precisa se encaixar nele; chamar algo de trabalho sob encomenda em um contrato não o transforma em um. O instrumento que de fato transfere a titularidade nesses casos é a cessão de direitos autorais. Os dois caminhos chegam ao mesmo lugar (a empresa é a titular dos direitos autorais), mas diferem em quem é considerado autor, por quanto tempo dura a proteção e se o criador pode retomar os direitos décadas depois. Nossa atuação em registro de direitos autorais vê as consequências no campo “autor” de cada pedido, onde a resposta errada gera um certificado que declara a titularidade de forma incorreta.

O que significa trabalho sob encomenda

Pelo Copyright Act, um trabalho sob encomenda pertence ao empregador desde a criação. O empregador é o autor, e a pessoa que criou a obra nunca foi titular dela. Há exatamente duas formas de uma obra se qualificar.

A primeira é a obra preparada por um funcionário no âmbito do seu emprego. Saber se alguém é funcionário é algo decidido pelos fatores de relação de agência do common law, e não pelo rótulo do contrato: quem controla a forma e os meios do trabalho, a qualificação exigida, quem fornece as ferramentas e o local de trabalho, a duração da relação, se o contratante pode atribuir projetos adicionais, como é feito o pagamento e se o contratante oferece benefícios e retém impostos. Um desenvolvedor em tempo integral na folha de pagamento é funcionário. Um freelancer pago por projeto, que usa o próprio equipamento e não tem benefícios, em geral não é, não importa como o contrato o chame.

A segunda é a obra especialmente encomendada que se enquadra em uma de nove categorias: contribuição para uma obra coletiva, parte de um filme ou de outra obra audiovisual, tradução, obra suplementar, compilação, texto didático, prova, material de respostas para uma prova ou atlas. Ambas as partes precisam assinar um instrumento escrito declarando que a obra é feita sob encomenda. Um logotipo não está na lista. Um programa de software independente não está na lista. Os textos e as fotografias de um site geralmente não estão na lista. Para essas obras, a cláusula de trabalho sob encomenda de um prestador não produz efeito nenhum.

O que faz uma cessão

A cessão é a transferência da titularidade dos direitos autorais do autor para outra pessoa. O autor continua sendo o autor; o cessionário passa a ser o titular. O Copyright Act exige que a cessão seja feita por escrito e assinada pelo titular dos direitos transferidos. Trocas de e-mail e faturas não servem. Uma assinatura em um breve parágrafo de cessão serve.

As cessões podem ser redigidas no tempo presente (“Contractor hereby assigns”, o prestador pelo presente cede) ou no futuro (“Contractor agrees to assign”, o prestador concorda em ceder). A forma no presente transfere os direitos automaticamente à medida que cada obra é criada. A forma no futuro é apenas uma promessa que precisa ser cumprida depois, e, se nesse meio-tempo o prestador assinar uma cessão conflitante no tempo presente em favor de outra pessoa, essa outra parte pode prevalecer. Redija no tempo presente.

Averbar a cessão no Copyright Office é opcional, mas, depois que a obra é registrada, gera ciência presumida (constructive notice) perante todos e estabelece prioridade contra uma transferência posterior dos mesmos direitos. Para obras que importam, faça a averbação.

Onde os dois caminhos se separam

Prazo de proteção

A obra de um autor pessoa física é protegida durante a vida do autor mais setenta anos. Um trabalho sob encomenda é protegido por noventa e cinco anos a partir da primeira publicação ou cento e vinte anos a partir da criação, o que expirar primeiro. Para um titular corporativo, o prazo do trabalho sob encomenda é previsível e não depende da vida de ninguém.

O direito de rescisão

Essa é a diferença que mais pesa com o tempo. O autor que cede um direito autoral tem o direito legal de rescindir essa cessão (termination right) durante uma janela de cinco anos que começa trinta e cinco anos após a concessão, mediante notificação prévia dentro do período fixado na lei. Esse direito não pode ser renunciado por contrato. Ele existe para que criadores que venderam direitos por pouco possam recuperá-los quando o valor da obra já é conhecido. Um trabalho sob encomenda não tem outro autor além do empregador, então não há nada a rescindir. Para uma empresa que espera que uma obra tenha valor por décadas, a obra criada por funcionário ou o trabalho sob encomenda corretamente enquadrado é a forma de titularidade mais duradoura.

Direitos morais e o campo do autor

Artistas visuais têm direitos morais limitados de atribuição e integridade pela lei federal, mas esses direitos não se aplicam a trabalhos sob encomenda. No pedido de registro, o trabalho sob encomenda indica o empregador como autor e responde sim à pergunta sobre trabalho sob encomenda; a obra cedida indica a pessoa física como autora, a empresa como requerente (claimant) e “by written agreement” (por contrato escrito) como fundamento da transferência. Preencher esse campo corretamente é parte do nosso artigo sobre como registrar direitos autorais online.

A cláusula de dupla garantia

Como a obra de um prestador pode ou não se encaixar em uma categoria legal, contratos bem redigidos usam os dois caminhos em um único parágrafo: a obra é trabalho sob encomenda na medida em que se qualificar e, na medida em que não se qualificar, o prestador pelo presente cede à empresa todos os direitos, títulos e interesses (all right, title, and interest) sobre ela. Acrescente uma renúncia a direitos morais, uma cláusula de confidencialidade e a obrigação de assinar os documentos adicionais necessários para aperfeiçoar a transferência. Um cuidado: pelo menos um estado trata a cláusula de trabalho sob encomenda com um prestador pessoa física como indício de relação de emprego para certos fins da lei estadual, por isso, para prestadores desse estado, às vezes se prefere usar apenas a cessão.

No caso específico de software, em que contratar prestadores é comum e as categorias legais quase nunca se aplicam, a cessão é a linguagem que produz efeito, como explica nosso artigo sobre registro de direitos autorais de software. Para o panorama de todos os tipos de PI, incluindo invenções e marcas, veja quem é dono da propriedade intelectual criada por funcionários e prestadores. Nossa equipe de redação, revisão e negociação de contratos pode fornecer a cláusula ou revisar a que você já tem.

Se você conta com uma cláusula de trabalho sob encomenda para ser dono de algo que um prestador construiu, uma consulta com a Capitol Law Partners pode confirmar se ela se sustenta e corrigi-la se não se sustentar. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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