Quem é dono da propriedade intelectual de funcionários e prestadores?

Se você nunca assinou uma cessão de propriedade intelectual com um prestador de serviços, há uma boa chance de que ele ainda seja o titular dos direitos autorais sobre tudo o que entregou. Fundadores descobrem isso durante uma rodada de investimento ou uma aquisição, quando o advogado do comprador pede a cadeia de titularidade (chain of title) e encontra um logotipo desenhado por um freelancer, um aplicativo desenvolvido por uma agência e um nome de produto usado primeiro por uma LLC anterior de um dos sócios. Quem é dono da propriedade intelectual criada por funcionários e prestadores depende do tipo de ativo e do que foi assinado, e as regras padrão são menos favoráveis à empresa do que a maioria das pessoas imagina. Nossa atuação em direito de propriedade intelectual dedica uma parcela surpreendente do tempo a corrigir registros de titularidade que um contrato de uma página teria evitado.

Direitos autorais: funcionários geralmente, prestadores raramente

Os direitos autorais protegem código, designs, textos, fotografias e vídeos a partir do momento em que a obra é fixada em um meio tangível. Pelo Copyright Act, a obra que um funcionário prepara no âmbito do seu emprego é um trabalho sob encomenda (work made for hire), e o empregador é considerado o autor desde a primeira linha digitada. Nenhum documento é necessário para esse resultado, embora uma descrição de cargo por escrito ajude quando a discussão envolve algo criado em um laptop pessoal fora do expediente.

Com prestadores, a história é outra. Um freelancer, uma agência de design ou uma empresa de desenvolvimento no exterior não é funcionário. O que eles produzem só é trabalho sob encomenda se se enquadrar em uma das nove categorias legais (contribuição para uma obra coletiva, parte de um filme, tradução, compilação e algumas outras) e se ambas as partes tiverem assinado um contrato escrito dizendo isso. A maioria dos softwares, logotipos, sites e textos de marketing não se encaixa nessas categorias. Sem uma cessão assinada, o prestador mantém os direitos autorais e a empresa tem, na melhor das hipóteses, uma licença implícita para usar o material entregue na finalidade para a qual foi encomendado. Uma licença implícita pode ser restrita, geralmente não é exclusiva e é difícil de vender ou sublicenciar. A mecânica está explicada em nosso artigo sobre trabalho sob encomenda versus cessão de direitos autorais.

Invenções: contratado para inventar, ou não

Os direitos de patente nascem com o inventor, nunca com o empregador. Um funcionário contratado especificamente para resolver um problema ou projetar um produto geralmente é obrigado a ceder a invenção resultante, e os tribunais fazem cumprir essa obrigação mesmo sem contrato. Um funcionário contratado para funções gerais que inventa algo por conta própria é dono da invenção. O empregador pode obter um shop right, que é uma licença não exclusiva e intransferível, se o funcionário usou tempo, equipamentos ou materiais da empresa, mas um shop right não pode ser vendido e não impede o funcionário de licenciar a invenção para concorrentes.

Como essas regras padrão dependem muito dos fatos, empresas que se importam com patentes incluem uma cessão redigida no tempo presente em toda carta-oferta de emprego e em todo contrato com prestadores. A redação importa. “I hereby assign” (pelo presente, cedo) transfere os direitos automaticamente quando a invenção passa a existir. “I agree to assign” (concordo em ceder) é apenas uma promessa, e uma cessão assinada posteriormente em favor de outra pessoa pode prevalecer sobre ela. Vários estados também limitam até onde o empregador pode alcançar invenções feitas inteiramente no tempo livre do funcionário e sem recursos da empresa, por isso a cláusula deve excluí-las quando a lei estadual exigir.

Marcas: pertencem a quem usa a marca no comércio

A titularidade de uma marca não segue a autoria. O designer que cria um logotipo é dono dos direitos autorais sobre a arte, mas a empresa que usa o logotipo para vender produtos ou serviços é a titular dos direitos de marca. Os problemas surgem quando um fundador protocolou o pedido no USPTO em nome próprio, ou quando uma entidade anterior usou a marca primeiro. A entidade que vai operar o negócio deve ser a requerente em todos os pedidos de marca, e qualquer titular anterior deve ceder a marca junto com o fundo de comércio (goodwill) que ela representa. A cessão de uma marca sem o goodwill correspondente pode ser nula, uma armadilha para fundadores que transferem uma marca de uma entidade para outra.

Fundadores e trabalho feito antes da constituição da empresa

A lacuna mais comum é a propriedade intelectual dos fundadores. O código escrito antes de a empresa existir pertence a quem o escreveu. Se três cofundadores construíram cada um uma parte do produto e um deles sai depois em maus termos, o fundador que saiu pode reivindicar direitos sobre o código central e bloquear uma venda. A solução é uma cessão de PI do fundador, assinada na constituição, que transfere para a empresa tudo o que se relaciona ao negócio, normalmente em troca das ações de fundador. Esse documento deve fazer parte do mesmo conjunto de documentos societários que o acordo operacional (operating agreement) ou o estatuto social (bylaws).

Segredos comerciais e informações confidenciais

Os direitos sobre segredos comerciais pertencem a quem controla a informação e adota medidas razoáveis para mantê-la em sigilo. Se os funcionários e prestadores que desenvolvem um processo confidencial não estiverem vinculados por obrigações de confidencialidade por escrito, a empresa não consegue demonstrar as medidas razoáveis que o Defend Trade Secrets Act exige, e a informação pode perder totalmente a proteção. A confidencialidade é uma cláusula separada da cessão e deve aparecer ao lado dela em todo contrato de trabalho e de prestação de serviços.

Como corrigir lacunas de propriedade intelectual de funcionários e prestadores

A papelada é curta, e a maior parte é assinada uma única vez:

• Uma cessão de PI do fundador, assinada na constituição da empresa.
• Um contrato de confidencialidade e cessão de invenções para funcionários, com linguagem de cessão no tempo presente, assinado antes do início do trabalho.
• Um contrato com prestadores que tenha cláusula de trabalho sob encomenda para as categorias em que ela funciona, uma cessão subsidiária para todo o resto, uma renúncia a direitos morais e uma cláusula de confidencialidade.
• Pedidos de marca protocolados em nome da entidade operacional, e cessões averbadas no USPTO sempre que uma marca mudar de titular.
• Cessões de direitos autorais das principais obras registradas averbadas no Copyright Office, o que gera ciência presumida (constructive notice) para compradores posteriores.

Se um contrato nunca foi assinado, uma cessão confirmatória geralmente corrige a lacuna depois do fato, desde que a pessoa possa ser localizada e esteja disposta a assinar. Se não for o caso, as opções se reduzem a uma compra negociada dos direitos, a um argumento de licença implícita ou à reescrita da obra afetada. Nossa equipe de redação, revisão e negociação de contratos prepara e audita esses documentos para que a questão nunca chegue à lista de due diligence de um comprador.

Se você não tem certeza de quem é o titular de um ativo importante da sua empresa, uma consulta com a Capitol Law Partners pode mapear a cadeia de titularidade e as soluções disponíveis. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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