Registro internacional de marca: Protocolo de Madri ou pedido direto?

Os direitos de marca terminam na fronteira. Um registro nos EUA não lhe dá nada na Turquia, na Alemanha ou na China e, na maioria desses países, quem pede primeiro leva o direito, independentemente de quem usou a marca antes. Por isso, o registro internacional de marca é, na verdade, uma série de decisões nacionais: quais países, em que ordem e por qual via. Há duas vias. Um pedido internacional pelo Protocolo de Madri, apresentado pelo USPTO, ou um pedido nacional direto, apresentado ao escritório de marcas de cada país por meio de um advogado local. A área de registro internacional de marcas da Capitol Law Partners costuma acabar recomendando uma combinação das duas, e o raciocínio abaixo mostra como chegamos lá.

Por que não existe um único registro internacional de marca

Cada país, e alguns sistemas regionais como o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), mantém o seu próprio cadastro segundo a sua própria lei. O sistema de Madri é um mecanismo de protocolo e administração sobreposto a esses cadastros, e não um substituto deles. Seja qual for a via escolhida, um examinador francês aplica a lei francesa e um examinador chinês aplica a lei chinesa à sua marca, e um opoente local pode contestá-la segundo as regras locais.

Os Estados Unidos são uma exceção ao conceder direitos com base no uso. No exterior, o uso antes do pedido raramente ajuda e pode nem ser exigido para registrar. A consequência para uma empresa americana é simples: protocole nos países em que quem pede primeiro leva o direito antes de lançar o produto ali, antes de assinar com um distribuidor e antes de se apresentar em uma feira comercial. Esperar até que as vendas comecem é a forma pela qual empresas descobrem a própria marca registrada por um ex-parceiro.

Quando o Protocolo de Madri leva vantagem

Madri foi feito para abrangência. Um único pedido, em inglês, com um único pagamento de taxas, designa quantos países membros você quiser. Não é preciso contratar advogado local em cada país, a menos que um escritório emita uma recusa. A renovação acontece uma vez a cada dez anos pela OMPI para todas as designações, e você pode acrescentar países depois, por designação posterior, à medida que o negócio cresce. Para uma empresa que quer proteção em oito ou dez países em que recusas são improváveis, Madri é quase sempre a via mais barata e mais simples. A mecânica está descrita passo a passo no nosso texto sobre como funciona o Protocolo de Madri.

Quando os pedidos nacionais diretos levam vantagem

Quatro situações favorecem os pedidos diretos.

O país não é membro de Madri. Vários mercados na América Latina, no Oriente Médio e na África estão fora do sistema, e um pedido nacional é a única opção ali.

Você precisa de descrições de produtos mais amplas. Um pedido por Madri não pode ir além dos produtos da sua marca de base nos EUA, e a prática americana exige descrições restritas e específicas. Muitos escritórios estrangeiros aceitam os títulos das classes ou uma redação muito mais ampla. Um pedido direto nesses países pode reivindicar mais do que Madri permite.

A sua marca de base nos EUA é vulnerável. Por cinco anos, o registro por Madri depende do protocolo nos EUA. Se o pedido nos EUA corre risco provável de recusa, ou se o registro pode ser atacado, um pedido direto nos seus mercados mais importantes elimina esse ponto único de falha.

A marca muda de país para país. Se você vai usar uma transliteração na China, uma grafia diferente no Brasil ou uma versão no idioma local na Turquia, cada uma precisa do seu próprio pedido de qualquer forma, e a exigência de Madri de que a marca internacional corresponda à marca de base não lhe traz nenhum benefício.

Os pedidos diretos também trazem o advogado local desde o início, o que ajuda em países onde a prática de exame é peculiar ou onde você espera oposição de um concorrente local.

A prioridade da Convenção de Paris vale para as duas vias

Seja qual for a via escolhida, a Convenção de Paris lhe dá seis meses a partir do seu primeiro pedido, em qualquer lugar, para protocolar em outros países membros e reivindicar a data original. Um pedido nos EUA apresentado em janeiro lhe dá até julho para protocolar no exterior com prioridade de janeiro, o que derrota qualquer pessoa que tenha protocolado nesses países no intervalo. Inclua a janela de seis meses no calendário de lançamento; é a proteção mais barata que você terá contra a perda de uma marca para quem pediu primeiro.

Uma empresa estrangeira que faz o caminho inverso se beneficia da mesma forma: um pedido no país de origem pode ser reivindicado como data de prioridade nos EUA e, quando o registro no país de origem for concedido, pode sustentar um registro nos EUA sem que seja preciso comprovar antes o uso nos EUA.

Um roteiro prático de decisão

Comece com uma lista de países em três níveis: onde você vende ou venderá nos próximos dois anos, onde você fabrica ou se abastece, e onde a falsificação da sua categoria de produto é comum. O segundo e o terceiro níveis importam porque um registro no país de fabricação permite barrar produtos infratores na fronteira daquele país e lhe dá legitimidade contra uma fábrica que comece a vender o seu design com o seu nome.

Depois, aplique as perguntas acima a cada país. O resultado usual é Madri para a maior parte da lista e pedidos diretos para dois ou três mercados-chave, muitas vezes a China e qualquer país não membro, com a prioridade da Convenção de Paris reivindicada a partir do pedido nos EUA em todos eles. Reserve orçamento para as taxas de Madri e para advogados locais nos países com pedido direto, e separe algo para as uma ou duas recusas provisórias que um programa em vários países costuma receber. Tratamos de como priorizar marcas e mercados com orçamento limitado em quais marcas registrar primeiro.

Os erros que custam mais caro

Contar com um registro nos EUA no exterior é o primeiro e o mais caro. Dispensar a busca de anterioridade no país de destino é o segundo: uma designação por Madri que colide com uma marca local anterior é recusada naquele país, e a taxa é gasta de qualquer forma, então uma busca por meio do nosso processo de busca de anterioridade de marca antes do protocolo sai mais barata do que a recusa. O terceiro é esquecer as exigências locais de uso; muitos países permitem o cancelamento de um registro sem uso por três ou cinco anos, e a renovação centralizada pela OMPI não resolve isso. Empresas com pedidos em mais do que um punhado de países mantêm esses prazos de uso, datas de dependência e renovações em um único controle de prazos por meio do nosso serviço de gestão de portfólio de PI.

Se você está decidindo como proteger uma marca fora dos Estados Unidos, a Capitol Law Partners pode associar cada um dos seus mercados à via certa e protocolar pelo USPTO ou com advogados locais, preservando a prioridade da Convenção de Paris. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

Precisa de ajuda com este tema? Veja nossa página de registro internacional e renovação de marcas ou agende uma consulta.