O que a declaração de incontestabilidade da Seção 15 garante a você?

Um registro no Registro Principal (Principal Register) é prova prima facie de que a sua marca é válida e de que você é o titular dela. A declaração de incontestabilidade da Seção 15 (Section 15 declaration of incontestability) eleva isso a prova conclusiva e elimina de vez a defesa mais comum, a de que a sua marca é meramente descritiva. Ela custa um protocolo e uma taxa, está disponível depois de cinco anos consecutivos de uso contínuo após o registro, e a maioria dos titulares a apresenta junto com a primeira declaração da Seção 8. A equipe de manutenção de marcas e declarações da Seção 15 da Capitol Law Partners a recomenda para quase todo registro que se qualifica. A palavra “incontestável”, porém, promete mais do que a lei entrega, por isso vale saber exatamente onde a proteção termina.

Requisitos da declaração de incontestabilidade da Seção 15

A Seção 15 do Lanham Act fixa cinco condições:

• A marca está registrada no Registro Principal. Marcas do Registro Suplementar (Supplemental Register) não se qualificam.
• A marca está em uso contínuo no comércio há cinco anos consecutivos após a data do registro, para os produtos e serviços indicados na declaração.
• Não houve nenhuma decisão final desfavorável à sua titularidade da marca ou ao seu direito de registrá-la ou mantê-la.
• Nenhum procedimento envolvendo esses direitos está pendente no USPTO ou em um tribunal.
• A marca não é, nem se tornou, o nome genérico dos produtos.

A declaração deve ser apresentada no prazo de um ano após o fim de qualquer período de cinco anos de uso contínuo. Se você protocolar no sexto ano, os cinco anos contados são do primeiro ao quinto, ou qualquer período posterior de cinco anos. Se o uso foi interrompido, a contagem recomeça, e você protocola quando um novo período de cinco anos estiver completo. O protocolo é feito por produto e serviço: reivindique a incontestabilidade apenas para os itens que estiveram em uso contínuo durante todo o período.

O que a incontestabilidade muda

Pela Seção 33(b), um registro incontestável é prova conclusiva da validade da marca, da sua titularidade e do seu direito exclusivo de usá-la para os produtos registrados. O efeito prático, confirmado pela Suprema Corte em Park ‘N Fly v. Dollar Park and Fly, é que o réu não pode mais alegar que a marca nunca deveria ter sido registrada por ser meramente descritiva e não ter significado secundário (secondary meaning). Para uma marca que está perto da linha do caráter descritivo, esse é o ataque com maior chance de sucesso, e a incontestabilidade o elimina.

O efeito também se estende aos procedimentos no TTAB. Depois do quinto aniversário, um pedido de cancelamento não pode se basear no caráter descritivo nem na probabilidade de confusão com uma marca anterior, uma mudança que descrevemos no nosso texto sobre os fundamentos do cancelamento de marca. A incontestabilidade não cria esse corte de cinco anos, mas consolida o resultado no litígio judicial, em que um tribunal poderia, de outra forma, ainda examinar a questão.

Contra o que ela não protege

A Seção 33(b) lista as defesas que sobrevivem, e a lista é longa:

• O registro ou a condição de incontestável foi obtido por fraude.
• A marca foi abandonada.
• A marca está sendo usada para falsear a origem dos produtos.
• O uso feito pelo réu é um uso leal descritivo (descriptive fair use) do seu próprio nome ou de um termo no seu sentido comum.
• O réu adotou e usou a marca antes do seu registro, em uma área limitada onde continua a usá-la.
• A marca é funcional.
• Defesas de equidade, como inércia prolongada (laches), estoppel e aquiescência.

O caráter genérico também continua plenamente disponível, porque um termo genérico não pode ser marca de forma alguma. E a incontestabilidade não diz nada sobre violação. Ela estabelece que a sua marca é válida; não estabelece que a marca do réu é semelhante a ponto de causar confusão, nem transforma uma marca fraca em forte para essa análise. Um tribunal que pondere os fatores de probabilidade de confusão continuará a tratar uma marca com viés descritivo como comercialmente mais fraca do que uma marca arbitrária.

Por fim, ela não altera o calendário de renovação. Uma declaração da Seção 8 continua devida entre o nono e o décimo ano e, depois, a cada dez anos, como explicado em quando vence a declaração da Seção 8. Um registro incontestável que perde uma renovação é cancelado como qualquer outro.

Momento certo e protocolos combinados

O momento conveniente é a primeira janela da Seção 8, entre o quinto e o sexto aniversário, porque as provas de uso que você reúne para a Seção 8 são as mesmas que sustentam a Seção 15. O USPTO aceita uma declaração combinada das Seções 8 e 15 em um único envio. Se o uso não tiver sido contínuo durante os cinco anos completos nesse momento, protocole apenas a Seção 8 e apresente a Seção 15 depois, quando algum período de cinco anos de uso contínuo tiver sido cumprido. Não há prazo para a Seção 15 em si, desde que o registro esteja em vigor e a janela de um ano após um período qualificado de cinco anos seja respeitada.

Registros obtidos pelo Protocolo de Madri, com base na Seção 66(a), também podem receber uma declaração da Seção 15 quando cumprirem o mesmo requisito de cinco anos de uso no comércio dos EUA.

Erros que enfraquecem o protocolo

O mais prejudicial é alegar cinco anos de uso contínuo para produtos que foram retirados por uma temporada e relançados, ou para uma lista inteira de produtos quando apenas o produto principal foi vendido continuamente. Uma declaração da Seção 15 falsa pode ser atacada como fraude, o que põe em risco o registro inteiro, e não apenas a condição de incontestável. O segundo é protocolar enquanto há um pedido de cancelamento ou uma ação por violação pendente; a declaração é indevida e será recusada ou contestada mais tarde. O terceiro é protocolar em nome do titular errado depois de uma cessão não registrada, algo que vemos com frequência em empresas que se reorganizaram sem atualizar os registros do USPTO.

Titulares que estão defendendo uma marca também devem ler os limites da lei antes de se apoiar na incontestabilidade em uma notificação extrajudicial. A nossa equipe de defesa de marcas e procedimentos no TTAB vê notificações que anunciam um registro incontestável como se isso encerrasse a discussão, quando a verdadeira defesa do destinatário é o abandono de parte da lista de produtos, algo que a incontestabilidade nunca alcançou.

Se o seu registro completou cinco anos de uso contínuo, a Capitol Law Partners pode confirmar quais produtos se qualificam e protocolar a declaração da Seção 15 junto com a da Seção 8, para que um protocolo reforce o outro. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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