Como funciona o Protocolo de Madri para titulares de marcas nos EUA?

O Protocolo de Madri não cria uma marca mundial. Ele cria um único pedido internacional, apresentado pelo USPTO e registrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, ou WIPO na sigla em inglês), que cada país designado por você examina depois segundo a sua própria lei. Você tem um único protocolo, um único idioma, um único conjunto de taxas em francos suíços e uma única data de renovação. Em troca, os seus direitos no exterior dependem do seu pedido ou registro nos EUA por cinco anos, e os produtos que você pode reivindicar no exterior ficam limitados ao que o seu protocolo nos EUA abrange. O trabalho de Protocolo de Madri e registro internacional de marca que fazemos na Capitol Law Partners começa por testar se essa troca se ajusta aos mercados do cliente.

Quem pode protocolar pelo USPTO e com base em quê

Para usar o USPTO como escritório de origem, você precisa ser cidadão americano, ser domiciliado nos Estados Unidos ou ter aqui um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo. Uma empresa constituída em Delaware sem operações nos EUA não se qualifica automaticamente pelo critério do estabelecimento, por isso confirme a base antes de contar com ela.

Você também precisa de uma marca de base: um pedido pendente nos EUA ou um registro concedido nos EUA, em nome do mesmo titular, para a mesma marca. O pedido internacional pode listar produtos e serviços que não sejam mais amplos que os da marca de base e, como as descrições americanas tendem a ser mais restritas do que as aceitas no exterior, o pedido internacional herda essa restrição. Esse é um dos principais motivos para considerar pedidos nacionais diretos em alguns países, uma comparação que apresentamos em Protocolo de Madri ou pedido nacional direto.

Passo a passo: do USPTO à OMPI e a cada país

1. Apresente o pedido internacional pelo sistema eletrônico do USPTO, designando os países que você quer e pagando a taxa de certificação do USPTO mais as taxas da OMPI.
2. O USPTO verifica se a marca, o titular e os produtos correspondem aos da marca de base e certifica o pedido para a OMPI. Se a OMPI o receber dentro de dois meses do recebimento pelo USPTO, a data do registro internacional é a data em que o USPTO o recebeu.
3. A OMPI faz apenas o exame de formalidades, registra o registro internacional, publica-o na Gazeta da OMPI (WIPO Gazette) e notifica cada escritório designado.
4. Cada escritório designado examina a marca segundo a sua própria lei. Ele tem 12 meses, ou 18 meses nos países que optaram pelo prazo mais longo, para emitir uma recusa provisória. O silêncio dentro desse prazo significa que a proteção foi concedida.
5. Se um escritório emitir uma recusa provisória, você responde conforme o procedimento daquele país, normalmente por meio de um advogado local que contratamos e supervisionamos. Uma recusa em um país não tem efeito nos demais.

Cada país passa então a tratar a extensão como o equivalente a um registro nacional, sujeita às suas próprias exigências de uso e às suas próprias regras sobre oposições de partes locais.

Dependência, ataque central e transformação

Por cinco anos a partir da data do registro internacional, o registro internacional depende da marca de base nos EUA. Se o pedido nos EUA for recusado ou abandonado, ou se o registro nos EUA for cancelado ou restringido nesse período, o registro internacional cai na mesma medida, assim como todas as designações que dependiam dele. Isso se chama ataque central (central attack), e é o principal risco estrutural do sistema de Madri. Um concorrente que queira eliminar a sua marca em vários países de uma só vez pode fazer isso atacando o único protocolo nos EUA.

A alternativa é a transformação. Dentro de três meses após o cancelamento do registro internacional, você pode apresentar em cada país afetado um pedido nacional que mantém a data original. A transformação preserva a prioridade, mas custa um pedido nacional completo em cada país, então é um resgate caro, e não gratuito. A defesa prática é verificar cuidadosamente a disponibilidade da marca nos EUA antes de protocolar no exterior; a nossa análise de busca de anterioridade de marca é por onde uma estratégia de Madri deve começar.

Depois do registro: renovações, inclusões e alterações

O registro internacional dura dez anos e é renovado de forma centralizada pela OMPI para todas as designações de uma só vez. Você pode acrescentar países depois, por designação posterior, o que é útil quando uma empresa se expande mercado a mercado. Alterações de titularidade, nome e endereço são registradas uma única vez na OMPI e se refletem em todos os escritórios designados, desde que o novo titular também tenha direito de usar o sistema de Madri.

Dois pontos de manutenção passam despercebidos com facilidade. O registro de base nos EUA continua com os seus próprios prazos das Seções 8 e 9, descritos em quando vence a declaração da Seção 8, e deixá-lo caducar dentro do período de dependência de cinco anos provoca o ataque central. Além disso, vários países exigem uso dentro de um prazo definido após o registro, muitas vezes de três a cinco anos, sob pena de o registro local ficar vulnerável a cancelamento por falta de uso. A renovação centralizada mantém o registro em vigor; ela não cumpre as regras locais de uso.

Custos e quando Madri é adequado

As taxas são uma taxa básica, uma taxa por país, que é uma taxa complementar padrão ou uma taxa individual fixada por aquele país, e, em alguns casos, uma taxa suplementar por classes adicionais. A OMPI publica uma calculadora de taxas; consulte-a em vez de confiar nos valores de qualquer artigo. Como não é preciso advogado local, a menos que haja uma recusa, Madri costuma ser mais barato do que pedidos nacionais separados quando você designa vários países e a marca não tende a receber recusas.

Madri é menos adequado quando o seu mercado principal não é membro, quando você precisa de descrições de produtos mais amplas do que a marca de base nos EUA permite ou quando a própria marca de base é vulnerável. Empresas com mais do que alguns pedidos no exterior geralmente administram a combinação de registros por Madri e nacionais por meio do nosso serviço de gestão de portfólio de PI, para que as datas de dependência, os prazos locais de uso e as renovações fiquem em um único controle de prazos.

Se você planeja estender uma marca americana para o exterior, a Capitol Law Partners pode confirmar a sua elegibilidade, ajustar a descrição dos produtos, selecionar os países e apresentar o pedido pelo Protocolo de Madri por meio do USPTO. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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