Como apresentar oposição a um pedido de marca no TTAB

O prazo começa a correr no dia em que o USPTO publica um pedido na Official Gazette. A partir dessa data, você tem 30 dias para apresentar oposição a um pedido de marca ou para pedir mais tempo e, se não fizer nem uma coisa nem outra, a marca segue rumo ao registro. O USPTO não vai avisar você. A única forma de saber que uma marca conflitante foi publicada é monitorar as publicações, e é por isso que a maioria dos titulares de marcas que recorrem à nossa área de oposições no TTAB e defesa de marcas começa com um serviço de monitoramento, e não com um protocolo.

A oposição é um procedimento perante o Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB). Ela é decidida com base em autos escritos por juízes administrativos de marcas, e a única pergunta é se o pedido deve ser registrado. O TTAB não pode impedir ninguém de usar uma marca nem conceder indenização. Tenha esse limite em mente desde o primeiro dia, porque ele define o que uma oposição pode alcançar.

Quando é possível apresentar oposição a um pedido de marca

A janela de 30 dias corre a partir da data de publicação impressa na Official Gazette. Dentro dessa janela, você pode apresentar um aviso de oposição (notice of opposition) ou um pedido de prorrogação de prazo. A primeira prorrogação é concedida rotineiramente, e as seguintes podem estender o período total até 180 dias a partir da publicação, embora exijam justa causa ou o consentimento por escrito do requerente. As prorrogações são úteis quando você quer enviar uma notificação extrajudicial e negociar antes de se comprometer com um protocolo, mas cada pedido de prorrogação tem o seu próprio prazo, e perder qualquer um deles extingue o seu direito de apresentar oposição.

Se o pedido ainda não foi publicado, uma manifestação de terceiros (letter of protest) é uma opção mais barata. Você apresenta provas relevantes para a registrabilidade, como o seu registro anterior, e o USPTO decide se as encaminha ao examinador. Você não participa mais do processo. Uma letter of protest apresentada antes da publicação pode levar a uma recusa que torna a oposição desnecessária, por isso verifique a situação do pedido antes de decidir qual ferramenta usar. O nosso trabalho de busca de anterioridade de marca muitas vezes encontra pedidos pendentes exatamente nesta fase.

Quem tem legitimidade e com base em quais fundamentos

Você precisa ter um interesse real no resultado e uma convicção razoável de que o registro lhe causaria prejuízo. A base usual é ser titular de um registro anterior ou ter usado antes uma marca semelhante para produtos relacionados. Um concorrente sem marca própria ainda pode ter legitimidade com base em alguns fundamentos, como o caráter descritivo, se tiver uma necessidade comercial de usar o termo.

Os fundamentos vêm do Lanham Act. Os mais comuns são:

• Probabilidade de confusão com uma marca que você usou ou registrou primeiro.
• Caráter meramente descritivo, ou genérico, do termo pedido.
• Diluição de uma marca famosa por enfraquecimento ou maculação.
• Ausência de intenção genuína (bona fide) de usar a marca quando o pedido foi feito.
• Fraude perante o USPTO no pedido.

A prioridade decide a maioria dos casos de confusão. Se o requerente usou a marca dele antes de você usar a sua, a sua oposição provavelmente vai fracassar, mesmo que as marcas sejam quase idênticas. Reúna a sua prova de uso com a data mais antiga antes de alegar qualquer coisa.

O que acontece depois que você apresenta o aviso de oposição

O aviso é apresentado pelo sistema ESTTA do TTAB e deve expor cada fundamento com fatos suficientes para sustentá-lo. O TTAB então emite uma decisão de instauração com o cronograma completo. O requerente tem um prazo fixo para apresentar defesa e pode formular um pedido reconvencional para cancelar o seu próprio registro, o que é um dos motivos para avaliar as vulnerabilidades do seu registro antes de protocolar.

O cronograma se desenvolve em etapas:

1. Uma conferência de discovery entre as partes, seguida das divulgações iniciais.
2. Produção de provas (discovery): interrogatórios, pedidos de documentos, pedidos de confissão e depoimentos, conforme o cronograma do TTAB.
3. Divulgação de peritos e divulgações pré-julgamento.
4. Períodos de instrução (testimony periods), em que cada lado apresenta provas por declaração ou por deposição e documentos por meio de notices of reliance.
5. Memoriais, uma sustentação oral facultativa e uma decisão por escrito.

Não há audiência de julgamento presencial. Os juízes leem os autos e os memoriais. A prova que você deixar de apresentar no seu período de instrução não é considerada, o que pega de surpresa as partes que tratam a oposição como uma notificação extrajudicial com número de processo. A parte vencida pode recorrer ao Tribunal de Apelações do Circuito Federal (Federal Circuit) com base nos autos ou propor uma ação civil em um tribunal distrital, onde novas provas são admitidas.

Acordos e alternativas mais rápidas

A maioria das oposições termina em acordo. Um acordo de coexistência, uma alteração que restringe os produtos do requerente ou uma desistência com consentimento resolve o conflito sem decisão. O TTAB suspende o procedimento enquanto vocês negociam. Pense bem antes de assinar um acordo de coexistência, porque uma cláusula que parecia inofensiva na época pode bloquear a sua própria expansão para novos produtos ou territórios anos depois.

Se os dois lados querem uma decisão, mas não um processo completo, a Accelerated Case Resolution permite que as partes acordem um cronograma mais curto e um conjunto de provas no estilo de julgamento antecipado (summary judgment). Ela se adapta a casos em que os fatos não são seriamente controvertidos e a questão é jurídica, como saber se duas marcas são semelhantes a ponto de causar confusão.

Erros comuns que derrubam uma oposição

O primeiro é protocolar sem verificar a prioridade. O segundo é alegar todos os fundamentos disponíveis em vez dos dois que você consegue provar, porque alegações fracas custam tempo de discovery e credibilidade. Deixar o seu próprio registro caducar no meio do procedimento é um terceiro erro, mais silencioso; um pedido reconvencional ou um protocolo da Seção 8 perdido pode deixar você sem marca para invocar. E enviar uma notificação extrajudicial agressiva antes de confirmar a sua posição pode levar o requerente a processar primeiro, em um foro de sua escolha, um risco que discutimos no nosso texto sobre notificações extrajudiciais por uso de marca.

Por fim, lembre-se de que vencer uma oposição mantém a marca fora do registro. Isso não tira a marca do mercado. Se o requerente continuar a usá-la, você precisará de uma ação na Justiça Federal e, se a marca já estiver registrada quando você agir, o caminho passa a ser um procedimento de cancelamento de marca.

Se uma marca conflitante acabou de ser publicada, ou se você recebeu um aviso de oposição contra o seu próprio pedido, a Capitol Law Partners pode revisar a data de publicação, as suas provas de prioridade e os fundamentos mais sólidos antes que o prazo se esgote. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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