Expungement ou reexamination de marca: qual pedido apresentar?

Um registro que bloqueia o seu pedido só é tão forte quanto o uso que o sustenta. Se o titular nunca vendeu os produtos listados nos Estados Unidos, um pedido de expungement de marca pode retirar esses produtos do registro sem um único depoimento. Se os produtos foram vendidos, mas não na data em que o titular declarou sob juramento, a reexamination faz o mesmo trabalho. Ambos são procedimentos ex parte criados pelo Trademark Modernization Act (TMA) de 2020, e ambos são as primeiras ferramentas que a equipe de defesa de marcas e expungement da Capitol Law Partners considera quando um registro citado parece vazio.

A diferença entre os dois se resume a uma pergunta: a marca chegou a ser usada para esses produtos, ou apenas não estava em uso na data relevante? Essa resposta, somada à idade do registro, indica qual pedido apresentar.

Por que o Trademark Modernization Act criou esses pedidos

Durante anos, o cadastro se encheu de registros que reivindicavam produtos que ninguém vendia. Muitos vinham de requerentes estrangeiros que registraram nos Estados Unidos sem comprovar uso, e alguns pedidos baseados em uso se apoiavam em provas de uso (specimens) adulteradas. Eliminá-los exigia um cancelamento completo perante o Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB), com discovery, depoimentos e memoriais. Muitas vezes, os requerentes desistiam e escolhiam outro nome.

O expungement e a reexamination mudaram isso. O requerente apresenta provas da falta de uso, o Diretor do USPTO decide se instaura o procedimento e, a partir daí, a questão fica entre o USPTO e o titular do registro. O requerente paga uma taxa por classe e depois sai de cena.

Expungement de marca: a marca nunca foi usada

O expungement se aplica quando a marca nunca foi usada no comércio para alguns ou todos os produtos ou serviços listados. Ele pode ser pedido entre o terceiro e o décimo aniversário da data do registro. O alvo típico é um registro obtido pela Seção 44(e), com base em um registro estrangeiro, ou pela Seção 66(a), por meio do Protocolo de Madri, porque esses titulares não precisavam demonstrar uso nos EUA antes de registrar. Um registro baseado em uso também pode sofrer expungement se o uso alegado nunca aconteceu.

A palavra decisiva é “nunca”. Se o titular vendeu os produtos uma vez, ainda que por pouco tempo, o expungement fracassa para esses produtos e o seu remédio passa a ser um cancelamento por abandono, que tratamos no nosso texto sobre os fundamentos do cancelamento de marca.

Reexamination: a marca não estava em uso na data relevante

A reexamination se aplica apenas a registros concedidos com base em uso, pela Seção 1. A pergunta é se a marca estava em uso no comércio para os produtos listados na data relevante. Para um pedido apresentado com base em uso, essa é a data do pedido. Para um pedido com base em intenção de uso (intent-to-use), é a data em que o requerente apresentou a alegação de uso (amendment to allege use) ou o fim do prazo para apresentar a declaração de uso (statement of use). O pedido de reexamination deve ser apresentado nos primeiros cinco anos após o registro.

A reexamination se adapta ao caso em que o titular lançou o produto tarde, ou alegou uso para uma linha inteira de produtos quando apenas um item estava à venda, ou apresentou uma prova de uso que era uma montagem, e não uma foto de produtos no comércio.

O que o pedido deve conter

O USPTO espera uma investigação razoável, e não um palpite. O pedido inclui uma declaração verificada que descreve o que você pesquisou e o que encontrou, com as provas anexadas, para cada produto ou serviço contestado. Uma investigação razoável normalmente inclui:

• Pesquisas no site do titular, em marketplaces on-line e em lojas de aplicativos.
• Versões arquivadas dessas páginas ao longo do período relevante.
• Diretórios comerciais, listas de distribuidores e fontes do setor.
• Consultas aos registros empresariais estaduais e, quando justificado, uma tentativa de compra dos produtos feita por um investigador.

Uma única pesquisa malsucedida no Google não basta. O Diretor só instaura o procedimento se as provas demonstrarem um caso prima facie de falta de uso para os produtos contestados, e um pedido frágil é simplesmente indeferido, sem recurso. A mesma investigação também alimenta o seu dossiê de busca de anterioridade de marca, porque mostra quanto risco real a marca citada representa.

O que acontece depois da instauração

Se o Diretor instaurar o procedimento, o USPTO emite uma office action ao titular exigindo prova de uso para cada produto contestado ou, no caso do expungement, prova de falta de uso justificável (excusable nonuse). Em vez disso, o titular pode excluir os produtos. No momento em que este texto foi escrito, o prazo de resposta é curto, geralmente de três meses, com uma prorrogação disponível mediante taxa, então os titulares que ignoram a correspondência do USPTO perdem rapidamente. Se o titular não responder, ou se as provas dele forem insuficientes, os produtos contestados são excluídos do registro. Se todos os produtos listados caírem, o registro é cancelado.

O titular pode recorrer de uma decisão desfavorável ao TTAB e, depois, ao Tribunal de Apelações do Circuito Federal (Federal Circuit). O requerente não tem mais nenhum papel, e essa é a contrapartida de um procedimento sem discovery.

Como escolher entre expungement, reexamination e cancelamento

Siga esta ordem de perguntas. O registro tem entre três e dez anos e os produtos nunca foram vendidos? Expungement. Tem menos de cinco anos, é baseado em uso e os produtos não estavam à venda na data do pedido ou do uso? Reexamination. A sua queixa vai além da falta de uso e envolve prioridade, caráter descritivo, fraude ou abandono depois de um uso real? Só um cancelamento perante o TTAB alcança essas questões.

Mais dois pontos. Depois que o USPTO conclui um expungement ou uma reexamination sobre determinados produtos, nenhum novo pedido do mesmo tipo pode ser apresentado sobre esses produtos, então apresente o pedido uma única vez, com tudo o que você tem. E o titular que enfrenta um desses pedidos deve verificar imediatamente o seu próprio histórico de manutenção; a prova de uso de que você precisa para se defender de uma reexamination é a mesma que será exigida no seu próximo protocolo da Seção 8, que descrevemos em quando vence a declaração da Seção 8. Titulares que mantêm essas provas atualizadas, com um acompanhamento como o do nosso serviço de renovação e manutenção de marcas, raramente perdem produtos que de fato vendem.

Se um registro que parece sem uso está bloqueando o seu pedido, a Capitol Law Partners pode conduzir a investigação, escolher o pedido certo e preparar as provas que o Diretor espera ver. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

Precisa de ajuda com este tema? Veja nossa página de expungement, reexamination e procedimentos no TTAB ou agende uma consulta.