Quando é possível pedir o cancelamento de um registro de marca?

A data que importa é o quinto aniversário do registro. Antes dela, um procedimento de cancelamento de registro de marca pode se basear em qualquer fundamento que teria impedido o registro da marca desde o início. Depois dela, a Seção 14 do Lanham Act limita você a uma lista curta, principalmente caráter genérico, abandono, fraude e funcionalidade. Por isso, a primeira coisa a verificar quando um registro está no seu caminho é a data do registro, e a segunda é a prova de que a marca está ou não em uso. A equipe de cancelamentos e procedimentos no TTAB da Capitol Law Partners começa todo caso por esses dois fatos.

O cancelamento é apresentado ao Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB), e não a um tribunal judicial. O TTAB decide se o registro deve permanecer no cadastro e nada mais. Ele não pode ordenar que o titular deixe de usar a marca nem que pague indenização. Se você precisa desses remédios, o cancelamento é uma peça de um plano maior, que pode incluir uma ação com base no Lanham Act na Justiça Federal.

Para que serve um procedimento de cancelamento de marca

A maioria dos pedidos de cancelamento é apresentada por um de três motivos. Um registro foi citado contra o seu próprio pedido e você precisa eliminá-lo para conseguir registrar. Um titular enviou a você uma notificação extrajudicial e você quer atacar a base da reclamação. Ou você já está em litígio e um pedido reconvencional de cancelamento abre uma segunda frente.

Quem pede o cancelamento precisa demonstrar legitimidade para propor a ação: um interesse real no resultado e uma convicção razoável de que sofrerá prejuízo. Um pedido recusado com base no registro normalmente atende a esse requisito. O mesmo vale para o uso anterior de uma marca semelhante para produtos relacionados.

Fundamentos nos primeiros cinco anos

Durante essa janela, você pode alegar qualquer fundamento que teria impedido o registro. Na prática, isso significa:

• Prioridade e probabilidade de confusão: você usou ou registrou primeiro uma marca semelhante a ponto de causar confusão.
• Caráter meramente descritivo, ou o fato de a marca ser principalmente um sobrenome ou geograficamente descritiva.
• Diluição de uma marca famosa.
• Ausência de intenção genuína (bona fide) de usar a marca quando o pedido foi feito.
• A marca não estava em uso quando um pedido baseado em uso afirmou que estava.

A prioridade é o centro da maioria desses casos. Você precisará de provas datadas do seu primeiro uso no comércio: faturas, publicidade datada, páginas da web arquivadas, registros de envio. O titular se beneficia da data do pedido como uso presumido (constructive use), então o seu uso precisa ser anterior a esse pedido, e não apenas ao registro.

Fundamentos depois de cinco anos

Quando o registro ultrapassa o quinto aniversário, a confusão e o caráter descritivo deixam de estar disponíveis, e uma declaração de incontestabilidade da Seção 15 torna isso definitivo também no litígio judicial. O que resta:

• Caráter genérico: a marca se tornou o nome comum dos produtos.
• Abandono: o uso parou sem intenção de ser retomado.
• Fraude: o titular fez conscientemente uma declaração falsa e relevante ao USPTO para obter ou manter o registro.
• Funcionalidade: a característica reivindicada é essencial para o uso do produto ou afeta o seu custo ou a sua qualidade.
• Falsa indicação da origem (misrepresentation of source) e um fundamento mais recente, criado pelo Trademark Modernization Act, para marcas nunca usadas no comércio.

A fraude é alegada com frequência e comprovada raramente. Você precisa demonstrar que o titular teve a intenção de enganar o USPTO, e não apenas que uma declaração se revelou errada. Uma prova de uso (specimen) mal feita ou uma lista de produtos ampla demais não constitui fraude por si só. O nosso texto sobre a incontestabilidade da Seção 15 explica quais ataques sobrevivem a essa declaração e quais não sobrevivem.

Como provar o abandono

O abandono é o fundamento mais útil depois dos cinco anos, porque muitos registros cobrem produtos que desapareceram silenciosamente. A lei trata três anos consecutivos sem uso como prova prima facie de abandono. Depois que você demonstra esses três anos, o ônus passa ao titular, que precisa provar o uso contínuo ou uma intenção de retomar o uso que existia durante o intervalo.

As provas vêm dos próprios registros do titular e de fontes públicas: a ausência do produto no site e nos catálogos dele, páginas da web arquivadas ao longo do tempo, declarações de distribuidores, imprensa especializada e compras de teste feitas por investigadores que não se concretizam. O uso simbólico (token use) montado para manter um registro não conta, e a vaga esperança do titular de relançar o produto algum dia não é uma intenção de retomar o uso.

Se o registro lista vários produtos e apenas alguns ficaram inativos, você pode pedir o cancelamento parcial desses itens. Muitas vezes, isso é tudo de que você precisa para liberar o caminho para o seu próprio pedido.

Como funcionam o pedido e o procedimento

O pedido é apresentado pelo sistema ESTTA, com a taxa do TTAB para cada classe contestada. O titular deve apresentar defesa dentro do prazo fixado na decisão de instauração, ou será considerado revel. A partir daí, o caso segue o mesmo trilho de uma oposição: conferência de discovery, divulgações, produção de provas por escrito e depoimentos, períodos de instrução, memoriais e uma decisão de um colegiado de juízes administrativos de marcas. A estrutura está descrita no nosso guia sobre oposição a um pedido de marca; a única diferença é que você ataca um registro, e não um pedido.

Espere um pedido reconvencional. Um titular que tenha um registro próprio contra a sua marca muitas vezes vai usá-lo. Revise os seus próprios registros em busca de vulnerabilidades, inclusive se você está mantendo em dia os protocolos da Seção 8, antes de protocolar.

Caminhos mais baratos para verificar primeiro

Um cancelamento completo envolve discovery e pode durar muito tempo. Se a sua única queixa é que a marca nunca foi usada, ou não estava em uso na data que o titular afirmou, um pedido ex parte de expungement ou de reexamination pode resolver a questão sem nenhum procedimento contencioso. Comparamos os dois em expungement ou reexamination de marca. E, se o titular for uma pequena empresa que já mudou de ramo, uma carta pedindo a renúncia voluntária ao registro ou um acordo de consentimento pode encerrar a questão em semanas. Se você ainda não apresentou o seu próprio pedido, a estratégia de registro de marca deve ser definida junto com o cancelamento, e não depois dele.

Se um registro está bloqueando a sua marca, a Capitol Law Partners pode verificar a data do registro, investigar o uso da marca e recomendar o procedimento mais restrito que libere o caminho. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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