Como uma reclamação UDRP recupera um nome de domínio?

Alguém registrou suamarca.com, ou uma variação com erro de grafia, e está exibindo anúncios nele ou redirecionando o tráfego para um concorrente. Você não precisa entrar com uma ação judicial. Uma reclamação UDRP, apresentada com base na Política Uniforme de Solução de Disputas de Nomes de Domínio (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) que todo registrador de .com, .net, .org e da maioria dos outros domínios genéricos de primeiro nível aceita, pode determinar a transferência do domínio para você em poucos meses, com base em autos escritos. O problema é o ônus da prova: você precisa provar os três elementos da Política, e o terceiro, a má-fé, é onde a maioria das reclamações fracassa. A área de defesa de marcas e disputas de domínio da Capitol Law Partners trata o conjunto de provas como o caso inteiro, porque ele é.

O que uma reclamação UDRP pode conseguir para você

Apenas dois remédios: a transferência do domínio para você ou o cancelamento do registro. Nada de indenização, de reembolso de custas ou de ordem que proíba condutas futuras. A decisão vincula o registrador, que a cumpre transferindo o domínio, então você não precisa ir atrás de quem o registrou.

A Política abrange os domínios genéricos de primeiro nível. Domínios de código de país, como .us, .uk ou .tr, têm as suas próprias políticas de solução de disputas, algumas inspiradas na UDRP e outras não, por isso verifique as regras da extensão específica antes de protocolar.

Os três elementos que você precisa provar

O parágrafo 4(a) da Política exige que você demonstre que:

1. O nome de domínio é idêntico ou semelhante, a ponto de causar confusão, a uma marca sobre a qual você tem direitos.
2. Quem registrou o domínio não tem direitos nem interesses legítimos sobre ele.
3. O nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má-fé.

O primeiro elemento costuma ser fácil. Uma marca registrada resolve a questão dos direitos, e os painéis comparam a marca com o nome de segundo nível do domínio, ignorando a extensão. Direitos de direito consuetudinário (common law) podem bastar, mas você terá de prová-los com provas de uso e de reconhecimento, o que é mais um motivo para ter um registro obtido com a nossa área de registro de marcas antes que surja uma disputa.

O segundo elemento se prova demonstrando a ausência dos interesses legítimos habituais: quem registrou o domínio não é conhecido por esse nome, não oferece de boa-fé produtos com esse nome e não faz uso legítimo não comercial ou uso leal (fair use). Depois que você faz essa demonstração, o ônus passa a quem registrou, que precisa provar o contrário.

O terceiro elemento é a briga. A má-fé precisa existir tanto no registro quanto no uso. A Política lista exemplos: registrar o domínio principalmente para vendê-lo a você por mais do que os custos efetivamente gastos, registrá-lo para impedir que você reflita a sua marca em um domínio, registrá-lo para prejudicar um concorrente ou usá-lo para atrair usuários com fins comerciais por meio de confusão com a sua marca. O momento importa muito. Se o domínio foi registrado antes de os seus direitos de marca existirem, os painéis raramente reconhecem registro de má-fé, e a reclamação vai fracassar, seja qual for o uso atual do domínio.

Provas que ganham ou perdem o caso

Monte o dossiê antes de protocolar:

• O seu certificado de registro, ou prova datada dos seus direitos de common law.
• Capturas de tela do conteúdo atual do domínio e versões arquivadas ao longo do tempo.
• O histórico de registro, mostrando quando quem registrou adquiriu o domínio em relação ao seu primeiro uso.
• Qualquer oferta de venda do domínio e qualquer correspondência.
• Provas de um padrão: outros domínios do mesmo titular que copiam marcas conhecidas.
• Para um domínio estacionado ou inativo, fatos que sustentem a manutenção passiva de má-fé (passive holding), como o caráter distintivo da sua marca e o uso de um serviço de privacidade para ocultar a identidade de quem registrou.

Uma reclamação com vinte documentos anexos e uma cronologia clara tende a ter sucesso. Uma reclamação que apenas recita os três elementos e anexa um certificado de registro tende a não ter.

Como o processo funciona

Você apresenta a reclamação a um provedor credenciado, na maioria das vezes o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (WIPO) ou o Forum, e paga a taxa do provedor, que depende do número de domínios e da escolha entre um painel de um ou de três membros. O provedor verifica se a reclamação cumpre os requisitos, e o registrador bloqueia o domínio para que ele não possa ser transferido a terceiros. Quem registrou o domínio tem então 20 dias para responder. Muitos nunca respondem, mas a revelia não vence o caso automaticamente; o painel ainda examina as suas provas à luz dos três elementos.

O painel emite uma decisão por escrito pouco depois de ser nomeado. Se ordenar a transferência, o registrador espera 10 dias úteis antes de cumpri-la, para que quem registrou o domínio possa propor uma ação judicial, se quiser. Se nenhuma ação for proposta, o domínio passa para você.

Quando o URS ou uma ação federal é mais adequado

O Uniform Rapid Suspension (URS) é um procedimento mais rápido e mais barato, disponível para os domínios genéricos de primeiro nível mais novos, e não para .com. Ele exige prova clara e convincente, e o único remédio é a suspensão do domínio pelo restante do prazo de registro. Ele se adapta a casos evidentes em que você simplesmente quer tirar o site do ar.

O Anticybersquatting Consumer Protection Act permite processar na Justiça Federal quem registra, negocia ou usa um domínio semelhante à sua marca a ponto de causar confusão, com a intenção de má-fé de lucrar com isso. A via judicial é mais lenta e mais cara, mas oferece indenização, inclusive indenização legal prefixada (statutory damages) por domínio, honorários advocatícios em casos excepcionais e uma ação in rem contra o próprio domínio quando quem o registrou não pode ser localizado ou está fora da jurisdição dos EUA. A nossa equipe de contencioso de PI e resolução de disputas cuida dessas ações quando os limites da UDRP não atendem ao caso.

Antes de protocolar

Pense se uma notificação extrajudicial ajuda ou atrapalha. Uma notificação pode levar quem registrou o domínio, se for cooperativo, a entregá-lo, mas também pode levar um cybersquatter a transferir o domínio para um novo registrador ou para um novo titular de fachada antes que o bloqueio entre em vigor. Pesamos esse risco no nosso texto sobre notificações extrajudiciais de marca. Contra um ocupante de domínios reincidente, protocolar primeiro e deixar que o bloqueio do registrador fale por você costuma ser a melhor ordem. Verifique também se comprar o domínio discretamente, por meio de um intermediário, custaria menos do que o procedimento; às vezes custa, e a Política não exige que você tente.

Se um nome de domínio está se aproveitando da sua marca, a Capitol Law Partners pode avaliar a cronologia do registro, reunir as provas de má-fé e apresentar a reclamação ao provedor certo. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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