Os erros de propriedade intelectual que prejudicam startups quase nunca são exóticos. São sempre as mesmas poucas omissões, cometidas nos primeiros dezoito meses, quando ninguém tem tempo, e que aparecem dois ou três anos depois, durante uma rodada de investimento, uma aquisição ou uma disputa com um ex-cofundador. Cada uma tem uma solução barata se identificada cedo e uma solução cara se identificada tarde. Nossa atuação em direito de propriedade intelectual vê a mesma lista com frequência suficiente para que valha a pena publicá-la com a correção de cada item.

Erros de titularidade

Falta de cessão de PI dos fundadores

Código, designs e planos criados antes da constituição da empresa pertencem às pessoas que os criaram. Se um cofundador sai sem ter cedido esse trabalho à empresa, ele pode reivindicar direitos sobre o produto mais tarde. A solução na constituição é uma cessão de PI do fundador assinada junto com o contrato de compra de ações. A solução posterior é uma cessão confirmatória, que depende da cooperação do fundador que saiu e pode ter um custo para ser obtida. Nosso artigo sobre quem é dono da propriedade intelectual criada por funcionários e prestadores trata das regras padrão que se aplicam quando nada foi assinado.

Prestadores sem cláusula de cessão

Uma agência ou um freelancer que desenvolve seu aplicativo, logotipo ou site é o titular dos direitos autorais, a menos que um contrato escrito os transfira. Um pedido de compra e uma fatura não transferem nada. Todo contrato com prestadores precisa de uma cessão dos entregáveis redigida no tempo presente, além de uma cláusula de confidencialidade. Para trabalhos já feitos, peça ao prestador que assine uma breve cessão confirmatória enquanto a relação ainda é amigável.

Erros de marca

Escolher um nome sem busca de anterioridade

Fundadores escolhem um nome, compram o domínio, imprimem os produtos promocionais e só então descobrem que uma empresa de um setor vizinho tem um registro federal de algo confusamente semelhante. O resultado é um rebranding forçado depois que a marca começou a significar alguma coisa. Uma busca de anterioridade antes do compromisso custa uma fração disso. A página de busca de anterioridade e parecer de disponibilidade de marca descreve o que uma busca adequada cobre além de uma consulta rápida à base de dados do USPTO.

Esperar para protocolar

Nos Estados Unidos, os direitos de marca nascem do uso, mas um pedido federal fixa uma data de prioridade válida em todo o país e é o documento que compradores e investidores pedem. Um pedido com base em intenção de uso (intent-to-use) pode ser protocolado antes do lançamento. Empresas que esperam até depois do lançamento correm o risco de ver alguém que viu o anúncio do produto protocolar primeiro.

Protocolar no nome errado

Pedidos feitos no nome pessoal de um fundador, de uma entidade anterior ou de uma controladora no exterior criam dúvidas de titularidade que a due diligence vai apontar. A empresa operacional deve ser a requerente, e qualquer transferência deve ser averbada no USPTO com a cessão do fundo de comércio (goodwill).

Erros de software e conteúdo

Contaminação por licenças open source

Desenvolvedores incorporam bibliotecas sem verificar a licença. Licenças permissivas geralmente não causam problemas. Licenças copyleft, como a GPL e a AGPL, podem obrigar a empresa a divulgar o próprio código-fonte se a biblioteca for combinada com código proprietário de determinadas formas, e a varredura de código de um comprador vai encontrá-las. Adote cedo uma política de open source, mantenha um inventário de componentes (bill of materials) para cada produto e revise com um advogado qualquer componente copyleft antes de ele entrar em produção. Trocar uma biblioteca é simples no terceiro mês e penoso no trigésimo.

Deixar de registrar os direitos autorais dos ativos principais

Os direitos autorais são automáticos, mas o registro é obrigatório antes de processar alguém por uma obra americana e é a porta de entrada para a indenização legal (statutory damages) e os honorários advocatícios. Registrar o código principal, o site e o conteúdo central por volta do lançamento é barato e mantém aberta a opção de fazer valer os direitos. No caso de software, as regras de depósito permitem ocultar as partes que são segredo comercial, como explica nosso artigo sobre registro de direitos autorais de software.

Erros de manutenção e defesa dos direitos

Deixar os registros caducarem

Um registro de marca nos EUA exige uma declaração de uso contínuo da Seção 8 entre o quinto e o sexto aniversário, e uma renovação combinada das Seções 8 e 9 a cada dez anos. Se o prazo passar, o registro é cancelado. Coloque todos os prazos na agenda no dia em que o registro for concedido e designe alguém como responsável por essa agenda. Nossa página de gestão de portfólio de PI descreve como esse controle de prazos é mantido.

Ignorar uma carta de cessação e desistência

Uma carta de demanda na caixa de entrada é fácil de descartar como blefe. Algumas são. Muitas são o último passo antes do ajuizamento de uma ação, e o silêncio elimina qualquer chance de um resultado negociado. Leia nosso artigo sobre o que fazer ao receber uma carta de cessação e desistência antes de decidir não fazer nada.

Tratar informações confidenciais com descuido

A proteção de segredos comerciais depende de medidas razoáveis. Compartilhar o roadmap com um parceiro sem NDA, dar a todos os funcionários acesso a todos os repositórios e deixar que quem sai da empresa fique com o laptop por algumas semanas: cada uma dessas práticas enfraquece o argumento de que a informação foi algum dia tratada como secreta. As soluções são de política interna: NDAs como condição prévia para qualquer conversa sensível, acesso por função e um checklist de desligamento que revogue os acessos no último dia.

Uma revisão anual que identifica esses erros de propriedade intelectual

Nenhum desses itens leva muito tempo para ser verificado. Uma vez por ano, confirme que todas as pessoas que trabalharam no produto assinaram uma cessão, que todos os registros estão no nome da empresa operacional e com os prazos na agenda, que o inventário de open source está atualizado e que há NDAs arquivados para todas as partes externas que tiveram acesso a material confidencial. Fazer essa revisão antes de uma captação ou de uma venda, e não durante, é a diferença entre uma relação de ativos limpa e uma lista de condições para o fechamento.

Se alguma dessas lacunas parece familiar, uma consulta com a Capitol Law Partners pode priorizar as correções por custo e risco. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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Erros de propriedade intelectual em startups e como corrigi-los