Due diligence de propriedade intelectual: o que investidores verificam

A due diligence de propriedade intelectual raramente derruba um negócio por completo. O que ela faz é mover dinheiro: uma cessão ausente vira condição para o fechamento, uma dúvida não resolvida sobre open source vira uma retenção em escrow e uma marca registrada no nome pessoal do fundador vira uma indenização específica. O advogado do investidor monta uma lista de problemas e coloca um preço em cada um. Se você conhece a lista com antecedência, pode corrigir a maioria dos itens com algumas centenas de dólares em taxas de protocolo e uma semana de assinaturas, em vez de ceder valuation na mesa de negociação. Nossa atuação em direito de propriedade intelectual faz essa revisão para vendedores antes que o comprador a faça, exatamente por esse motivo.

Cadeia de titularidade de cada ativo central

A primeira pergunta é simples: a empresa realmente é dona do que diz ter? O advogado vai pedir contratos de cessão de invenções assinados por todos os funcionários, contratos de prestação de serviços com cláusula de cessão assinados por todos os freelancers e agências, e uma cessão de PI do fundador que cubra o trabalho feito antes da constituição da empresa. Ele vai comparar os nomes nesses documentos com o histórico de commits, os arquivos de design e os inventores indicados em qualquer pedido de patente.

As lacunas aqui são o achado mais comum e também o mais fácil de corrigir. Uma cessão confirmatória assinada agora sana um contrato que nunca foi assinado no primeiro ano, desde que a pessoa ainda possa ser localizada. Nosso artigo sobre quem é dono da propriedade intelectual criada por funcionários e prestadores explica quais regras padrão se aplicam quando nada foi assinado e por que a fórmula “I agree to assign” (concordo em ceder) é mais fraca do que uma cessão redigida no tempo presente.

Registros e sua situação

Em seguida vem a relação da PI registrada: registros e pedidos pendentes de marca no USPTO, registros de direitos autorais, patentes e pedidos de patente, e nomes de domínio. Para cada item, o advogado verifica o titular registrado, os produtos e serviços cobertos, os prazos de manutenção e se o registro corresponde à forma como a marca é usada de fato.

Três achados aparecem repetidamente. A marca foi depositada por um fundador, por uma LLC anterior ou por uma controladora estrangeira, e não pela entidade operacional. Um registro está chegando ao prazo da declaração de uso contínuo da Seção 8 (Section 8 declaration), entre o quinto e o sexto ano, e ninguém colocou isso na agenda. O nome do principal produto da empresa nunca passou por uma busca de conflitos, um problema que nossa página de busca de anterioridade e parecer de disponibilidade de marca trata em detalhe. Averbar as cessões e protocolar as declarações em atraso antes do início da due diligence tira os três itens da lista.

Licenças recebidas e open source

Tudo aquilo de que o produto depende mas que a empresa não possui é uma licença recebida (inbound license): software comercial, APIs, bases de dados, fontes tipográficas, imagens de banco e bibliotecas open source. O advogado quer ver os termos das licenças e confirmar que a empresa os respeita. Nas licenças pagas, as perguntas são se a licença pode ser transferida em uma mudança de controle e se os limites de uso foram ultrapassados.

O open source tem uma revisão própria. Licenças permissivas (MIT, Apache, BSD) raramente geram preocupação. Licenças copyleft (GPL, AGPL e semelhantes) podem exigir a divulgação do código-fonte de tudo o que incorpora a biblioteca, e o comprador vai rodar uma varredura no código para encontrá-las. A solução não é entrar em pânico, e sim ter um inventário de componentes (bill of materials) pronto, saber quais componentes estão presentes e conseguir explicar como cada um está isolado ou será substituído. Uma empresa que nunca pensou nisso passa o período de due diligence correndo atrás; uma empresa com uma política e um inventário atualizado responde em uma tarde.

Licenças concedidas e ônus

Todo contrato com clientes, acordo com revendedores e contrato de desenvolvimento que concede direitos sobre a PI da empresa é revisado quanto ao alcance. Os termos preocupantes são exclusividade (um cliente inicial recebeu uma licença exclusiva no seu setor?), titularidade de trabalhos personalizados (um contrato de serviços cedeu os entregáveis ao cliente?), cláusula de nação mais favorecida nos preços e depósito do código-fonte em escrow. Qualquer um desses pontos pode limitar o que o comprador poderá fazer depois do fechamento e terá seu preço calculado. Nosso artigo sobre os termos principais de um contrato de licenciamento de PI analisa as cláusulas que mais causam problemas na due diligence.

Práticas de proteção de segredos comerciais

Compradores que estão pagando por know-how proprietário querem ver que ele está protegido de fato. Eles vão pedir os acordos de confidencialidade assinados por funcionários, prestadores e fornecedores; a política de controle de acesso; os procedimentos de integração e desligamento; e provas de que esses procedimentos foram seguidos. Se a fórmula secreta foi compartilhada com parceiros sem um NDA, ou se ex-funcionários saíram com laptops que nunca foram recolhidos, o comprador vai descontar o valor do ativo ou pedir uma declaração que ele sabe que você não consegue fazer sem ressalvas.

Reivindicações, disputas e liberdade de operação

A última seção cobre tudo o que pode se tornar um passivo: cartas de cessação e desistência (cease and desist) enviadas ou recebidas, litígios pendentes, oposições ou cancelamentos no Trademark Trial and Appeal Board, notificações DMCA contra o conteúdo da empresa e quaisquer patentes de terceiros conhecidas que cubram o produto. Os vendedores devem divulgar tudo isso integralmente. Uma carta de demanda não divulgada e descoberta depois do fechamento é uma violação das declarações sobre PI, e a indenização por essa violação muitas vezes fica fora do teto ordinário.

Como se preparar cedo para a due diligence de propriedade intelectual

Uma revisão do lado do vendedor feita de três a seis meses antes de uma captação ou venda permite ordenar as correções por custo e impacto. A maioria das questões de cadeia de titularidade se resolve com uma assinatura. A titularidade dos registros se resolve com uma cessão averbada. As dúvidas sobre open source se resolvem com um inventário e, quando necessário, com a troca de uma biblioteca por outra. As lacunas em segredos comerciais se resolvem com políticas adotadas e treinamentos registrados. Nossa equipe de fusões, aquisições e transações empresariais coordena a relação de PI com o restante das divulgações para que as declarações que você assina no fechamento sejam declarações que você consegue sustentar. Vale também organizar o inventário pelas quatro categorias de PI em que o comprador vai classificar seus ativos.

Se há um investimento ou uma venda no horizonte, uma consulta com a Capitol Law Partners pode auditar sua relação de PI antes que o advogado do comprador o faça. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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