Contrato de licenciamento de PI: quais cláusulas não podem faltar

Uma licença exclusiva sem limite de campo de uso, sem royalty mínimo e sem direito de rescisão é uma venda com etapas a mais. Licenciantes assinam contratos assim com mais frequência do que se imagina, geralmente porque o advogado do licenciado redigiu a primeira versão e o licenciante se concentrou apenas na taxa de royalty. Um contrato de licenciamento de PI (propriedade intelectual) é um conjunto de cerca de uma dúzia de decisões, e a taxa raramente é a mais importante delas. Este artigo lista as cláusulas que importam e a posição que cada lado costuma adotar, com base nos negócios que nossa atuação em direito de propriedade intelectual negocia para licenciantes e licenciados.

A cláusula de concessão no contrato de licenciamento de PI

Tudo parte da concessão. Ela deve identificar com precisão a PI licenciada (números de registro para marcas e patentes, uma relação de obras para direitos autorais, um termo definido para know-how), os direitos concedidos (fabricar, usar, vender, reproduzir, distribuir, exibir, modificar) e os limites desses direitos.

Três limites fazem a maior parte do trabalho. O campo de uso (field of use) restringe a licença a um mercado ou aplicação, de modo que o licenciante pode licenciar a mesma tecnologia para uma fabricante de dispositivos médicos e para uma empresa de eletrônicos de consumo sem conflito. O território restringe a área geográfica. O canal restringe a forma como o produto chega aos clientes, por exemplo, apenas online ou por meio de um varejista específico. O licenciante que deixa esses campos em branco licenciou todos os campos de uso, em todos os lugares, por todos os canais.

Exclusiva, única ou não exclusiva

Exclusiva significa que o licenciante não vai licenciar mais ninguém e não vai explorar os direitos por conta própria. Única (sole) significa que o licenciante não vai licenciar mais ninguém, mas mantém o direito de concorrer. Não exclusiva significa que o licenciante pode licenciar qualquer pessoa. As palavras são curtas e as consequências são grandes: um licenciado exclusivo geralmente recebe o direito de processar infratores, enquanto um licenciado não exclusivo em geral não recebe.

A exclusividade deve sempre vir acompanhada de obrigações de desempenho. Royalties mínimos, vendas mínimas, prazos de lançamento ou compromissos de investimento em marketing dão ao licenciante uma saída se o licenciado engavetar os direitos. Sem eles, uma licença exclusiva pode se tornar um ativo morto que o licenciante não consegue recuperar.

Royalties, relatórios e auditoria

O pagamento pode ser um valor fixo único, um royalty contínuo sobre vendas líquidas, uma taxa por unidade, marcos de pagamento ou uma combinação. Nos royalties contínuos, a definição de vendas líquidas determina a taxa real: quais deduções são permitidas (devoluções, impostos, frete, descontos), se as vendas a afiliadas contam pelo preço de mercado (arm’s length) e como os produtos vendidos em pacote são rateados.

A cláusula de relatórios e auditoria garante o cumprimento de tudo isso. O licenciado deve entregar demonstrativos periódicos com detalhes suficientes para verificar o cálculo, manter registros por um número definido de anos e permitir uma auditoria por um contador independente. Uma solução intermediária comum transfere o custo da auditoria para o licenciado se a auditoria encontrar pagamento a menor acima de um percentual estipulado.

Controle de qualidade nas licenças de marca

As licenças de marca trazem uma regra que os outros tipos de PI não têm. O titular que licencia a marca sem controlar a qualidade dos produtos ou serviços licenciados corre o risco de ver reconhecida uma licença sem controle (naked licensing), o que pode levar ao abandono da marca. Por isso, o contrato precisa de padrões de qualidade reais, do direito de inspecionar e aprovar amostras e da possibilidade de rescindir por descumprimento, e o licenciante precisa de fato exercer esses direitos. Nossa página de serviços de direito marcário explica como o uso por um licenciado controlado reverte em benefício do titular.

Melhorias e grant-backs

Quem é dono das melhorias que o licenciado faz na tecnologia licenciada? A resposta padrão é o licenciado, porque foi ele quem as criou. Licenciantes costumam pedir um grant-back: uma cessão ou licença das melhorias de volta ao licenciante. Um grant-back não exclusivo é comum e geralmente aceitável. Um grant-back exclusivo, ou a cessão de todas as melhorias, pode levantar questões concorrenciais (antitruste) e vai encontrar resistência de qualquer licenciado experiente. Defina “melhoria” de forma restrita para que a cláusula não alcance produtos do licenciado sem relação com a licença.

Sublicenciamento e cessão

Uma licença que não fala de sublicenciamento geralmente não o permite. Se o licenciado precisa usar fabricantes terceirizados, distribuidores ou afiliadas, o contrato deve dizer isso e fixar as condições: consentimento do licenciante, repasse das mesmas restrições e responsabilidade do licenciado pelas violações dos sublicenciados. A cessão em caso de mudança de controle é um ponto à parte. Licenciantes muitas vezes querem direito de consentimento se o licenciado for adquirido por um concorrente; licenciados querem que a licença acompanhe o negócio para que ela não bloqueie uma venda. O checklist de due diligence de PI explica como os compradores tratam licenças que não podem ser cedidas.

Confidencialidade, defesa dos direitos e rescisão

Licenças que incluem know-how ou software precisam de uma cláusula de confidencialidade com força real, já que a proteção do segredo comercial depende dela. Os limites de um NDA nesse contexto são tratados em nosso artigo sobre se um NDA sozinho protege segredos comerciais. A cláusula de defesa dos direitos deve dizer quem pode processar infratores, quem controla o litígio, quem paga e como os valores recuperados são divididos. A rescisão deve cobrir violação com prazo para sanar, insolvência, contestação da validade da PI licenciada e não cumprimento das metas mínimas de desempenho, e deve detalhar o que acontece com estoques, sublicenças e materiais confidenciais quando o contrato termina.

Nenhuma dessas cláusulas é exótica, mas cada uma muda a economia do negócio. Nossa equipe de redação, revisão e negociação de contratos redige contratos de licença pelo lado do licenciante ou do licenciado e revisa as minutas que a outra parte envia.

Se você está prestes a licenciar tecnologia, conteúdo ou uma marca, seja concedendo ou recebendo a licença, uma consulta com a Capitol Law Partners pode definir os termos antes da troca da primeira minuta. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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