Qui détient la propriété intellectuelle créée par salariés et prestataires ?

Si vous n’avez jamais fait signer de cession de propriété intellectuelle (IP assignment) à un prestataire, il y a de fortes chances que celui-ci soit toujours titulaire du droit d’auteur sur tout ce qu’il vous a livré. Les fondateurs le découvrent lors d’une levée de fonds ou d’une acquisition, lorsque l’avocat de l’acquéreur demande la chaîne des droits (chain of title) et tombe sur un logo dessiné par un freelance, une application développée par une agence et un nom de produit utilisé pour la première fois par la LLC qu’un cofondateur dirigeait auparavant. Savoir qui détient la propriété intellectuelle créée par les salariés et les prestataires dépend du type d’actif et de ce qui a été signé, et les règles par défaut sont moins favorables à l’entreprise que la plupart des gens ne le pensent. Notre pratique en droit de la propriété intellectuelle consacre une part étonnante de son temps à réparer des situations de titularité qu’un contrat d’une page aurait suffi à éviter.

Droit d’auteur : les salariés le plus souvent, les prestataires rarement

Le droit d’auteur (copyright) protège le code, les maquettes, les textes, les photographies et les vidéos dès que l’œuvre est fixée sur un support tangible. En vertu du Copyright Act, une œuvre qu’un salarié réalise dans le cadre de ses fonctions est un travail à la commande (work made for hire), et l’employeur est considéré comme l’auteur dès la première ligne écrite. Aucun document n’est nécessaire pour obtenir ce résultat, même si une fiche de poste écrite est utile lorsque le débat porte sur un élément développé sur un ordinateur personnel en dehors des heures de travail.

Pour les prestataires, la situation est tout autre. Un freelance, une agence de design ou un prestataire de développement à l’étranger n’est pas un salarié. Ce qu’il produit ne constitue un travail à la commande que si l’œuvre entre dans l’une des neuf catégories prévues par la loi (contribution à une œuvre collective, partie d’une œuvre cinématographique, traduction, compilation et quelques autres) et que les deux parties ont signé un accord écrit en ce sens. La plupart des logiciels, logos, sites web et textes marketing n’entrent pas dans ces catégories. Sans cession signée, le prestataire conserve le droit d’auteur et l’entreprise ne détient, au mieux, qu’une licence implicite lui permettant d’utiliser le livrable aux fins pour lesquelles il a été commandé. Une licence implicite peut être étroite, elle est généralement non exclusive et elle se prête mal à une vente ou à une sous-licence. Le fonctionnement de ces mécanismes est détaillé dans notre article sur le travail à la commande et la cession de droits d’auteur.

Inventions : embauché pour inventer, ou non

Les droits de brevet naissent toujours chez l’inventeur, jamais chez l’employeur. Un salarié embauché précisément pour résoudre un problème ou concevoir un produit est en général tenu de céder l’invention qui en résulte, et les tribunaux font respecter cette obligation même en l’absence de contrat. Un salarié embauché pour des fonctions générales qui invente quelque chose en marge de son travail en est propriétaire. L’employeur peut bénéficier d’un shop right, c’est-à-dire d’une licence non exclusive et incessible, si le salarié a utilisé le temps, l’équipement ou les matériaux de l’entreprise, mais un shop right ne peut pas être vendu et n’empêche pas le salarié de concéder des licences à des concurrents.

Comme ces règles par défaut dépendent étroitement des faits, les entreprises qui tiennent à leurs brevets insèrent une cession rédigée au présent dans chaque lettre d’offre d’emploi et chaque contrat de prestation. La formulation compte. « I hereby assign » (je cède par les présentes) transfère les droits automatiquement dès que l’invention voit le jour. « I agree to assign » (je m’engage à céder) n’est qu’une promesse, et une cession signée ultérieurement au profit d’un tiers peut la priver d’effet. Plusieurs États limitent en outre la possibilité pour un employeur de revendiquer les inventions réalisées entièrement sur le temps personnel du salarié, sans les ressources de l’entreprise ; la clause doit donc les exclure lorsque la loi l’exige.

Marques : à celui qui exploite la marque dans le commerce

La titularité d’une marque ne suit pas la qualité d’auteur. Le designer qui dessine un logo détient le droit d’auteur sur le graphisme, mais c’est l’entreprise qui utilise ce logo pour vendre des produits ou des services qui détient les droits de marque. Les problèmes apparaissent lorsqu’un fondateur a déposé la demande auprès de l’USPTO à son propre nom, ou lorsqu’une entité antérieure a utilisé la marque en premier. L’entité qui exploitera l’activité doit être le déposant de chaque demande de marque, et tout titulaire antérieur doit céder la marque avec la clientèle qui s’y attache (goodwill). La cession d’une marque sans la clientèle qu’elle représente peut être nulle, ce qui constitue un piège pour les fondateurs qui font passer une marque d’une entité à une autre.

Les fondateurs et le travail réalisé avant la constitution de la société

La lacune la plus fréquente concerne la PI des fondateurs. Le code écrit avant que la société n’existe appartient à la personne qui l’a écrit. Si trois cofondateurs ont chacun développé une partie du produit et que l’un d’eux part ensuite en mauvais termes, le fondateur sortant peut revendiquer des droits sur le code central et bloquer une vente. La solution est une cession de PI par les fondateurs, signée lors de la constitution, qui transfère à la société tout ce qui se rapporte à l’activité, généralement en contrepartie des actions de fondateur. Elle a sa place parmi les documents constitutifs de la société, aux côtés de l’operating agreement ou des statuts (bylaws).

Secret des affaires et informations confidentielles

Les droits sur un secret des affaires (trade secret) appartiennent à celui qui contrôle l’information et prend des mesures raisonnables pour en préserver le caractère secret. Si les salariés et les prestataires qui développent un procédé confidentiel ne sont pas liés par des obligations de confidentialité écrites, l’entreprise ne peut pas démontrer les mesures raisonnables qu’exige le Defend Trade Secrets Act, et l’information risque de perdre toute protection. La confidentialité fait l’objet d’une clause distincte de la cession et doit figurer à ses côtés dans chaque contrat de travail et chaque contrat de prestation.

Comment combler les lacunes de titularité de la propriété intellectuelle

Les documents sont courts, et la plupart ne se signent qu’une fois :

• Une cession de PI par les fondateurs, signée lors de la constitution.
• Pour les salariés, un accord de confidentialité et de cession d’inventions (confidential information and invention assignment agreement) comportant une formule de cession au présent, signé avant le début du travail.
• Un contrat de prestation comportant une clause de travail à la commande pour les catégories où elle fonctionne, une cession subsidiaire pour tout le reste, une renonciation au droit moral et une clause de confidentialité.
• Des demandes de marque déposées au nom de l’entité exploitante, et des cessions inscrites auprès de l’USPTO chaque fois qu’une marque change de mains.
• Des cessions de droits d’auteur portant sur les principales œuvres enregistrées, inscrites auprès du Copyright Office, ce qui vaut connaissance présumée (constructive notice) à l’égard des acquéreurs ultérieurs.

Si un accord n’a jamais été signé, une cession confirmative permet généralement de régulariser la situation a posteriori, à condition que la personne soit joignable et disposée à signer. Dans le cas contraire, les options se réduisent à un rachat négocié, à un argument fondé sur une licence implicite ou à la réécriture de l’œuvre concernée. Notre équipe de rédaction, de révision et de négociation de contrats prépare et audite ces documents afin que la question n’arrive jamais sur la liste de due diligence d’un acquéreur.

Si vous ne savez pas avec certitude qui détient un actif clé de votre entreprise, une consultation avec Capitol Law Partners permet de retracer la chaîne des droits et d’identifier les solutions possibles. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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