Contrat de licence de propriété intellectuelle : quelles clauses prévoir ?

Une licence exclusive sans limitation de domaine d’utilisation, sans redevance minimale et sans droit de résiliation n’est rien d’autre qu’une vente, avec quelques formalités en plus. Les concédants signent ce type de contrat plus souvent qu’on ne l’imagine, généralement parce que l’avocat du licencié a rédigé la première version et que le concédant s’est concentré uniquement sur le taux de redevance. Un contrat de licence de propriété intellectuelle (IP licensing agreement) regroupe une douzaine de décisions environ, et le taux est rarement la plus importante. Cet article recense les clauses qui comptent et la position que chaque partie adopte habituellement, à partir des opérations que notre pratique en propriété intellectuelle négocie pour des concédants comme pour des licenciés.

La clause de concession dans un contrat de licence de propriété intellectuelle

Tout découle de la concession. Elle doit identifier précisément la PI concédée (numéros d’enregistrement pour les marques et les brevets, liste des œuvres pour les droits d’auteur, définition contractuelle pour le savoir-faire), les droits concédés (fabriquer, utiliser, vendre, reproduire, distribuer, représenter, modifier) et les limites de ces droits.

Trois limites font l’essentiel du travail. Le domaine d’utilisation (field of use) restreint la licence à un marché ou à une application, de sorte qu’un concédant peut concéder la même technologie à un fabricant de dispositifs médicaux et à un fabricant d’électronique grand public sans conflit. Le territoire restreint la zone géographique. Le canal restreint la manière dont le produit parvient aux clients, par exemple uniquement en ligne ou par l’intermédiaire d’un distributeur déterminé. Un concédant qui laisse ces points en blanc a concédé une licence pour tous les domaines, partout et par tous les canaux.

Licence exclusive, unique ou non exclusive

Exclusive signifie que le concédant ne concédera de licence à personne d’autre et n’exploitera pas lui-même les droits. Unique (sole) signifie que le concédant ne concédera de licence à personne d’autre mais conserve le droit de faire concurrence au licencié. Non exclusive signifie que le concédant peut concéder une licence à quiconque. Les mots sont courts, les conséquences considérables : un licencié exclusif obtient généralement le droit d’agir contre les contrefacteurs, ce qui n’est en principe pas le cas d’un licencié non exclusif.

L’exclusivité doit toujours s’accompagner d’obligations de résultat. Des redevances minimales, des ventes minimales, des délais de lancement ou des engagements de dépenses marketing donnent au concédant une porte de sortie si le licencié laisse les droits en sommeil. Sans elles, une licence exclusive peut devenir un actif mort que le concédant ne peut pas récupérer.

Redevances, rapports et audit

La rémunération peut prendre la forme d’une somme forfaitaire, d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires net, d’un montant par unité, de paiements d’étape ou d’une combinaison de ces formules. Pour les redevances proportionnelles, la définition du chiffre d’affaires net détermine le taux réel : quelles déductions sont admises (retours, taxes, frais d’expédition, remises), si les ventes aux sociétés affiliées sont comptées à des prix de pleine concurrence, et comment les produits vendus en lot sont ventilés.

La clause de rapport et d’audit garantit le respect de tout cela. Le licencié doit remettre des relevés périodiques suffisamment détaillés pour permettre de vérifier le calcul, conserver ses registres pendant un nombre d’années déterminé et accepter un audit par un expert-comptable indépendant. Un compromis courant met le coût de l’audit à la charge du licencié si l’audit révèle un sous-paiement supérieur à un pourcentage convenu.

Le contrôle qualité dans les licences de marque

Les licences de marque obéissent à une règle que les autres types de PI ne connaissent pas. Le titulaire d’une marque qui concède une licence sans contrôler la qualité des produits ou services sous licence s’expose à une qualification de licence nue (naked licensing), qui peut entraîner l’abandon de la marque. Le contrat doit donc prévoir de véritables normes de qualité, un droit d’inspection et d’approbation des échantillons et la faculté de résilier en cas de non-conformité, et le concédant doit effectivement exercer ces droits. Notre page sur nos services en droit des marques pour les titulaires de marques explique comment l’usage par un licencié contrôlé profite au titulaire.

Améliorations et rétrocessions (grant-backs)

À qui appartiennent les améliorations que le licencié apporte à la technologie concédée ? Par défaut, au licencié, puisqu’il les a créées. Les concédants demandent souvent une rétrocession (grant-back) : une cession ou une licence des améliorations à leur profit. Une rétrocession non exclusive est courante et généralement acceptable. Une rétrocession exclusive ou la cession de toutes les améliorations peut soulever des questions de droit de la concurrence (antitrust) et se heurtera à la résistance de tout licencié averti. Définissez la notion d’« amélioration » de façon restrictive afin que la clause n’englobe pas les produits du licencié sans rapport avec la licence.

Sous-licence et cession

Une licence muette sur la sous-licence ne l’autorise généralement pas. Si le licencié doit recourir à des fabricants sous-traitants, à des distributeurs ou à des sociétés affiliées, le contrat doit le prévoir et en fixer les conditions : consentement du concédant, répercussion des mêmes restrictions et responsabilité du licencié pour les manquements de ses sous-licenciés. La cession en cas de changement de contrôle est une question distincte. Les concédants veulent souvent un droit d’agrément si le licencié est racheté par un concurrent ; les licenciés veulent que la licence suive l’entreprise afin qu’elle ne bloque pas une vente. Notre checklist de due diligence en PI explique comment les acquéreurs traitent les licences incessibles.

Confidentialité, défense des droits et résiliation

Les licences qui portent sur un savoir-faire ou un logiciel exigent une clause de confidentialité solide, car la protection du secret des affaires en dépend. Les limites d’un NDA dans ce contexte sont abordées dans notre article sur la question de savoir si un NDA suffit à protéger un secret des affaires. La clause relative à la défense des droits doit préciser qui peut agir contre les contrefacteurs, qui dirige le contentieux, qui en supporte le coût et comment les sommes recouvrées sont réparties. La clause de résiliation doit couvrir le manquement assorti d’un délai pour y remédier, l’insolvabilité, la contestation de la validité de la PI concédée et le non-respect des minimums de résultat, et elle doit préciser le sort des stocks, des sous-licences et des documents confidentiels à la fin du contrat.

Aucune de ces clauses n’a rien d’exotique, mais chacune modifie l’équilibre économique. Notre équipe de rédaction, de révision et de négociation de contrats rédige des contrats de licence pour le compte du concédant ou du licencié et examine les projets transmis par l’autre partie.

Si vous vous apprêtez à concéder ou à prendre en licence une technologie, un contenu ou une marque, une consultation avec Capitol Law Partners permet de fixer les conditions avant l’échange du premier projet. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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