Les erreurs de propriété intellectuelle qui pénalisent les jeunes entreprises n’ont presque jamais rien d’exotique. Ce sont toujours les mêmes quelques omissions, commises au cours des dix-huit premiers mois, quand personne n’a le temps, et qui refont surface deux ou trois ans plus tard lors d’une levée de fonds, d’une acquisition ou d’un litige avec un ancien cofondateur. Chacune se corrige à peu de frais si elle est repérée tôt, et à grands frais si elle l’est tard. Notre pratique en propriété intellectuelle rencontre cette liste assez souvent pour qu’il vaille la peine de la publier, avec la solution pour chaque point.

Les erreurs de titularité

Aucune cession de PI par les fondateurs

Le code, les maquettes et les plans créés avant la constitution de la société appartiennent aux personnes qui les ont créés. Si un cofondateur part sans avoir cédé ce travail à la société, il peut ensuite revendiquer des droits sur le produit. La solution, à la constitution, est une cession de PI par les fondateurs signée en même temps que le contrat de souscription d’actions (stock purchase agreement). Plus tard, la solution est une cession confirmative, qui dépend de la coopération du fondateur parti et peut avoir un prix. Notre article sur la titularité de la PI créée par les salariés et les prestataires présente les règles par défaut qui s’appliquent lorsque rien n’a été signé.

Des prestataires sans clause de cession

Une agence ou un freelance qui développe votre application, votre logo ou votre site web est titulaire du droit d’auteur, sauf si un accord écrit le transfère. Un bon de commande et une facture ne transfèrent rien. Chaque contrat de prestation doit comporter une cession des livrables rédigée au présent ainsi qu’une clause de confidentialité. Pour les travaux passés, demandez au prestataire de signer une courte cession confirmative tant que la relation est encore cordiale.

Les erreurs de marque

Choisir un nom sans recherche d’antériorités

Les fondateurs choisissent un nom, achètent le nom de domaine, font imprimer les produits dérivés, et n’apprennent qu’ensuite qu’une société d’un secteur voisin détient un enregistrement fédéral pour un signe similaire au point de prêter à confusion. Résultat : un changement de marque forcé, alors que la marque commençait à signifier quelque chose. Une recherche d’antériorités avant de s’engager coûte une fraction de ce prix. La page consacrée à la recherche d’antériorités et à l’avis de disponibilité de marque décrit ce que couvre une recherche sérieuse, au-delà d’une rapide consultation de la base de données de l’USPTO.

Tarder à déposer

Aux États-Unis, les droits de marque naissent de l’usage, mais une demande fédérale fixe une date de priorité valable sur tout le territoire et constitue le document que demandent acquéreurs et investisseurs. Une demande fondée sur l’intention d’usage (intent-to-use) peut être déposée avant le lancement. Les entreprises qui attendent après le lancement risquent de se faire devancer par quelqu’un qui a vu l’annonce du produit.

Déposer au mauvais nom

Les demandes déposées au nom personnel d’un fondateur, d’une entité antérieure ou d’une société mère étrangère soulèvent des questions de titularité que la due diligence relèvera. La société exploitante doit être le déposant, et tout transfert doit être inscrit auprès de l’USPTO, avec une cession de la clientèle attachée à la marque (goodwill).

Les erreurs liées aux logiciels et aux contenus

La contamination par des licences open source

Les développeurs intègrent des bibliothèques sans vérifier la licence. Les licences permissives ne posent généralement pas de problème. Les licences copyleft comme la GPL et l’AGPL peuvent obliger la société à publier son propre code source si la bibliothèque est combinée de certaines façons avec du code propriétaire, et l’analyse de code menée par un acquéreur les détectera. Adoptez tôt une politique open source, tenez une nomenclature logicielle (bill of materials) pour chaque produit et faites examiner tout composant copyleft par un avocat avant sa mise en production. Remplacer une bibliothèque est simple au troisième mois et pénible au trentième.

Ne pas enregistrer le droit d’auteur sur les actifs essentiels

Le droit d’auteur (copyright) est automatique, mais l’enregistrement est obligatoire avant d’agir en justice pour une œuvre américaine et ouvre l’accès aux dommages-intérêts légaux (statutory damages) et au remboursement des honoraires d’avocat. Enregistrer la base de code principale, le site web et les contenus clés autour du lancement coûte peu et préserve la possibilité d’agir. Pour les logiciels, les règles de dépôt permettent d’occulter les parties relevant du secret des affaires, comme l’explique notre article sur l’enregistrement du droit d’auteur pour un logiciel.

Les erreurs de maintien et de défense des droits

Laisser expirer les enregistrements

Un enregistrement de marque américain exige une déclaration d’usage continu au titre de la Section 8 entre le cinquième et le sixième anniversaire, puis un renouvellement combiné au titre des Sections 8 et 9 tous les dix ans. Si vous manquez le délai, l’enregistrement est radié. Inscrivez chaque échéance au calendrier le jour où l’enregistrement est délivré, et désignez une personne responsable de ce calendrier. Notre page consacrée à la gestion de portefeuille de PI décrit la manière dont ce suivi des échéances est assuré.

Ignorer une mise en demeure

Une lettre de mise en demeure (cease and desist letter) dans la boîte de réception est facile à balayer comme un coup de bluff. Certaines le sont. Beaucoup constituent la dernière étape avant le dépôt d’une plainte, et le silence supprime toute chance d’une issue négociée. Lisez notre article sur ce qu’il faut faire après avoir reçu une mise en demeure avant de décider de ne rien faire.

Traiter les informations confidentielles à la légère

La protection du secret des affaires repose sur des mesures raisonnables. Partager la feuille de route avec un partenaire sans NDA, donner à chaque salarié l’accès à tous les dépôts de code et laisser le personnel sortant garder son ordinateur portable quelques semaines : chacun de ces gestes affaiblit l’argument selon lequel l’information a toujours été traitée comme secrète. Les solutions relèvent de la politique interne : NDA comme condition préalable à toute conversation sensible, accès selon les fonctions et liste de contrôle de départ qui révoque les accès le dernier jour.

Un examen annuel pour détecter ces erreurs de propriété intellectuelle

Aucun de ces points n’est long à vérifier. Une fois par an, assurez-vous que chaque personne ayant travaillé sur le produit a signé une cession, que chaque enregistrement est au nom de la société exploitante et que ses échéances sont inscrites au calendrier, que l’inventaire open source est à jour et que des NDA sont archivés pour chaque tiers ayant eu accès à des documents confidentiels. Mener cet examen avant une levée de fonds ou une cession, plutôt que pendant, fait toute la différence entre un état de la PI propre et une liste de conditions préalables au closing.

Si l’une de ces lacunes vous semble familière, une consultation avec Capitol Law Partners permet de hiérarchiser les corrections par coût et par risque. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page pratique en droit de la propriété intellectuelle ou prenez rendez-vous.

Les erreurs de propriété intellectuelle des startups et leurs remèdes