Due diligence de PI : ce que vérifient les investisseurs avant de financer

La due diligence en propriété intellectuelle (IP due diligence) fait rarement échouer une opération à elle seule. En revanche, elle déplace de l’argent : une cession manquante devient une condition préalable au closing, une question d’open source non résolue devient une retenue sous séquestre (escrow holdback), et une marque déposée au nom personnel du fondateur devient une garantie spécifique. L’avocat de l’investisseur dresse une liste de problèmes et attribue un prix à chacun. Si vous connaissez cette liste à l’avance, vous pouvez régler la plupart des points pour quelques centaines de dollars de taxes de dépôt et une semaine de signatures, au lieu de céder de la valorisation à la table des négociations. Notre pratique en propriété intellectuelle réalise cet examen pour les cédants avant que l’acquéreur ne le fasse, précisément pour cette raison.

La chaîne des droits de chaque actif essentiel

La première question est simple : la société détient-elle réellement ce qu’elle affirme détenir ? L’avocat demandera les accords de cession d’inventions signés par chaque salarié, les contrats de prestation signés et comportant une clause de cession pour chaque freelance et chaque agence, ainsi qu’une cession de PI par les fondateurs couvrant le travail réalisé avant la constitution de la société. Il comparera les noms figurant sur ces documents avec l’historique des commits, les fichiers de conception et les inventeurs désignés dans toute demande de brevet.

Les lacunes à ce stade sont à la fois le constat le plus fréquent et le plus facile à corriger. Une cession confirmative signée aujourd’hui remédie à un contrat qui n’a jamais été signé la première année, tant que la personne reste joignable. Notre article sur la titularité de la PI créée par les salariés et les prestataires explique quelles règles par défaut s’appliquent lorsque rien n’a été signé, et pourquoi une formule du type « I agree to assign » (je m’engage à céder) est plus faible qu’une cession rédigée au présent.

Les enregistrements et leur statut

Vient ensuite l’état de la PI enregistrée : enregistrements de marques et demandes en cours auprès de l’USPTO, enregistrements de droits d’auteur, brevets et demandes de brevet, et noms de domaine. Pour chacun, l’avocat vérifie le titulaire inscrit, les produits et services couverts, les échéances de maintien en vigueur et la concordance entre l’enregistrement et l’usage réel de la marque.

Trois constats reviennent sans cesse. La marque a été déposée par un fondateur, par une LLC antérieure ou par une société mère étrangère plutôt que par l’entité exploitante. Un enregistrement arrive à l’échéance de la déclaration d’usage continu au titre de la Section 8, entre la cinquième et la sixième année, et personne ne l’a inscrite au calendrier. Le principal nom de produit de la société n’a jamais fait l’objet d’une recherche de conflits, un problème que notre page consacrée à la recherche d’antériorités et à l’avis de disponibilité de marque traite en détail. Inscrire les cessions et déposer les déclarations manquées avant le début de la due diligence retire ces trois points de la liste.

Licences entrantes et open source

Tout ce dont le produit dépend sans en être propriétaire relève d’une licence entrante : logiciels commerciaux, API, jeux de données, polices de caractères, images de banques d’images et bibliothèques open source. L’avocat veut voir les conditions de licence et vérifier que la société les respecte. Pour les licences payantes, il s’agit de savoir si la licence est transférable en cas de changement de contrôle et si les plafonds d’utilisation ont été dépassés.

L’open source fait l’objet d’un examen à part. Les licences permissives (MIT, Apache, BSD) posent rarement problème. Les licences copyleft (GPL, AGPL et licences similaires) peuvent imposer la publication du code source de tout ce qui intègre la bibliothèque, et l’acquéreur lancera une analyse de la base de code pour les repérer. La solution n’est pas de céder à la panique, mais d’avoir une nomenclature logicielle (bill of materials) prête, de savoir quels composants sont présents et de pouvoir expliquer comment chacun est isolé ou remplacé. Une société qui n’y a jamais réfléchi passera la période de due diligence dans l’urgence ; une société dotée d’une politique et d’un inventaire à jour répond en un après-midi.

Licences sortantes et droits grevant la PI

Chaque contrat client, contrat de revendeur et accord de développement qui concède des droits sur la PI de la société est examiné quant à sa portée. Les clauses préoccupantes sont l’exclusivité (un premier client a-t-il obtenu une licence exclusive dans son domaine ?), la propriété des développements sur mesure (un contrat de services a-t-il cédé les livrables au client ?), la clause de la nation la plus favorisée sur les prix et le séquestre du code source. Chacune peut limiter ce que l’acquéreur pourra faire après le closing et sera chiffrée en conséquence. Notre article sur les clauses clés d’un contrat de licence de propriété intellectuelle passe en revue celles qui posent le plus de difficultés lors d’une due diligence.

Les pratiques de protection du secret des affaires

Les acquéreurs qui paient pour un savoir-faire exclusif veulent constater qu’il est réellement protégé. Ils demanderont les accords de confidentialité signés par les salariés, les prestataires et les fournisseurs ; la politique de contrôle des accès ; les procédures d’arrivée et de départ du personnel ; et la preuve que ces procédures ont été suivies. Si la recette secrète a été partagée avec des partenaires sans NDA, ou si d’anciens salariés sont partis avec des ordinateurs portables jamais récupérés, l’acquéreur décotera l’actif ou demandera une déclaration (representation) qu’il sait que vous ne pouvez pas donner sans réserve.

Réclamations, litiges et liberté d’exploitation

La dernière section couvre tout ce qui pourrait devenir un passif : mises en demeure envoyées ou reçues, contentieux en cours, oppositions ou actions en annulation devant le Trademark Trial and Appeal Board, notifications DMCA visant les contenus de la société, et tout brevet de tiers connu couvrant le produit. Les cédants doivent les déclarer intégralement. Une lettre de réclamation non déclarée et découverte après le closing constitue une violation des déclarations relatives à la PI, et l’indemnisation due au titre de cette violation échappe souvent au plafond ordinaire.

Préparer tôt la due diligence en propriété intellectuelle

Un examen côté cédant, trois à six mois avant une levée de fonds ou une cession, vous permet de classer les corrections par coût et par impact. La plupart des problèmes de chaîne des droits se règlent par une signature. La titularité des enregistrements se règle par une cession inscrite. Les questions d’open source se règlent par un inventaire et, si nécessaire, par le remplacement d’une bibliothèque par une autre. Les lacunes en matière de secret des affaires se comblent par l’adoption de politiques et la traçabilité des formations. Notre équipe fusions, acquisitions et transactions commerciales coordonne l’état de la PI avec le reste des annexes de déclarations, afin que les déclarations que vous signez au closing soient de celles que vous pouvez assumer. Pour mémoire, l’acquéreur répartira vos actifs entre les quatre grandes catégories de la propriété intellectuelle.

Si une levée de fonds ou une cession se profile, une consultation avec Capitol Law Partners permet d’auditer l’état de votre PI avant que l’avocat de l’acquéreur ne le fasse. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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