¿Secreto comercial o patente? Cuál protege mejor su invención

La decisión entre secreto comercial o patente depende, antes que nada, de una pregunta: ¿puede un competidor averiguar cómo funciona su invención comprando su producto y desarmándolo? Si la respuesta es sí, un secreto comercial no sobrevivirá, porque la ingeniería inversa es una forma lícita de obtenerlo, y la patente es la única vía hacia la exclusividad. Si la respuesta es no, porque la invención es un proceso que se ejecuta dentro de sus instalaciones o un algoritmo que nunca sale de sus servidores, un secreto comercial puede protegerla durante más tiempo del que podría hacerlo una patente, por una fracción del costo. La mayoría de los productos reales contienen ambos tipos de componentes, y la respuesta suele ser una división y no una elección. La práctica de protección de secretos comerciales de Capitol Law Partners trabaja esa división con los clientes y se coordina con abogados de patentes cuando la parte de patentes entra en juego.

Qué le da cada una

Una patente de utilidad otorga el derecho a excluir a otros de fabricar, usar, vender o importar la invención reivindicada durante veinte años desde la fecha de presentación. Se puede hacer valer frente a todos, incluido un competidor que desarrolló lo mismo de forma independiente y que nunca había oído hablar de usted. A cambio, la solicitud se publica, por lo general dieciocho meses después de la presentación, y la propia patente le enseña al público cómo poner en práctica la invención. Cuando vence el plazo, cualquiera puede usarla.

Un secreto comercial otorga el derecho a frenar la apropiación indebida: la adquisición por medios ilícitos, o el uso o la divulgación en violación de un deber de confidencialidad. No tiene un plazo fijo ni requiere presentación alguna. No se puede hacer valer frente a quien aplica ingeniería inversa al producto o desarrolla la misma información de forma independiente. Dura exactamente lo que la información siga siendo secreta y el titular siga tomando medidas razonables para protegerla, como explica nuestro artículo sobre qué se considera un secreto comercial.

Secreto comercial o patente: los factores que deciden

Posibilidad de detectar la infracción

Una patente vale tanto como su capacidad para descubrir a los infractores. Si la invención es un proceso de fabricación, es posible que nunca sepa que un competidor lo usa dentro de su planta, y una patente sobre ese proceso sería difícil de hacer valer y, al mismo tiempo, le diría al mundo exactamente cómo hacerlo. Ese perfil favorece el secreto comercial. Si la invención es una característica visible del producto o un mecanismo que cualquiera puede inspeccionar, la infracción es fácil de detectar y la ingeniería inversa también, lo que favorece la patente.

Vida útil prevista

El plazo de veinte años de una patente es generoso para un compuesto farmacéutico e irrelevante para una función de software que se reescribirá en tres años. Para las invenciones de vida corta, el costo y la demora de la tramitación pueden no valer la pena, y es más sensato combinar derechos de autor, secreto comercial y rapidez para llegar al mercado. Para las invenciones con valor más allá de veinte años, el secreto comercial es la única forma de protección que puede igualar ese horizonte, siempre que realmente pueda mantenerse en secreto durante tanto tiempo.

Patentabilidad

No toda invención califica. Una patente exige que la invención sea nueva, útil, no obvia frente al estado de la técnica y que se trate de materia patentable, y el umbral de patentabilidad para el software y los métodos de negocio ha sido alto durante más de una década. Si es poco probable que se conceda la patente, o si se concedería con reivindicaciones tan limitadas que serían fáciles de esquivar, la protección como secreto comercial puede ser la opción realista. Una evaluación de patentabilidad hecha por un profesional registrado es la forma de averiguarlo, y debe hacerse antes de cualquier divulgación pública.

Costo y plazos

La tramitación de una patente incluye la redacción, la presentación, el examen, las respuestas a las acciones de oficina, las tasas de concesión y mantenimiento y, a menudo, presentaciones en cada país extranjero donde se quiera protección. El proceso dura años. La protección como secreto comercial cuesta lo que cueste el programa interno de seguridad, que crece con el negocio y que de todos modos se paga por otras razones. Para una empresa que se financia con recursos propios, esa diferencia puede ser decisiva.

Riesgo de filtración

Los secretos comerciales dependen de que las personas guarden silencio. Una empresa con alta rotación de personal, muchos contratistas externos o socios de fabricación en varios países tiene más puntos de fuga de los que puede controlar. A una patente no le importa quién conoce la invención. Si la información inevitablemente tendrá que compartirse ampliamente para poder usarse, la patente es la apuesta más segura.

El reloj de la divulgación

Las dos vías se excluyen mutuamente para una misma información en cuanto se publica una solicitud de patente, porque la publicación destruye el secreto. Antes de ese momento, los plazos importan. En Estados Unidos, la propia divulgación pública, venta o uso público por parte del inventor pone en marcha un plazo de un año para presentar la solicitud; después de ese plazo, ya no se puede obtener la patente. La mayoría de los demás países no conceden ningún periodo de gracia, por lo que una divulgación antes de presentar la solicitud hace perder de inmediato los derechos en el extranjero. Una solicitud provisional conserva una fecha de presentación durante doce meses sin publicar nada, lo que permite a la empresa probar el mercado manteniendo abiertas ambas opciones. Una solicitud de no publicación puede mantener confidencial una solicitud estadounidense hasta su concesión si no se prevé presentarla en el extranjero, lo que retrasa el momento en que se pierde la alternativa del secreto comercial.

También existe una defensa para usuarios comerciales previos: una empresa que ya usaba comercialmente una invención como secreto comercial mucho antes de que otra persona presentara una patente sobre ella puede tener una defensa limitada frente a esa patente en Estados Unidos. La defensa es restringida y depende de los hechos, y es una razón para documentar cuándo empezó a usarse un proceso secreto.

Cómo dividir un producto entre ambas vías

En la práctica, la decisión se toma componente por componente. Una empresa de dispositivos médicos podría patentar el diseño mecánico que es visible en el producto, mantener como secretos comerciales las tolerancias de fabricación y el proceso de calibración, y registrar los derechos de autor del firmware. Una empresa de software podría patentar un método novedoso que pueda detectar en los productos de la competencia, mantener como secretos comerciales sus datos de entrenamiento y los pesos de su modelo, y registrar los derechos de autor del código fuente, con las opciones de tachado del depósito que se describen en nuestro artículo sobre el registro de derechos de autor para software. La patente publicada debe redactarse de modo que no revele las partes que se mantienen en secreto, lo que exige coordinación entre el abogado de patentes y quien gestione el inventario de secretos comerciales. Nuestra página de gestión de portafolio de PI describe cómo se da seguimiento conjunto a esas piezas.

Si tiene una invención y no está seguro de qué vía le conviene, una consulta con Capitol Law Partners puede aplicar los factores anteriores a su producto y a su plan de desarrollo antes de que una divulgación ponga en marcha algún plazo. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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