¿Qué se considera un secreto comercial según la ley de EE. UU.?

Un secreto comercial es cualquier información que obtiene su valor económico de no ser de conocimiento general y que su titular protege con medidas razonables para mantenerla en secreto. Esa es toda la definición, y ambas mitades deben cumplirse al mismo tiempo. Una lista de clientes que cualquiera podría reconstruir a partir de un directorio del sector no cumple la primera mitad. Una fórmula verdaderamente secreta guardada en una unidad compartida que cualquier empleado puede abrir no cumple la segunda. Por eso, lo que se considera un secreto comercial depende menos del tipo de información y más de su valor y de cómo se maneja, y el mismo documento puede ser un secreto comercial en una empresa y un simple papel en otra. La práctica de protección de secretos comerciales de Capitol Law Partners empieza cada encargo clasificando la información del cliente según esas dos pruebas.

La prueba legal de un secreto comercial

La Ley de Defensa de Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act, DTSA), de ámbito federal, define un secreto comercial como toda forma y tipo de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, en cualquier formato, siempre que el titular haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto y que la información tenga un valor económico independiente, real o potencial, por no ser de conocimiento general ni fácilmente averiguable por medios lícitos para otra persona que podría obtener valor económico de su divulgación o uso.

La mayoría de los estados aplican una definición casi idéntica en sus versiones de la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (Uniform Trade Secrets Act). Virginia y el Distrito de Columbia la han adoptado. New York, al momento de escribir este artículo, no lo ha hecho; sus tribunales aplican una definición del common law tomada del Restatement of Torts, que examina las mismas cuestiones mediante una lista de factores: qué tan conocida es la información fuera de la empresa, qué tan conocida es dentro de ella, las medidas tomadas para resguardarla, su valor para la empresa y para los competidores, el esfuerzo o el dinero invertido en desarrollarla y la facilidad con que otros podrían adquirirla o duplicarla. El análisis práctico es el mismo en todas las versiones.

Información que suele calificar

Las categorías son amplias. Información técnica: fórmulas, recetas, procesos de fabricación, código fuente que no se ha publicado, algoritmos, composiciones químicas y planos de ingeniería. Información comercial: listas de clientes elaboradas con esfuerzo y que no están fácilmente disponibles en otro lugar, estrategias de precios, condiciones con proveedores, estructuras de costos, planes de marketing y proyecciones financieras. El know-how negativo también califica: los registros de enfoques que se probaron y fracasaron tienen valor porque le ahorran a un competidor repetir los mismos errores.

Lo que une estos ejemplos es que cada uno requirió esfuerzo para desarrollarse, ayudaría a un competidor y puede mantenerse fuera de la vista del público. Un secreto comercial no necesita ser novedoso en el sentido del derecho de patentes, ni tiene que ser un solo documento. Una combinación de elementos conocidos públicamente puede ser un secreto comercial si esa combinación concreta no se conoce y tiene valor.

Información que no califica

Las habilidades, los conocimientos y la experiencia generales que los empleados adquieren en el curso de su trabajo pertenecen al empleado, y el empleador no puede reclamarlos como secretos comerciales. La información fácilmente averiguable por medios lícitos, como las características visibles de un producto, una lista de precios distribuida a los clientes o datos publicados en una revista del sector, no califica. La información revelada en una solicitud de patente que ya se publicó es pública, y por eso la vía de la patente y la del secreto comercial son excluyentes para una misma información, una disyuntiva que analiza nuestro artículo sobre el secreto comercial frente a la patente.

La información que el titular no ha protegido tampoco califica, sin importar su valor. Si la fórmula se envió por correo electrónico a un posible socio sin un acuerdo de confidencialidad (NDA), se publicó en un repositorio público o se describió en una conferencia, la segunda mitad de la prueba ya no se cumple.

Cómo se pierde la condición de secreto comercial

A diferencia de una patente o de un derecho de autor registrado, un secreto comercial no tiene un plazo fijo. Dura mientras siga siendo secreto y valioso, lo que puede ser indefinidamente, y termina en el momento en que falla cualquiera de las dos condiciones. Las formas más comunes en que termina:

• La publicación por parte del titular, incluso en materiales de marketing, patentes o presentaciones.
• La ingeniería inversa de un producto por parte de un competidor, que es un medio lícito de adquisición.
• El desarrollo independiente por parte de alguien que nunca tuvo acceso al secreto.
• La divulgación por un empleado, contratista o socio que no estaba sujeto a una obligación de confidencialidad.
• No mantener medidas razonables, por ejemplo, dejar la información abierta en sistemas compartidos.

El último punto es el que más depende del titular y el que con más frecuencia se litiga. Lo que esperan los tribunales es el tema de nuestro artículo sobre las medidas razonables para proteger un secreto comercial.

Sin registro y sin examen

No existe una oficina gubernamental que registre secretos comerciales ni un certificado que obtener. La protección nace de los hechos, lo que significa que el titular debe poder probarlos más adelante: cuál era la información, que tenía valor por ser secreta y qué se hizo para protegerla. Las empresas que necesitarán hacer valer un secreto comercial deben documentar esos hechos de antemano, en un inventario que identifique cada categoría de información confidencial, quién tiene acceso y en virtud de qué acuerdos. Ese inventario es lo primero que pide un tribunal y lo primero que pide el abogado de un comprador en la debida diligencia.

Qué significa apropiación indebida

Un secreto comercial se hace valer frente a la apropiación indebida: la adquisición por medios ilícitos (robo, soborno, engaño, incumplimiento de un deber de confidencialidad o espionaje), o la divulgación o el uso sin consentimiento por parte de alguien que lo adquirió de forma ilícita o que tenía un deber de confidencialidad. El descubrimiento independiente y la ingeniería inversa no son, de forma expresa, medios ilícitos. Los remedios conforme a la DTSA y a la ley estatal incluyen órdenes judiciales para impedir el uso, indemnización por la pérdida real y por el enriquecimiento injusto, o una regalía razonable, con daños agravados y honorarios de abogado disponibles cuando la apropiación indebida es dolosa y maliciosa. El contexto más amplio de cómo encajan estas reclamaciones con otros derechos de propiedad intelectual está en nuestra página de derecho de propiedad intelectual.

Si no está seguro de qué información de su empresa resistiría como secreto comercial, una consulta con Capitol Law Partners puede aplicar la prueba de dos partes a sus categorías de información e identificar dónde la protección es débil. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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