Segredo comercial ou patente: qual protege melhor sua invenção?

A decisão entre segredo comercial ou patente depende, antes de tudo, de uma pergunta: um concorrente consegue descobrir como sua invenção funciona comprando seu produto e desmontando-o? Se a resposta for sim, um segredo comercial não vai sobreviver, porque a engenharia reversa é uma forma lícita de obtê-lo, e a patente é o único caminho para a exclusividade. Se a resposta for não, porque a invenção é um processo que roda dentro da sua fábrica ou um algoritmo que nunca sai dos seus servidores, um segredo comercial pode protegê-la por mais tempo do que uma patente jamais protegeria, por uma fração do custo. A maioria dos produtos reais contém os dois tipos de componente, e a resposta costuma ser uma divisão, e não uma escolha. Nossa atuação em proteção de segredos comerciais trabalha essa divisão com os clientes e coordena com advogados de patentes quando o lado da patente está em jogo.

O que cada um oferece

Uma patente de invenção (utility patent) concede o direito de impedir que outros fabriquem, usem, vendam ou importem a invenção reivindicada por vinte anos a partir da data de depósito. Ela pode ser oposta a todos, inclusive a um concorrente que desenvolveu a mesma coisa de forma independente e nunca ouviu falar de você. Em troca, o pedido é publicado, geralmente dezoito meses após o depósito, e a própria patente ensina ao público como praticar a invenção. Quando o prazo termina, qualquer pessoa pode usá-la.

Um segredo comercial concede o direito de impedir a apropriação indevida: a obtenção por meios ilícitos, ou o uso ou a divulgação em violação de um dever de confidencialidade. Ele não tem prazo fixo nem exige depósito. Não pode ser oposto a quem faz engenharia reversa do produto ou desenvolve a mesma informação de forma independente. Dura exatamente enquanto a informação permanecer secreta e o titular continuar adotando medidas razoáveis para protegê-la, como explica nosso artigo sobre o que se qualifica como segredo comercial.

Segredo comercial ou patente: os fatores que decidem

Possibilidade de detectar a infração

Uma patente vale tanto quanto a sua capacidade de flagrar os infratores. Se a invenção é um processo de fabricação, talvez você nunca saiba que um concorrente o usa dentro da fábrica dele, e uma patente sobre esse processo seria difícil de fazer valer, ao mesmo tempo que ensinaria ao mundo exatamente como fazê-lo. Esse perfil favorece o segredo comercial. Se a invenção é uma característica visível do produto ou um mecanismo que qualquer pessoa pode inspecionar, a infração é fácil de detectar e a engenharia reversa é fácil, o que favorece a patente.

Vida útil esperada

O prazo de vinte anos de uma patente é generoso para um composto farmacêutico e irrelevante para uma funcionalidade de software que será reescrita em três anos. Para invenções de vida curta, o custo e a demora da tramitação podem não compensar, e uma combinação de direito autoral, segredo comercial e rapidez para chegar ao mercado faz mais sentido. Para invenções com valor além de vinte anos, o segredo comercial é a única forma de proteção capaz de acompanhar esse horizonte, desde que possa de fato ser mantido em sigilo por tanto tempo.

Patenteabilidade

Nem toda invenção se qualifica. Uma patente exige que a invenção seja nova, útil, não óbvia em relação ao estado da técnica e que constitua matéria elegível, e o patamar de elegibilidade para software e métodos de negócio está alto há mais de uma década. Se é improvável que a patente seja concedida, ou se ela seria concedida com reivindicações tão restritas que seriam fáceis de contornar, a proteção por segredo comercial pode ser a opção realista. Uma avaliação de patenteabilidade feita por um profissional habilitado perante o USPTO é a forma de descobrir, e ela deve acontecer antes de qualquer divulgação pública.

Custo e prazo

A tramitação de uma patente envolve redação, depósito, exame, respostas às exigências do examinador (office actions), taxas de concessão e de manutenção e, muitas vezes, depósitos no exterior em cada país onde se deseja proteção. O processo leva anos. A proteção por segredo comercial custa o que custar o programa interno de segurança, que acompanha o porte da empresa e é um gasto feito de qualquer forma por outros motivos. Para uma empresa que cresce com recursos próprios, essa diferença pode ser decisiva.

Risco de vazamento

Os segredos comerciais dependem de as pessoas ficarem caladas. Uma empresa com alta rotatividade de funcionários, muitos prestadores externos ou parceiros de fabricação em vários países tem mais pontos de vazamento do que consegue controlar. A patente não se importa com quem conhece a invenção. Se a informação inevitavelmente precisará ser compartilhada amplamente para ser usada, a patente é a aposta mais segura.

O relógio da divulgação

Os dois caminhos se excluem para a mesma informação assim que o pedido de patente é publicado, porque a publicação destrói o sigilo. Antes desse momento, o prazo importa. Nos Estados Unidos, a divulgação pública, a venda ou o uso público pelo próprio inventor iniciam um prazo de um ano para o depósito; depois disso, a patente fica vedada. A maioria dos outros países não tem período de graça, por isso uma divulgação antes do depósito elimina imediatamente os direitos no exterior. O pedido provisório (provisional application) preserva uma data de depósito por doze meses sem publicar nada, o que permite à empresa testar o mercado mantendo as duas opções abertas. Um pedido de não publicação pode manter um pedido americano em sigilo até a concessão, se não houver previsão de depósito no exterior, o que adia o momento em que a alternativa do segredo comercial se perde.

Existe ainda uma defesa para usuários comerciais anteriores: uma empresa que já usava comercialmente uma invenção como segredo comercial bem antes de outra pessoa depositar uma patente sobre ela pode ter uma defesa limitada contra essa patente nos Estados Unidos. A defesa é restrita e depende dos fatos, e é um motivo para documentar quando um processo secreto entrou em uso.

Como dividir um produto entre as duas proteções

Na prática, a decisão é tomada componente por componente. Uma empresa de dispositivos médicos pode patentear o design mecânico visível no produto, manter as tolerâncias de fabricação e o processo de calibração como segredos comerciais e registrar os direitos autorais do firmware. Uma empresa de software pode patentear um método inovador que consiga detectar nos produtos dos concorrentes, manter seus dados de treinamento e os pesos do modelo como segredos comerciais e registrar os direitos autorais do código-fonte, usando as opções de ocultação no depósito descritas em nosso artigo sobre registro de direitos autorais de software. A patente publicada deve ser redigida de modo a não divulgar as partes mantidas em sigilo, o que exige coordenação entre o advogado de patentes e quem administra o inventário de segredos comerciais. Nossa página de gestão de portfólio de PI descreve como essas peças são acompanhadas em conjunto.

Se você tem uma invenção e não sabe qual caminho se encaixa, uma consulta com a Capitol Law Partners pode aplicar os fatores acima ao seu produto e ao seu planejamento antes que qualquer divulgação comece a contar um prazo. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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