O que se qualifica como segredo comercial pela lei dos EUA?

Um segredo comercial (trade secret) é qualquer informação que tira seu valor econômico do fato de não ser de conhecimento geral e que o titular protege com medidas razoáveis para mantê-la em sigilo. Essa é a definição completa, e as duas metades precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma lista de clientes que qualquer pessoa poderia reconstruir a partir de um catálogo setorial falha na primeira metade. Uma fórmula realmente secreta guardada em uma pasta compartilhada que todos os funcionários podem abrir falha na segunda. O que se qualifica como segredo comercial, portanto, depende menos do tipo de informação e mais do seu valor e da forma como ela é tratada, e é por isso que o mesmo documento pode ser um segredo comercial em uma empresa e papelada comum em outra. Nossa atuação em proteção de segredos comerciais começa todo trabalho classificando as informações do cliente segundo esses dois critérios.

O teste legal do segredo comercial

O Defend Trade Secrets Act (DTSA), lei federal, define segredo comercial como todas as formas e tipos de informação financeira, empresarial, científica, técnica, econômica ou de engenharia, em qualquer formato, desde que o titular tenha adotado medidas razoáveis para mantê-la em sigilo e que a informação tenha valor econômico independente, real ou potencial, por não ser de conhecimento geral nem facilmente apurável por meios lícitos por outra pessoa que poderia obter valor econômico com sua divulgação ou uso.

A maioria dos estados aplica uma definição quase idêntica em suas versões do Uniform Trade Secrets Act. Virginia e o District of Columbia adotaram essa lei. New York, no momento em que este texto foi escrito, não adotou; seus tribunais aplicam uma definição do common law extraída do Restatement of Torts, que examina as mesmas questões por meio de uma lista de fatores: quão conhecida a informação é fora da empresa, quão conhecida é dentro dela, as medidas adotadas para protegê-la, seu valor para a empresa e para os concorrentes, o esforço ou o dinheiro gasto para desenvolvê-la e a facilidade com que outros poderiam obtê-la ou reproduzi-la. A análise prática é a mesma em todas as versões.

Informações que costumam se qualificar

As categorias são amplas. Informações técnicas: fórmulas, receitas, processos de fabricação, código-fonte não publicado, algoritmos, composições químicas e desenhos de engenharia. Informações comerciais: listas de clientes montadas com esforço e não disponíveis facilmente em outro lugar, estratégias de preços, condições com fornecedores, estruturas de custos, planos de marketing e projeções financeiras. O know-how negativo também se qualifica: registros de abordagens que foram testadas e fracassaram têm valor porque poupam um concorrente de repetir os mesmos erros.

O que une esses exemplos é que cada um exigiu esforço para ser desenvolvido, ajudaria um concorrente e pode ser mantido fora da vista do público. Um segredo comercial não precisa ser novo no sentido do direito de patentes e não precisa ser um único documento. Uma combinação de elementos de conhecimento público pode ser um segredo comercial se aquela combinação específica não for conhecida e tiver valor.

Informações que não se qualificam

As habilidades, os conhecimentos e a experiência gerais que os funcionários adquirem no curso do trabalho pertencem ao funcionário, e o empregador não pode reivindicá-los como segredos comerciais. Informações facilmente apuráveis por meios lícitos, como as características visíveis de um produto, uma tabela de preços distribuída a clientes ou dados publicados em uma revista do setor, não se qualificam. Informações divulgadas em um pedido de patente já publicado são públicas, e é por isso que os caminhos da patente e do segredo comercial se excluem para a mesma informação, uma escolha que nosso artigo sobre segredo comercial versus patente analisa.

Informações que o titular não protegeu também não se qualificam, qualquer que seja o seu valor. Se a fórmula foi enviada por e-mail a um potencial parceiro sem NDA, publicada em um repositório público ou descrita em uma conferência, a segunda metade do teste deixou de existir.

Como se perde a condição de segredo comercial

Diferentemente de uma patente ou de um direito autoral registrado, o segredo comercial não tem prazo fixo. Ele dura enquanto continuar secreto e valioso, o que pode ser indefinidamente, e termina no momento em que qualquer uma das condições deixa de existir. As formas mais comuns de isso acontecer:

• Publicação pelo próprio titular, inclusive em materiais de marketing, patentes ou apresentações.
• Engenharia reversa de um produto por um concorrente, que é um meio lícito de obtenção.
• Desenvolvimento independente por outra pessoa que nunca teve acesso ao segredo.
• Divulgação por um funcionário, prestador de serviços ou parceiro que não estava vinculado a uma obrigação de confidencialidade.
• Falta de manutenção de medidas razoáveis, como deixar a informação aberta em sistemas compartilhados.

O último item é o que está mais sob o controle do titular e é também o mais discutido em litígios. O que os tribunais esperam é o tema do nosso artigo sobre medidas razoáveis para proteger segredos comerciais.

Sem registro e sem exame

Não existe um órgão público que registre segredos comerciais nem um certificado a ser obtido. A proteção decorre dos fatos, o que significa que o titular precisa conseguir prová-los depois: qual era a informação, que ela tinha valor por ser secreta e o que foi feito para protegê-la. Empresas que precisarão fazer valer um segredo comercial devem documentar esses fatos com antecedência, em um inventário que identifique cada categoria de informação confidencial, quem tem acesso e sob quais contratos. Esse inventário é a primeira coisa que um tribunal pede e a primeira coisa que o advogado de um comprador pede na due diligence.

O que significa apropriação indevida

O segredo comercial é protegido contra a apropriação indevida (misappropriation): a obtenção por meios ilícitos (furto, suborno, declaração falsa, violação do dever de sigilo ou espionagem), ou a divulgação ou o uso sem consentimento por alguém que o obteve de forma ilícita ou que tinha um dever de confidencialidade. A descoberta independente e a engenharia reversa expressamente não são meios ilícitos. Os remédios previstos no DTSA e na lei estadual incluem medidas liminares, indenização pelo prejuízo efetivo e pelo enriquecimento sem causa, ou um royalty razoável, com indenização majorada e honorários advocatícios disponíveis em caso de apropriação indevida dolosa e maliciosa. O contexto mais amplo de como essas ações se relacionam com outros direitos de PI está em nossa página de direito de propriedade intelectual.

Se você não tem certeza de quais informações da sua empresa se sustentariam como segredo comercial, uma consulta com a Capitol Law Partners pode aplicar o teste de duas etapas a cada categoria e identificar onde a proteção está fraca. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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