Secret des affaires ou brevet : quelle protection pour votre invention ?

Le choix entre secret des affaires (trade secret) et brevet dépend avant tout d’une question : un concurrent peut-il comprendre le fonctionnement de votre invention en achetant votre produit et en le démontant ? Si oui, un secret des affaires ne survivra pas, car l’ingénierie inverse (reverse engineering) est un moyen licite de l’acquérir, et le brevet est la seule voie vers l’exclusivité. Si non, parce que l’invention est un procédé mis en œuvre à l’intérieur de votre site ou un algorithme qui ne quitte jamais vos serveurs, un secret des affaires peut la protéger plus longtemps qu’un brevet ne le pourrait jamais, pour une fraction du coût. La plupart des produits réels comportent les deux types de composants, et la réponse consiste généralement à répartir plutôt qu’à choisir. La pratique de CLP en protection du secret des affaires travaille sur cette répartition avec ses clients et se coordonne avec un conseil en brevets lorsque le volet brevet est en jeu.

Ce que chacun vous apporte

Un brevet d’invention (utility patent) confère le droit d’interdire aux tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer l’invention revendiquée pendant vingt ans à compter de la date de dépôt. Il est opposable à tous, y compris à un concurrent qui a développé la même chose de manière indépendante sans avoir jamais entendu parler de vous. En contrepartie, la demande est publiée, généralement dix-huit mois après le dépôt, et le brevet lui-même enseigne au public comment mettre en œuvre l’invention. À l’expiration de la durée de protection, chacun peut l’utiliser.

Un secret des affaires confère le droit de faire cesser le détournement (misappropriation) : l’acquisition par des moyens illicites, ou l’utilisation ou la divulgation en violation d’une obligation de confidentialité. Il n’a ni durée fixe ni dépôt. Il n’est pas opposable à quelqu’un qui procède à l’ingénierie inverse du produit ou qui développe la même information de manière indépendante. Il dure exactement aussi longtemps que l’information reste secrète et que son détenteur continue de prendre des mesures raisonnables pour la protéger, comme l’explique notre article sur ce qui constitue un secret des affaires.

Secret des affaires ou brevet : les critères décisifs

La détectabilité de la contrefaçon

Un brevet ne vaut que par votre capacité à repérer les contrefacteurs. Si l’invention est un procédé de fabrication, vous ne saurez peut-être jamais qu’un concurrent l’utilise dans son usine, et un brevet sur ce procédé serait difficile à faire respecter tout en expliquant au monde entier comment le mettre en œuvre. Ce profil plaide pour le secret des affaires. Si l’invention est une caractéristique visible d’un produit ou un mécanisme que chacun peut examiner, la contrefaçon est facile à détecter et l’ingénierie inverse est aisée, ce qui plaide pour le brevet.

La durée de vie utile attendue

La durée de vingt ans d’un brevet est généreuse pour un composé pharmaceutique et sans intérêt pour une fonctionnalité logicielle qui sera réécrite dans trois ans. Pour les inventions à courte durée de vie, le coût et les délais de la procédure de délivrance ne valent pas toujours la peine, et une combinaison de droit d’auteur, de secret des affaires et de rapidité de mise sur le marché est plus judicieuse. Pour les inventions dont la valeur dépasse vingt ans, le secret des affaires est la seule forme de protection capable d’atteindre cet horizon, à condition de pouvoir réellement garder le secret aussi longtemps.

La brevetabilité

Toutes les inventions ne remplissent pas les conditions. Un brevet exige que l’invention soit nouvelle, utile, non évidente au regard de l’état de la technique et qu’elle relève d’un objet brevetable, et le seuil de brevetabilité pour les logiciels et les méthodes commerciales est élevé depuis plus de dix ans. Si un brevet a peu de chances d’être délivré, ou ne le serait qu’avec des revendications si étroites qu’elles seraient faciles à contourner, la protection par le secret des affaires peut être l’option réaliste. Une évaluation de brevetabilité par un professionnel inscrit auprès de l’USPTO est le moyen de le savoir, et elle doit intervenir avant toute divulgation publique.

Le coût et le calendrier

La procédure de délivrance d’un brevet comprend la rédaction, le dépôt, l’examen, les réponses aux notifications de l’examinateur (office actions), les taxes de délivrance et de maintien en vigueur, et souvent des dépôts à l’étranger dans chaque pays où une protection est recherchée. Le processus s’étale sur plusieurs années. La protection par le secret des affaires coûte ce que coûte le programme de sécurité interne, qui évolue avec l’entreprise et représente une dépense engagée de toute façon pour d’autres raisons. Pour une société autofinancée, cette différence peut être décisive.

Le risque de fuite

Les secrets des affaires reposent sur la discrétion des personnes. Une société qui connaît un fort taux de rotation du personnel, qui recourt à de nombreux prestataires externes ou qui travaille avec des partenaires de fabrication dans plusieurs pays présente plus de points de fuite qu’elle ne peut en contrôler. Un brevet, lui, ne se soucie pas de savoir qui connaît l’invention. Si l’information devra inévitablement être largement partagée pour être utilisée, le brevet est le choix le plus sûr.

Le compte à rebours de la divulgation

Les deux voies s’excluent pour une même information dès qu’une demande de brevet est publiée, car la publication détruit le secret. Avant ce moment, le calendrier compte. Aux États-Unis, la divulgation publique, la vente ou l’usage public par l’inventeur lui-même déclenche un délai d’un an pour déposer ; passé ce délai, le brevet n’est plus possible. La plupart des autres pays n’accordent aucun délai de grâce, de sorte qu’une divulgation antérieure au dépôt fait immédiatement perdre les droits à l’étranger. Une demande provisoire (provisional application) préserve une date de dépôt pendant douze mois sans rien publier, ce qui permet à une société de tester le marché tout en gardant les deux options ouvertes. Une demande de non-publication peut maintenir une demande américaine confidentielle jusqu’à la délivrance si aucun dépôt à l’étranger n’est prévu, ce qui retarde le moment où l’option du secret des affaires est perdue.

Il existe aussi un moyen de défense pour les utilisateurs commerciaux antérieurs (prior commercial use defense) : une société qui exploitait commercialement une invention en tant que secret des affaires bien avant qu’un tiers ne dépose un brevet sur celle-ci peut disposer d’une défense limitée contre ce brevet aux États-Unis. Ce moyen de défense est étroit et dépend des faits, et c’est une raison de documenter la date à laquelle un procédé secret a été mis en service.

Répartir un produit entre les deux

En pratique, la décision se prend composant par composant. Une société de dispositifs médicaux peut breveter la conception mécanique visible dans le produit, conserver les tolérances de fabrication et le procédé d’étalonnage comme secrets des affaires, et enregistrer le droit d’auteur sur le micrologiciel. Un éditeur de logiciels peut breveter une méthode nouvelle qu’il est capable de détecter dans les produits concurrents, conserver ses données d’entraînement et les poids de ses modèles comme secrets des affaires, et enregistrer le droit d’auteur sur le code source, en utilisant les options d’occultation de la copie de dépôt décrites dans notre article sur l’enregistrement du droit d’auteur pour un logiciel. Le brevet publié doit être rédigé de façon à ne pas divulguer les parties gardées secrètes, ce qui suppose une coordination entre le conseil en brevets et la personne qui gère l’inventaire des secrets des affaires. Notre page consacrée à la gestion de portefeuille de PI décrit la manière dont ces éléments sont suivis ensemble.

Si vous avez une invention et ne savez pas quelle voie convient, une consultation avec Capitol Law Partners permet d’appliquer ces critères à votre produit et à votre feuille de route avant qu’une divulgation ne déclenche un délai. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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