Qu'est-ce qu'un secret des affaires en droit américain ?

Un secret des affaires (trade secret) est toute information qui tire sa valeur économique du fait qu’elle n’est pas généralement connue et que son détenteur prend des mesures raisonnables pour en préserver le secret. C’est toute la définition, et les deux volets doivent être remplis en même temps. Une liste de clients que n’importe qui pourrait reconstituer à partir d’un annuaire professionnel échoue au premier volet. Une formule réellement secrète, stockée sur un disque partagé que chaque salarié peut ouvrir, échoue au second. Ce qui constitue un secret des affaires dépend donc moins du type d’information que de sa valeur et de la manière dont elle est traitée, et c’est pourquoi un même document peut être un secret des affaires dans une société et un simple papier administratif dans une autre. La pratique de CLP en protection du secret des affaires commence chaque mission en passant les informations du client au crible de ces deux critères.

Le critère légal du secret des affaires

Le Defend Trade Secrets Act (DTSA), loi fédérale, définit le secret des affaires comme toutes les formes et tous les types d’informations financières, commerciales, scientifiques, techniques, économiques ou d’ingénierie, quelle que soit leur forme, à condition que le détenteur ait pris des mesures raisonnables pour en préserver le secret et que l’information tire une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle, du fait qu’elle n’est pas généralement connue d’une autre personne susceptible de tirer une valeur économique de sa divulgation ou de son utilisation, ni aisément accessible à cette personne par des moyens licites.

La plupart des États appliquent une définition presque identique dans leur version de l’Uniform Trade Secrets Act. La Virginie et le District de Columbia l’ont tous deux adoptée. New York, à la date de rédaction, ne l’a pas fait ; ses tribunaux appliquent une définition de common law tirée du Restatement of Torts, qui examine les mêmes questions au moyen d’une liste de facteurs : dans quelle mesure l’information est connue en dehors de l’entreprise, dans quelle mesure elle l’est en interne, les mesures prises pour la protéger, sa valeur pour l’entreprise et pour ses concurrents, les efforts ou les sommes consacrés à son développement, et la facilité avec laquelle d’autres pourraient l’acquérir ou la reproduire. L’analyse pratique est la même quelle que soit la version.

Les informations qui remplissent généralement les conditions

Les catégories sont larges. Informations techniques : formules, recettes, procédés de fabrication, code source non publié, algorithmes, compositions chimiques et plans d’ingénierie. Informations commerciales : listes de clients constituées au prix d’efforts et difficiles à trouver ailleurs, stratégies tarifaires, conditions consenties par les fournisseurs, structures de coûts, plans marketing et projections financières. Le savoir-faire négatif (negative know-how) peut aussi en faire partie : la trace des approches essayées sans succès a de la valeur, car elle évite à un concurrent de répéter les mêmes erreurs.

Le point commun de ces exemples est que chacun a demandé des efforts, serait utile à un concurrent et peut être tenu à l’écart du public. Un secret des affaires n’a pas besoin d’être nouveau au sens du droit des brevets, ni de tenir dans un document unique. Une combinaison d’éléments publiquement connus peut constituer un secret des affaires si cette combinaison particulière n’est pas connue et a de la valeur.

Les informations qui ne remplissent pas les conditions

Les compétences, connaissances et expériences générales que les salariés acquièrent dans le cadre de leur travail leur appartiennent, et un employeur ne peut pas les revendiquer comme secrets des affaires. Une information aisément accessible par des moyens licites, comme les caractéristiques visibles d’un produit, une liste de prix distribuée aux clients ou des données publiées dans une revue professionnelle, ne remplit pas les conditions. Une information divulguée dans une demande de brevet publiée est publique, et c’est pourquoi la voie du brevet et celle du secret des affaires s’excluent pour une même information, un arbitrage que notre article sur le choix entre secret des affaires et brevet examine.

Une information que son détenteur n’a pas protégée échoue également, quelle que soit sa valeur. Si la formule a été envoyée par e-mail à un partenaire potentiel sans NDA, publiée dans un dépôt de code public ou décrite lors d’une conférence, le second volet du critère a disparu.

Comment se perd la qualité de secret des affaires

Contrairement à un brevet ou à un droit d’auteur enregistré, un secret des affaires n’a pas de durée fixe. Il dure tant qu’il reste secret et précieux, ce qui peut être indéfiniment, et il prend fin dès que l’une de ces conditions disparaît. Les causes de disparition les plus fréquentes sont les suivantes :

• La publication par le détenteur, y compris dans des supports marketing, des brevets ou des présentations.
• L’ingénierie inverse (reverse engineering) d’un produit par un concurrent, qui constitue un moyen d’acquisition licite.
• Le développement indépendant par une autre personne qui n’a jamais eu accès au secret.
• La divulgation par un salarié, un prestataire ou un partenaire qui n’était pas lié par une obligation de confidentialité.
• L’absence de mesures raisonnables, par exemple lorsque l’information est laissée en libre accès sur des systèmes partagés.

Le dernier point est celui que le détenteur maîtrise le mieux, et c’est aussi celui qui donne lieu au plus grand nombre de litiges. Ce qu’attendent les tribunaux fait l’objet de notre article sur les mesures raisonnables de protection d’un secret des affaires.

Ni enregistrement, ni examen

Aucun organisme public n’enregistre les secrets des affaires, et il n’existe aucun certificat à obtenir. La protection naît des faits, ce qui signifie que le détenteur doit pouvoir les prouver par la suite : en quoi consistait l’information, qu’elle avait de la valeur parce qu’elle était secrète, et ce qui a été fait pour la protéger. Les sociétés qui auront besoin de faire valoir un secret des affaires doivent documenter ces faits à l’avance, dans un inventaire qui recense chaque catégorie d’informations confidentielles, les personnes qui y ont accès et les accords qui encadrent cet accès. Cet inventaire est la première chose que demande un tribunal, et la première chose que demande l’avocat d’un acquéreur lors d’une due diligence.

Ce que recouvre le détournement

Un secret des affaires se défend contre le détournement (misappropriation) : l’acquisition par des moyens illicites (vol, corruption, déclarations mensongères, manquement à une obligation de confidentialité ou espionnage), ou la divulgation ou l’utilisation sans consentement par une personne qui l’a acquis de manière illicite ou qui était tenue à une obligation de confidentialité. La découverte indépendante et l’ingénierie inverse ne sont expressément pas des moyens illicites. Les recours prévus par le DTSA et le droit des États comprennent les injonctions, des dommages-intérêts au titre du préjudice réel et de l’enrichissement sans cause, ou une redevance raisonnable, avec des dommages-intérêts majorés et le remboursement des honoraires d’avocat en cas de détournement délibéré et malveillant. La place de ces actions parmi les autres droits de propriété intellectuelle est présentée sur notre page consacrée au droit de la propriété intellectuelle.

Si vous ne savez pas lesquelles des informations de votre société résisteraient à l’examen en tant que secrets des affaires, une consultation avec Capitol Law Partners permet d’appliquer le double critère à chacune de vos catégories et de repérer les points où la protection est fragile. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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