Uluslararası Marka Tescili: Madrid mi, Doğrudan Ulusal Başvuru mu?

Marka hakları sınırda biter. Bir ABD tescili size Türkiye’de, Almanya’da veya Çin’de hiçbir hak sağlamaz ve bu ülkelerin çoğunda markayı kimin önce kullandığına bakılmaksızın ilk başvuran kazanır. Dolayısıyla uluslararası marka tescili aslında bir dizi ulusal karardan oluşur: hangi ülkeler, hangi sırayla ve hangi yoldan. İki yol vardır: USPTO üzerinden yapılan bir Madrid Protokolü uluslararası başvurusu ya da yerel avukatlar aracılığıyla her ülkenin marka ofisine yapılan doğrudan ulusal başvuru. Capitol Law Partners’ın uluslararası marka tescili ve Madrid Protokolü ekibi genellikle ikisinin bir karışımını önerir; aşağıdaki gerekçeler bu sonuca nasıl vardığımızı gösteriyor.

Neden tek bir uluslararası marka tescili yoktur

Her ülke ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi gibi birkaç bölgesel sistem, kendi hukuku altında kendi sicilini tutar. Madrid sistemi bu sicillerin yerine geçen bir yapı değil, onların üzerine kurulmuş bir başvuru ve yönetim mekanizmasıdır. Hangi yolu seçerseniz seçin, markanıza bir Fransız inceleme uzmanı Fransız hukukunu, bir Çinli inceleme uzmanı Çin hukukunu uygular ve yerel bir rakip markanıza yerel kurallar çerçevesinde itiraz edebilir.

Amerika Birleşik Devletleri, hakları kullanıma dayalı olarak tanıması bakımından istisnai bir ülkedir. Yurt dışında başvurudan önceki kullanım size nadiren fayda sağlar ve tescil için gerekli bile olmayabilir. Bir ABD işletmesi için sonuç basittir: ilk başvuranın kazandığı (first-to-file) ülkelerde, o ülkede ürün piyasaya sürmeden, bir distribütörle sözleşme imzalamadan ve bir fuarda sunum yapmadan önce başvurun. Satışların başlamasını beklemek, şirketlerin kendi markalarını eski bir iş ortağı adına tescilli bulmasının tipik yoludur.

Madrid Protokolünün avantajlı olduğu durumlar

Madrid genişlik için tasarlanmıştır. İngilizce hazırlanan ve tek ücret ödemesiyle yapılan tek bir başvuru, dilediğiniz kadar üye ülkeyi belirleyebilir. Bir ofis ret kararı vermedikçe her ülkede yerel avukat tutmanız gerekmez. Yenileme, tüm belirlemeler için on yılda bir WIPO üzerinden yapılır ve işletme büyüdükçe sonradan belirleme (subsequent designation) yoluyla ülke ekleyebilirsiniz. Ret kararı beklenmeyen sekiz ya da on ülkede koruma isteyen bir şirket için Madrid neredeyse her zaman daha ucuz ve daha basit yoldur. İşleyişi, Madrid Protokolünün nasıl işlediği hakkındaki yazımızda adım adım anlatılıyor.

Doğrudan ulusal başvuruların avantajlı olduğu durumlar

Dört durum doğrudan başvuruyu öne çıkarır.

Ülke Madrid üyesi değildir. Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki bazı pazarlar sistemin dışındadır ve buralarda tek seçenek ulusal başvurudur.

Daha geniş mal tanımlarına ihtiyacınız vardır. Bir Madrid başvurusu, ABD’deki temel markanızdaki (basic mark) malları aşamaz ve ABD uygulaması dar, spesifik tanımlar ister. Birçok yabancı ofis sınıf başlıklarını veya çok daha geniş ifadeleri kabul eder. Bu ülkelerdeki doğrudan bir başvuru, Madrid’in izin verdiğinden daha geniş bir alanı talep edebilir.

ABD’deki temel markanız zayıftır. Madrid tescili beş yıl boyunca ABD başvurusuna bağlıdır. ABD başvurusu muhtemel bir ret kararıyla karşı karşıyaysa veya tescil saldırıya açıksa, en önemli pazarlarınızda doğrudan başvuru yapmak bu tek hata noktasını ortadan kaldırır.

Marka ülkeden ülkeye farklıdır. Çin’de bir transliterasyon, Brezilya’da farklı bir yazım veya Türkiye’de yerel dilde bir versiyon kullanacaksanız, her biri zaten ayrı bir başvuru gerektirir ve Madrid’in uluslararası markanın temel markayla aynı olması şartı size hiçbir avantaj sağlamaz.

Doğrudan başvurular ayrıca yerel avukatı en baştan sürece dahil eder; bu da inceleme uygulamasının kendine özgü olduğu veya yerel bir rakipten itiraz beklediğiniz ülkelerde işe yarar.

Paris Sözleşmesi önceliği her iki yolda da geçerlidir

Hangi yolu seçerseniz seçin, Paris Sözleşmesi (Paris Convention), dünyanın herhangi bir yerindeki ilk başvurunuzdan itibaren diğer üye ülkelerde başvuru yapıp ilk tarihi talep etmeniz için size altı ay tanır. Ocak ayında yapılan bir ABD başvurusu, Ocak tarihli öncelikle yurt dışında başvurmanız için size Temmuz’a kadar süre verir; bu da aradaki dönemde o ülkelerde başvuru yapan herkese karşı üstünlük sağlar. Altı aylık süreyi lansman takvimine yerleştirin; bu, ilk başvuranın kazandığı sistemlerde hak kaybına karşı elde edebileceğiniz en ucuz korumadır.

Ters yönde gelen yabancı bir işletme de aynı şekilde yararlanır: kendi ülkesindeki başvurusu ABD öncelik tarihi olarak talep edilebilir ve kendi ülkesindeki tescil verildiğinde, önce ABD’de kullanım kanıtlanmadan bir ABD tescilini destekleyebilir.

Pratik bir karar çerçevesi

Üç kademeli bir ülke listesiyle başlayın: satış yaptığınız veya iki yıl içinde satış yapacağınız ülkeler, üretim veya tedarik yaptığınız ülkeler ve ürün kategorinizde sahteciliğin yaygın olduğu ülkeler. İkinci ve üçüncü kademe önemlidir, çünkü üretim yapılan ülkedeki bir tescil, ihlal eden malları o ülkenin sınırında durdurmanızı sağlar ve tasarımınızı sizin adınızla satmaya başlayan bir fabrikaya karşı size dava ehliyeti verir.

Ardından yukarıdaki soruları her ülkeye uygulayın. Olağan sonuç, listenin büyük bölümü için Madrid, iki ya da üç kilit pazar için ise, çoğu zaman Çin ve üye olmayan ülkeler için doğrudan başvurudur; tüm bu ülkelerde ABD başvurusundan doğan Paris önceliği talep edilir. Madrid ücretleri ve doğrudan başvuru yapılan ülkelerdeki yerel avukatlar için bütçe ayırın ve çok ülkeli bir programın genellikle karşılaştığı bir veya iki geçici ret kararı için de pay bırakın. Sınırlı bir bütçeyle markaları ve pazarları nasıl önceliklendireceğinizi önce hangi markaların tescil ettirilmesi gerektiği yazımızda ele alıyoruz.

En pahalıya mal olan hatalar

Birincisi ve en pahalısı, yurt dışında bir ABD tesciline güvenmektir. İkincisi, hedef ülkede ön araştırmayı atlamaktır: önceki bir yerel markayla çakışan bir Madrid belirlemesi o ülkede reddedilir ve ücret her durumda harcanmış olur; bu nedenle başvurudan önce marka araştırması ve ön inceleme sürecinden geçmek, ret kararından daha ucuzdur. Üçüncüsü, yerel kullanım şartlarını unutmaktır; birçok ülke üç ya da beş yıl kullanılmayan bir tescilin iptaline izin verir ve WIPO üzerinden yapılan merkezi yenileme bunu gidermez. Birkaç ülkeden fazlasında başvurusu olan şirketler, bu kullanım sürelerini, bağımlılık tarihlerini ve yenilemeleri fikri mülkiyet portföy yönetimi hizmetimiz aracılığıyla tek bir takip sisteminde tutar.

Bir markayı Amerika Birleşik Devletleri dışında nasıl koruyacağınıza karar veriyorsanız, Capitol Law Partners pazarlarınızı doğru yolla eşleştirebilir ve Paris önceliğini koruyarak başvurunuzu USPTO üzerinden veya yerel avukatlarla birlikte yapabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Uluslararası marka tescili ve marka yenileme sayfamıza göz atın veya randevu alın.