Marka Yenileme ve Madrid Protokolü Avukatı

Bir ABD marka tescili kendiliğinden ayakta kalmaz: belirli bir takvime göre kullanım beyanlarıyla sürdürülmesi gerekir ve korumayı yurt dışına genişletmediğiniz sürece sınırda durur. Capitol Law Partners; Lanham Yasası kapsamındaki tescil sürdürme işlemlerini, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) denetimlerini, devir ve lisanslamayı ve Madrid Protokolü ile doğrudan ulusal başvurular yoluyla uluslararası tescilleri yürütür.

Marka sürdürme avukatı sizin için ne yapar?

Her Madde 8, 15 ve 9 süresini ek süresiyle birlikte takvime bağlar, listelenen her mal ve hizmet için kullanımı inceler, kullanılmayan kalemleri siler, kullanım örneklerini (specimen) seçer, tescil sonrası denetimlere yanıt verir, devirleri ve şirket değişikliklerini sicile kaydettirir, kanunun gerektirdiği kalite kontrol hükümlerini içeren lisans sözleşmeleri hazırlar ve yurt dışındaki yerel avukatlarla birlikte Madrid Protokolü ve doğrudan ulusal başvuruları yürütürüz. Henüz tescil ettirmediniz mi? Önce ön inceleme, tescil ve ofis eylemi yanıtı hizmetlerimiz gelir.

Kimler, ne zaman başvurmalı?

Madde 8 kullanımın devam ettiğine dair beyan

Her tescil sahibi, tescilin beşinci ve altıncı yıl dönümleri arasında, listelenen mal ve hizmetler için ticarette kullanımı her sınıf için bir kullanım örneğiyle teyit eden bir Madde 8 beyanı sunmalıdır. Mazur görülebilir kullanmama, yalnızca kullanım sizin kontrolünüz dışındaki nedenlerle durduğunda kabul edilir. Madrid yoluyla ABD'ye genişletilen tesciller aynı takvimde eşdeğer bir Madde 71 beyanı sunar.

Madde 15 itiraz edilemezlik beyanı

Tescilden sonra beş yıl art arda kesintisiz kullanımın ardından, aleyhte bir karar veya bekleyen bir itiraz yoksa Madde 15 beyanı sunabilirsiniz. İtiraz edilemezlik (incontestability), tescili geçerliliğin, sahipliğin ve markayı münhasıran kullanma hakkının kesin delili haline getirir ve daha zayıf bir markaya yönelik en yaygın saldırıyı, yani markanın salt tanımlayıcı olduğu iddiasını engeller. Cins isim haline gelme, terk, hile ve işlevsellik iddiaları itiraz eden için açık kalır.

Her on yılda bir Madde 8 ve 9 yenilemesi

Bir tescil on yıl sürer ve dokuzuncu ile onuncu yıl dönümleri arasında ve sonrasında her on yılda bir, birleşik Madde 8 beyanı ve Madde 9 yenilemesi sunularak süresiz olarak yenilenir. Her sürdürme süresinin ek harçla altı aylık bir ek süresi vardır; bu süre geçtikten sonra tescil iptal edilir veya sona erer ve yeniden canlandırılamaz; geriye yalnızca yeni öncelik tarihli yeni bir başvuru kalır.

Tescil sonrası denetim programı

USPTO, birden fazla mal veya hizmet listeleyen sürdürme başvurularını rastgele denetler ve ek kalemler için kullanım kanıtı ister. Kanıtlanamayan kalemler silinir, başvurudan sonra yapılan silmeler için harç uygulanır ve yanıt vermeyen tescil sahibi tescilin tamamını kaybeder. Yalnızca fiilen sattıklarınızı listeleyin.

Kullanım örnekleri ve sahiplik kayıtları

Sürdürme için sunulan kullanım örneği, markayı tescil edildiği haliyle ve güncel kullanımda göstermelidir: mallar için etiketler, ambalajlar veya ürün fotoğrafları, sipariş bilgisi içeren web sayfaları; hizmetler için reklamlar. Maketler, üzerinde oynanmış görseller ve baskı provaları reddedilir; web sayfası örneklerinde URL ve erişim tarihi görünmelidir. Sahiplik de doğru olmalıdır: devir yazılı olmalı ve işletmenin itibarını (goodwill) da devretmelidir; yanlış şirket adına yapılan bir sürdürme başvurusu geçersizdir; devirlerin, birleşmelerin ve unvan değişikliklerinin USPTO'ya kaydettirilmesi ise mülkiyet zincirini korur. Şirket değişikliklerini şirket kuruluşu ekibimizle koordine eder, çok markalı portföyleri fikri mülkiyet portföy yönetimi hizmetimizle yönetiriz.

Lisanslama ve kalite kontrolü

Kontrol altındaki bir lisans alanın kullanımı, marka sahibinin kullanımı sayılır; ancak lisans veren, lisans konusu mal veya hizmetlerin niteliğini ve kalitesini fiilen kontrol etmelidir. Kalite kontrol hükmü içermeyen veya hükümleri hiç uygulanmayan "çıplak lisans" (naked license), markanın terki olarak değerlendirilebilir.

Uluslararası koruma: süreç ve zaman çizelgesi

Madrid Protokolü

Temel marka. ABD vatandaşı, ABD'de yerleşik olan ya da ABD'de gerçek ve etkin bir ticari işletmesi bulunan bir kişi veya işletme, bekleyen bir ABD başvurusuna veya tescile dayanarak, temel markadan daha geniş olmayan mal ve hizmetler için uluslararası başvuru yapabilir.
USPTO aracılığıyla başvuru. Menşe ofis olarak USPTO, başvuruyu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) onaylayarak iletir; WIPO da başvuruyu kaydeder ve belirlenen her ülkeye bildirir.
Ulusal inceleme. Belirlenen her ofis markayı kendi hukukuna göre inceler ve olası geçici reddini 12 veya 18 ay içinde düzenlemelidir; yanıt vermek genellikle yerel avukat gerektirir ve bu avukatları biz görevlendirir ve denetleriz.
Bağımlılık, merkezi saldırı ve dönüştürme. Uluslararası tescil beş yıl boyunca ABD'deki temel markaya bağlıdır; bu başvuru reddedilirse ya da tescil iptal edilir veya sınırlanırsa yabancı ülke belirlemeleri de aynı ölçüde düşer; ancak her biri, kendi tarihini koruyarak üç ay içinde doğrudan ulusal bir başvuruya dönüştürülebilir.

Ülkeler sonradan eklenebilir ve tescil her on yılda bir merkezi olarak yenilenir. Bir pazar Madrid üyesi değilse, malların ABD uygulamasının izin verdiğinden daha geniş tanımlanması gerekiyorsa veya temel marka savunmasızsa doğrudan ulusal başvurular daha güvenlidir.

Paris Sözleşmesi rüçhan hakkı

Paris Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedeki ilk başvuru, diğer üye ülkelerde ilk tarihi rüçhan tarihi olarak kullanarak başvuru yapmak için altı aylık bir süre tanır. Yurt dışına açılan bir ABD işletmesi bu süreyi kullanmalıdır; yabancı bir işletme ise burada kendi ülkesindeki başvuru tarihini talep edebilir ve ülkesindeki tescil verildikten sonra önce ABD'de kullanımı kanıtlamadan tescil yaptırabilir.

Türk işletmeleri için bir not

Bir TÜRKPATENT tescili markayı yalnızca Türkiye'de korur. Bir Türk şirketi, Türk markasına dayanan bir Madrid uluslararası tescilinde ABD'yi belirleyebilir veya doğrudan USPTO'ya başvurabilir; her iki durumda da yurt dışında yerleşik bir başvuru sahibi veya tescil sahibi, USPTO önünde ABD'de ruhsatlı bir avukat tarafından temsil edilmelidir. Mal tanımlarını USPTO'nun daha katı standardına uyarlar, Madde 8 veya 71 beyanının isteyeceği ABD'de kullanım kanıtını hazırlar ve başvuruları Paris Sözleşmesi rüçhan hakkını koruyacak şekilde zamanlarız; tüm bunları İstanbul ofisimizden Türkçe olarak yürütürüz.

Yurt dışında ilk başvuran ilkesi, ABD'de kullanıma dayalı haklar

Türkiye, Avrupa Birliği ve Çin dahil yabancı sistemlerin çoğu hakkı ilk başvuran tarafa tanır. ABD'de ise haklar ticarette kullanımdan doğar; bu nedenle daha önce kullanmaya başlayan biri, kendi kullanım bölgesinde daha sonraki bir tescil sahibine üstün gelen tescilsiz (common-law) haklara sahip olabilir; bununla birlikte federal tescil, başvuru tarihinden itibaren ülke çapında öncelik sağlar. Bu nedenle ABD'de ön inceleme sicilin ötesine bakmalı, yurt dışı başvurular ise lansmandan önce yapılmalıdır. Hakkın korunması marka hakkının korunması ve TTAB sayfamızda ele alınmaktadır.

Kaçınmanıza yardım ettiğimiz yaygın sorunlar

USPTO hatırlatmaları eski bir çalışana veya eski bir adrese gittiği için Madde 8 veya 9 süresini kaçırmak.
USPTO faturasına benzeyen yanıltıcı bir üçüncü kişi teklifini ödemek.
Tescilli markadan farklı, modernize edilmiş bir logoyu gösteren kullanım örneği sunmak veya hiç satılmamış malları listelemek.

Neden Capitol Law Partners?

Capitol Law Partners'ın kurucusu ve yönetici ortağı Çağatay Ersoy, Columbia Hukuk Fakültesi mezunudur ve marka sahiplerine marka ön incelemesi, tescil ve hakkın korunması konularında danışmanlık verir. Avukatlarımız ve ekibimiz İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca çalışır; müvekkillerimize ABD genelinde Washington, DC, Herndon, Virginia ve New York ofislerimizden ve İstanbul ofisimizden hizmet veriyoruz.

Tescilinizi yürürlükte tutun

Bize tescil numaralarınızı ve satış yaptığınız ülkeleri gönderin; takviminizi denetleyelim, süreleri işaretleyelim ve Madrid veya doğrudan başvuru önerelim. Görüşme planlayın veya +1 (202) 440-2272 numarasını arayın.

Sıkça Sorulan Sorular

İlk marka sürdürme başvurum ne zaman yapılmalı?

İlk başvuru, tescil tarihinizin beşinci ve altıncı yıl dönümleri arasında yapılması gereken Madde 8 kullanımın devam ettiğine dair beyandır; ardından ek harçla altı aylık bir ek süre vardır. Marka beş yıldır kesintisiz kullanılıyorsa çoğu sahip aynı anda Madde 15 itiraz edilemezlik beyanını da sunar. Sonraki başvuru, dokuzuncu ve onuncu yıl dönümleri arasındaki birleşik Madde 8 ve 9 yenilemesidir.

İtiraz edilemezlik bana gerçekte ne sağlar?

Madde 15 beyanı kabul edildiğinde tescil, markanın geçerliliğinin, sahipliğinizin ve markayı münhasıran kullanma hakkınızın yalnızca ilk bakışta (prima facie) değil, kesin delili haline gelir. Pratik faydası, itiraz edenin artık markanın salt tanımlayıcı olduğunu ileri sürememesidir. Tescili cins isim haline gelme, terk, hile veya işlevsellik iddialarına karşı korumaz ve yenileme takvimini uzatmaz.

Bir yenileme süresini kaçırırsam ne olur?

Hem süre hem de altı aylık ek süre kabul edilebilir bir başvuru yapılmadan geçerse tescil iptal edilir veya sona erer. USPTO'nun onu yeniden yürürlüğe koyma yetkisi yoktur ve hiçbir talep onu yeniden canlandıramaz. En baştan incelenen ve yeni bir başvuru tarihi alan yeni bir başvuru yapmanız gerekir; bu nedenle arada yapılmış herhangi bir üçüncü kişi başvurusu artık sizi engelleyebilir. Tek güvenilir koruma süre takibidir.

USPTO tescil sonrası denetimi nedir?

USPTO, birden fazla mal veya hizmet listeleyen Madde 8 ve Madde 71 beyanlarını rastgele seçer ve sahipten denetlenen her sınıftaki ek kalemler için kullanımı kanıtlamasını ister. Desteklenemeyen mal veya hizmetler silinmelidir ve beyan sunulduktan sonra yapılan silmeler için harç uygulanır. Yanıt verilmemesi tescilin tamamının iptaliyle sonuçlanır. Sürprizleri önlemek için başvurudan önce her tanımı fiili satışlarla karşılaştırırız.

Yalnızca bekleyen bir ABD başvurum varsa Madrid Protokolü'nü kullanabilir miyim?

Evet. ABD vatandaşıysanız, ABD'de yerleşikseniz veya burada gerçek ve etkin bir ticari işletmeniz varsa, uluslararası başvuru verilmiş bir tescile olduğu kadar bekleyen bir ABD başvurusuna da dayanabilir. Mal ve hizmetler temel başvurudakileri aşamaz. Uluslararası tescil beş yıl boyunca bu temel markaya bağlı olduğundan, ABD başvurusunun reddi yabancı ülke belirlemelerini de düşürebilir.

Merkezi saldırı nedir ve riski nasıl azaltırım?

Merkezi saldırı (central attack), temel ABD başvurusu veya tescili uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde reddedildiği, iptal edildiği veya sınırlandığı için uluslararası tescilin ve tüm yabancı ülke belirlemelerinin kaybedilmesini ifade eder. Riski, önce ABD markasını kapsamlı şekilde ön incelemeden geçirerek, mal ve hizmetlerin kesin bir tanımını hazırlayarak ve en önemli pazarlarda doğrudan ulusal başvuruları değerlendirerek azaltırız. Dönüştürme yedek bir seçenek olarak her zaman mevcuttur.

Türkiye'deki marka tescilim beni ABD'de korur mu?

Hayır. Bir TÜRKPATENT tescili yalnızca Türkiye'de hüküm doğurur. Markayı ABD'de korumak için ya Türk markanıza dayanan bir Madrid Protokolü uluslararası tescilinde ABD'yi belirlemeli ya da doğrudan USPTO'ya ulusal başvuru yapmalısınız. Her iki durumda da yurt dışında yerleşik bir sahip USPTO önünde ABD'de ruhsatlı bir avukat tarafından temsil edilmelidir ve sonunda markanın ABD ticaretinde kullanıldığını kanıtlamanız gerekecektir.

Bir marka devrini USPTO'ya kaydettirmem gerekir mi?

Kayıt, devrin taraflar arasında geçerli olması için şart değildir, ancak kesinlikle tavsiye edilir. Kaydedilmiş bir devir kamuya duyuru sağlar, yeni sahibi önce kayıt yaptıran sonraki bir alıcıya karşı korur ve sürdürme başvurularının doğru isimle yapılmasını güvence altına alır. Yanlış sahip tarafından sunulan bir Madde 8 beyanı geçersizdir ve hata fark edildiğinde süre geçmişse tescil kaybedilir.