Madrid Protokolü Nasıl İşler? ABD'li Marka Sahipleri İçin Rehber

Madrid Protokolü dünya çapında geçerli bir marka yaratmaz. USPTO üzerinden sunulan ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization, WIPO) tarafından kaydedilen tek bir uluslararası başvuru yaratır; belirlediğiniz her ülke bu başvuruyu kendi hukukuna göre inceler. Tek başvuru, tek dil, İsviçre frangı cinsinden tek bir ücret seti ve tek bir yenileme tarihi elde edersiniz. Bunun karşılığında yabancı ülkelerdeki haklarınız beş yıl boyunca ABD başvurunuza veya tescilinize bağlı kalır ve yurt dışında talep edebileceğiniz mallar, ABD başvurunuzun kapsamıyla sınırlanır. Capitol Law Partners olarak Madrid Protokolü ve uluslararası marka tescili alanında yürüttüğümüz çalışmalar, bu ödünleşimin müvekkilin pazarlarına uyup uymadığını sınamakla başlar.

USPTO üzerinden kimler, hangi dayanakla başvurabilir

USPTO’yu menşe ofisi (office of origin) olarak kullanabilmek için ABD vatandaşı olmanız, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik olmanız ya da burada gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmeye sahip olmanız gerekir. ABD’de faaliyeti olmayan bir Delaware şirketi, işletme dayanağı açısından otomatik olarak bu şartı karşılamaz; bu nedenle bu dayanağa güvenmeden önce durumu teyit edin.

Ayrıca bir temel markaya (basic mark) ihtiyacınız vardır: aynı sahip adına, aynı marka için bekleyen bir ABD başvurusu veya verilmiş bir ABD tescili. Uluslararası başvuru, temel markadan daha geniş olmayan mal ve hizmetleri içerebilir; ABD’deki mal ve hizmet tanımları yurt dışında kabul edilenlerden genellikle daha dar olduğu için uluslararası başvuru da bu darlığı devralır. Bazı ülkelerde doğrudan ulusal başvuruları değerlendirmenin başlıca nedenlerinden biri budur; bu karşılaştırmayı Madrid mi, doğrudan başvuru mu yazımızda ortaya koyuyoruz.

Adım adım: USPTO’dan WIPO’ya ve her ülkeye

1. Uluslararası başvuruyu USPTO’nun elektronik sistemi üzerinden yapın; istediğiniz ülkeleri belirleyin ve USPTO’nun onay ücretini ve WIPO ücretlerini ödeyin.
2. USPTO; markanın, sahibin ve malların temel markayla uyuştuğunu kontrol eder ve başvuruyu onaylayarak WIPO’ya iletir. WIPO başvuruyu, USPTO’nun başvuruyu aldığı tarihten itibaren iki ay içinde alırsa, uluslararası tescil tarihi USPTO’nun başvuruyu aldığı tarih olur.
3. WIPO yalnızca şekli inceleme yapar, uluslararası tescili kaydeder, WIPO Gazetesi’nde yayımlar ve belirlenen her ofise bildirir.
4. Belirlenen her ofis markayı kendi hukukuna göre inceler. Geçici ret (provisional refusal) kararı vermek için 12 ayı, daha uzun süreyi tercih etmiş ülkelerde ise 18 ayı vardır. Bu süre içinde ses çıkarılmaması, korumanın verildiği anlamına gelir.
5. Bir ofis geçici ret kararı verirse, o ülkenin usulüne göre, genellikle bizim görevlendirip denetlediğimiz yerel avukatlar aracılığıyla cevap verirsiniz. Bir ülkedeki ret kararının diğer ülkelerde etkisi yoktur.

Ardından her ülke, korumanın genişletilmesini ulusal bir tescilin eşdeğeri olarak kabul eder; bu tescil o ülkenin kendi kullanım şartlarına ve yerel tarafların itirazlarına ilişkin kendi kurallarına tabidir.

Bağımlılık, merkezi saldırı ve dönüştürme

Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl boyunca uluslararası tescil, ABD’deki temel markaya bağlıdır. Bu süre içinde ABD başvurusu reddedilir veya terk edilirse ya da ABD tescili iptal edilir veya sınırlandırılırsa, uluslararası tescil de aynı ölçüde düşer; ona dayanan her ülke belirlemesi de öyle. Buna merkezi saldırı (central attack) denir ve Madrid sisteminin başlıca yapısal riskidir. Markanızı aynı anda birkaç ülkeden temizlemek isteyen bir rakip, bunu tek bir ABD başvurusuna saldırarak yapabilir.

Bunun karşısındaki çözüm dönüştürmedir (transformation). Uluslararası tescilin iptal edilmesinden sonraki üç ay içinde, etkilenen her ülkede orijinal tarihi koruyan bir ulusal başvuru yapabilirsiniz. Dönüştürme önceliği korur, ancak her ülkede tam bir ulusal başvuru maliyeti doğurur; dolayısıyla ücretsiz değil, pahalı bir kurtarma yoludur. Pratik savunma, yurt dışında başvurmadan önce ABD markasını dikkatle incelemektir; bir Madrid stratejisi, marka araştırması ve ön inceleme alanında yürüttüğümüz çalışmayla başlamalıdır.

Tescilden sonra: yenilemeler, eklemeler ve değişiklikler

Uluslararası tescil on yıl geçerlidir ve tüm belirlemeler için aynı anda WIPO üzerinden merkezi olarak yenilenir. Ülkeleri daha sonra sonradan belirleme (subsequent designation) yoluyla ekleyebilirsiniz; bu, pazar pazar büyüyen bir işletme için kullanışlıdır. Sahiplik, unvan ve adres değişiklikleri WIPO’ya bir kez kaydedilir ve belirlenen her ofise yansır; yeter ki yeni sahip de Madrid sistemini kullanma hakkına sahip olsun.

Gözden kaçması kolay iki sürdürme noktası vardır. ABD’deki temel tescilin, Section 8 beyanının ne zaman verilmesi gerektiği yazımızda anlatılan kendi Section 8 ve Section 9 süreleri hâlâ geçerlidir ve beş yıllık bağımlılık süresi içinde bu tescilin sona ermesine izin vermek merkezi saldırıyı tetikler. Ayrıca birçok ülke, tescilden sonra belirli bir süre içinde, çoğu zaman üç ila beş yıl içinde kullanım şartı arar; aksi halde yerel tescil kullanmama nedeniyle iptale açık hale gelir. Merkezi yenileme tescili ayakta tutar; yerel kullanım kurallarını karşılamaz.

Maliyetler ve Madrid Protokolünün size uygun olup olmadığı

Ücretler; bir temel ücret, ülke başına alınan ve standart tamamlayıcı ücret ya da o ülkenin belirlediği bireysel ücret şeklinde olan bir ücret ve bazı durumlarda ek sınıflar için bir ilave ücretten oluşur. WIPO bir ücret hesaplayıcısı yayımlar; herhangi bir makaledeki rakamlara güvenmek yerine onu kontrol edin. Bir ret kararı çıkmadıkça yerel avukata gerek olmadığından, birkaç ülke belirlediğinizde ve markanın ret almasının beklenmediği durumlarda Madrid genellikle ayrı ulusal başvurulardan daha ucuzdur.

Madrid; kilit pazarınız sisteme üye olmadığında, ABD’deki temel markanın izin verdiğinden daha geniş mal tanımlarına ihtiyaç duyduğunuzda ya da temel markanın kendisi zayıf olduğunda daha az uygundur. Birkaç taneden fazla yabancı başvurusu olan işletmeler, Madrid ve ulusal tescillerin birlikte yönetimini genellikle fikri mülkiyet portföy yönetimi hizmetimiz aracılığıyla yürütür; böylece bağımlılık tarihleri, yerel kullanım süreleri ve yenilemeler tek bir takip sisteminde toplanır.

Bir ABD markasını yurt dışına genişletmeyi planlıyorsanız, Capitol Law Partners başvuru hakkınızı teyit edebilir, mal tanımını uyumlu hale getirebilir, ülkeleri seçebilir ve Madrid Protokolü başvurusunu USPTO üzerinden yapabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Madrid Protokolü ve uluslararası marka tescili sayfamıza göz atın veya randevu alın.