Section 15 İtiraz Edilemezlik Beyanı Markanıza Ne Sağlar?

Asıl Sicil’deki (Principal Register) bir tescil, markanızın geçerli olduğuna ve size ait olduğuna dair ilk bakışta (prima facie) delildir. Section 15 itiraz edilemezlik beyanı (declaration of incontestability) bunu kesin delile yükseltir ve en yaygın savunmayı, yani markanızın salt tanımlayıcı olduğu iddiasını kalıcı olarak masadan kaldırır. Tek bir başvuru ve bir harca mal olur, tescilden sonra art arda beş yıl kesintisiz kullanımın ardından yapılabilir ve sahiplerin çoğu bunu ilk Section 8 beyanıyla birlikte sunar. CLP’nin marka yenileme ve tescil sürdürme ekibi, şartları karşılayan neredeyse her tescil için bunu önerir. Ancak “itiraz edilemez” kelimesi kanunun sağladığından fazlasını vaat eder; bu nedenle korumanın tam olarak nerede bittiğini bilmekte fayda var.

Section 15 itiraz edilemezlik beyanının şartları

Lanham Yasası’nın (Lanham Act) Section 15 hükmü beş şart öngörür:

• Marka Asıl Sicil’de tescillidir. Tamamlayıcı Sicil’deki (Supplemental Register) markalar bu imkândan yararlanamaz.
• Marka, beyanda belirtilen mal ve hizmetler için tescil tarihinden sonra art arda beş yıl boyunca ticarette kesintisiz olarak kullanılmıştır.
• Markanın sahipliğinize veya markayı tescil ettirme ya da tescili sürdürme hakkınıza aykırı kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır.
• USPTO’da veya bir mahkemede bu haklarla ilgili derdest bir süreç yoktur.
• Marka, mallar için jenerik bir ad değildir ve sonradan da jenerik hale gelmemiştir.

Beyan, herhangi bir beş yıllık kesintisiz kullanım döneminin bitiminden itibaren bir yıl içinde sunulmalıdır. Altıncı yılda başvurursanız, sayılan beş yıl birinci ile beşinci yıllar arasıdır ya da daha sonraki herhangi bir beş yıllık dönemdir. Kullanım kesintiye uğradıysa süre yeniden başlar ve yeni bir beş yıllık dönem tamamlandığında başvurursunuz. Başvuru mal ve hizmet bazında yapılır: itiraz edilemezliği yalnızca tüm süre boyunca kesintisiz kullanılan kalemler için talep edin.

İtiraz edilemezlik neyi değiştirir

Section 33(b) uyarınca itiraz edilemez bir tescil, markanın geçerliliğinin, sahipliğinizin ve tescilli mallar için markayı münhasıran kullanma hakkınızın kesin delilidir. Yüksek Mahkeme’nin Park ‘N Fly v. Dollar Park and Fly kararında teyit ettiği pratik sonuç şudur: davalı artık markanın salt tanımlayıcı olduğu ve ikincil anlam (secondary meaning) kazanmadığı için hiç tescil edilmemesi gerektiğini ileri süremez. Tanımlayıcılık sınırına yakın duran bir marka için başarılı olma ihtimali en yüksek saldırı budur ve itiraz edilemezlik onu ortadan kaldırır.

Bu etki TTAB süreçlerine de yansır. Beşinci yıl dönümünden sonra bir iptal talebi tanımlayıcılığa veya önceki bir markayla karıştırılma ihtimaline dayanamaz; bu değişikliği marka iptal gerekçeleri hakkındaki yazımızda anlatıyoruz. Bu beş yıllık sınırı itiraz edilemezlik yaratmaz, ancak aksi halde bir mahkemenin bu soruyu yine de inceleyebileceği dava süreçlerinde sonucu kesinleştirir.

Neye karşı koruma sağlamaz

Section 33(b) ayakta kalan savunmaları sayar ve liste uzundur:

• Tescil veya itiraz edilemezlik statüsü hile ile elde edilmiştir.
• Marka terk edilmiştir.
• Marka, malların kaynağını yanlış göstermek için kullanılmaktadır.
• Davalının kullanımı, kendi adının veya bir terimin olağan anlamıyla tanımlayıcı adil kullanımıdır (fair use).
• Davalı markayı sizin tescilinizden önce, kullanmaya devam ettiği sınırlı bir bölgede benimsemiş ve kullanmıştır.
• Marka işlevseldir.
• Hakkın geç kullanılması (laches), estoppel ve zımni rıza (acquiescence) gibi hakkaniyete dayalı savunmalar.

Jenerikleşme de tamamen ileri sürülebilir, çünkü jenerik bir terim hiçbir şekilde marka olamaz. Ayrıca itiraz edilemezlik hak ihlali hakkında hiçbir şey söylemez. Markanızın geçerli olduğunu ortaya koyar; davalının markasının karıştırılacak derecede benzer olduğunu ortaya koymaz ve bu analiz açısından zayıf bir markayı güçlü bir markaya dönüştürmez. Karıştırılma ihtimali ölçütlerini değerlendiren bir mahkeme, tanımlayıcılığa yakın bir markayı keyfî (arbitrary) bir markaya göre ticari açıdan yine daha zayıf kabul eder.

Son olarak, yenileme takvimini değiştirmez. Section 8 beyanının ne zaman verilmesi gerektiği yazımızda anlatıldığı gibi, Section 8 beyanı yine dokuzuncu ile onuncu yıllar arasında ve sonrasında her on yılda bir verilmelidir. Yenilemeyi kaçıran itiraz edilemez bir tescil de diğerleri gibi iptal edilir.

Zamanlama ve birleşik başvurular

En uygun an, beşinci ve altıncı yıl dönümleri arasındaki ilk Section 8 dönemidir, çünkü Section 8 için topladığınız kullanım delilleri Section 15’i destekleyen delillerle aynıdır. USPTO, Section 8 ve Section 15 kapsamındaki birleşik beyanı tek bir başvuruda kabul eder. O noktada kullanım tam beş yıl boyunca kesintisiz değilse, Section 8 beyanını tek başına sunun ve herhangi bir beş yıllık kesintisiz kullanım dönemi geride kaldığında Section 15 beyanını daha sonra verin. Tescil geçerli olduğu ve şartları karşılayan bir beş yıllık dönemden sonraki bir yıllık süreye uyulduğu sürece, Section 15 beyanının kendisi için ayrı bir son tarih yoktur.

Madrid Protokolü yoluyla Section 66(a) kapsamında alınan tesciller de ABD ticaretinde aynı beş yıllık kullanım şartını karşıladıklarında Section 15 beyanı sunabilir.

Başvuruyu zayıflatan hatalar

En zararlısı, bir sezon boyunca satıştan kaldırılıp yeniden piyasaya sürülen mallar için ya da yalnızca ana ürün kesintisiz satılmışken bütün bir mal listesi için beş yıllık kesintisiz kullanım beyan etmektir. Gerçeğe aykırı bir Section 15 beyanı hile iddiasıyla saldırıya açıktır ve bu, yalnızca itiraz edilemezlik statüsünü değil tescilin tamamını riske atar. İkincisi, bir iptal talebi veya hak ihlali davası derdestken beyan sunmaktır; beyan usule aykırıdır ve reddedilir ya da ileride itiraza konu olur. Üçüncüsü, USPTO’ya kaydettirilmemiş bir devirden sonra yanlış sahip adına başvurmaktır; USPTO kayıtlarını güncellemeden yeniden yapılanan şirketlerde bunu sık görüyoruz.

Bir markayı ileri süren sahipler de bir ihtarnamede itiraz edilemezliğe dayanmadan önce kanunun sınırlarını okumalıdır. Marka hakkı koruma ve TTAB ekibimiz, itiraz edilemez bir tescili tartışmayı bitiren bir şeymiş gibi duyuran ihtarnamelerle karşılaşıyor; oysa alıcının asıl savunması, itiraz edilemezliğin hiçbir zaman dokunmadığı bir husus olan mal listesinin bir kısmının terk edilmiş olmasıdır.

Tesciliniz beş yıllık kesintisiz kullanıma ulaştıysa, Capitol Law Partners hangi malların şartları karşıladığını teyit edebilir ve iki başvurunun birbirini desteklemesi için Section 15 beyanını Section 8 beyanınızla birlikte sunabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Marka tescilinin sürdürülmesi ve yenilenmesi sayfamıza göz atın veya randevu alın.