Marka Tescil Stratejisi: Sınırlı Bütçeyle Önce Hangi Marka?

Bir marka adı, üç ürün adı, bir logo, bir slogan ve iki yabancı pazar planı olan bir şirketin önünde bir düzine olası başvuru vardır. Erken aşamadaki bütçelerin çok azı bunların hepsini karşılar; hepsini karşılamaya çalışanlar da genellikle slogana fazla, geliri taşıyan tek markaya ise az harcar. Marka tescil stratejisi (trademark filing strategy), hangi markaların önce, hangi sınıflarda ve ülkelerde tescil ettirileceğini ve neyin bir yıl bekleyebileceğini belirleyen sıralamadır. Bu sıralama, Capitol Law Partners’ın fikri mülkiyet portföy yönetimi hizmetinin ilk çıktısıdır ve aşağıdaki kurallar bizim uyguladığımız kurallardır.

Marka tescil stratejisinde ilk adım: ana marka ve geliri taşıyan isimler

Müşterilerin şirketin kendisi için kullandığı isim olan ana marka (house mark) önce gelir. Her üründe, her sözleşmede ve her faturada yer alır; onu kaybetmek tüm işletmenin marka değişikliği yapması anlamına gelir. Amiral ürün adı, ana markadan ayrı pazarlanıyorsa ve müşteriler ürünü bu adla istiyorsa ikinci sırada gelir. İkincil ürün adları, alt markalar ve sloganlar, her birinin ne kadar geliri temsil ettiğine ve değiştirilmesinin ne kadar zor olacağına göre sırayla takip eder.

Herhangi bir başvurudan önce, ismin tescil edilebilir olup olmadığını kontrol edin. Salt tanımlayıcı bir isim, yani malları veya bir özelliğini doğrudan tarif eden bir isim, kazanılmış ayırt edicilik (acquired distinctiveness) kanıtı olmadan Asıl Sicil’de (Principal Register) tescil edilmez ve bütçeyi başarısızlığa mahkûm bir başvuruya harcamak en yaygın erken dönem hatasıdır. Marka araştırması ve ön inceleme çalışmamız, harç ödenmeden önce hem tescil edilebilirliği hem de çakışmaları sınar.

Logodan önce kelime markası

Önce standart karakterli kelime markası başvurusunu yapın. Standart karakterli bir tescil, kelimeyi her yazı tipinde, renkte ve stilde kapsar; dolayısıyla tasarım nasıl değişirse değişsin ismi korur. Logo tescili ise o belirli tasarımı korur ve logolar birkaç yılda bir değişir; yenilenmiş bir logo artık tescilli olanla uyuşmayabilir ve bu da bir sonraki tescil sürdürme başvurusunda sorun yaratır. Logoyu; kendi başına ayırt edici olduğunda, kelime olmadan kullanıldığında veya rakiplerin en çok taklit edeceği unsur olduğunda ayrıca tescil ettirin. Bütçe yalnızca tek bir başvuruya izin veriyorsa, o başvuru kelime markası olmalıdır.

Sınıfları satabileceklerinize göre değil, sattıklarınıza göre seçin

USPTO harcı sınıf başına alınır ve eklediğiniz her sınıf iki kez maliyet yaratır: başvuruda ve sonrasındaki her tescil sürdürme başvurusunda. Şu anda sattığınız veya kullanım niyetine dayalı bir başvurunun tanıdığı süre içinde satacağınız mal ve hizmetleri kapsayan sınıfları talep edin. Bir gün markalı şapka satabilecek bir yazılım şirketinin bugün 25. sınıfa ihtiyacı yoktur. Fazla talepte bulunmak denetim riski de yaratır, çünkü hiç satmadığınız malları listeleyen bir tescil sürdürme beyanı tescil sonrası denetime ve bir uyuşmazlıkta hile veya sicilden silme (expungement) iddiasına yol açabilir.

Her sınıf içinde malları kesin olarak tanımlayın. Dar ve doğru bir tanım, incelemeye davetiye çıkaran uzun bir listeye göre hem sürdürmesi daha ucuz hem de savunması daha kolaydır.

Önceliği erkenden güvenceye almak için kullanım niyetine dayalı başvuru

Başvuru yapmak için satış yapıyor olmanız gerekmez. Section 1(b) kapsamındaki kullanım niyetine dayalı (intent-to-use) bir başvuru, marka tescil edildiğinde ülke çapındaki öncelik tarihiniz olarak işleyen bir başvuru tarihi sağlar; yeter ki markayı kullanmaya yönelik iyi niyetli bir niyetiniz olsun. Bu niyet iş planları, prototipler veya pazarlama bütçeleriyle belgelenmelidir. Kabul bildiriminden (notice of allowance) sonra kullanım beyanı (statement of use) sunmak için altı ayınız vardır; bu süre, her biri harca tabi altışar aylık adımlarla üç yıla kadar uzatılabilir. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak bir ürün için kullanım niyetine dayalı başvuru, bir rakibin aynı ismi önce benimsemesine karşı en ucuz sigortadır. Piyasaya çıkmasına üç yıl olan bir ürün için ise muhtemelen erkendir.

Yurt dışında ne zaman ve nerede başvurulmalı

Amerika Birleşik Devletleri dışında haklar genellikle ilk kullanana değil, ilk başvurana verilir. Dolayısıyla soru, yurt dışında henüz satışınız olup olmadığı değil, bir hak kaybının nerede zarar vereceğidir: iki yıl içinde satış yapacağınız ülkeler, ürünlerinizin üretildiği ülke ve ürün kategorinizde sahteciliğin yaygın olduğu pazarlar. Buralarda piyasaya çıkmadan, distribütör sözleşmesi imzalamadan veya fuara katılmadan önce başvurun. Paris Sözleşmesi, ABD başvuru tarihinizden itibaren aynı öncelikle yurt dışında başvurmanız için altı ay tanır; bu da erken tarihi korurken yabancı başvuru maliyetini iki bütçe dönemine yaymanızı sağlar. Madrid Protokolü yolunu doğrudan ulusal başvurularla uluslararası marka tescili: Madrid mi, doğrudan başvuru mu yazımızda karşılaştırıyoruz.

Bütçe kademeleri ve unutulan maliyetler

Uygulanabilir bir planın üç kademesi vardır. Birinci kademe, hemen başvurulacaklar: temel sınıfta standart karakterli ana marka ve hak kaybının en ağır olacağı bir veya iki pazarda yabancı başvurular. İkinci kademe, önümüzdeki yıl içinde başvurulacaklar: amiral ürün adı, logo ve bir sonraki sınıf veya pazar. Üçüncü kademe, izlenen ama başvurulmayanlar: sloganlar, küçük ürün adları ve spekülatif pazarlar; gelir veya risk değişirse bunları üst kademeye taşıyacak bir tetikleyiciyle.

Ardından başvuru makbuzunda görünmeyen maliyetleri ekleyin. Sınıf başına harçlarla beşinci ila altıncı ve dokuzuncu ila onuncu yıllardaki tescil sürdürme başvuruları. Başvuruların azımsanmayacak bir kısmının karşılaştığı ofis eylemlerine (office action) cevaplar. Hâlâ itiraz edebilecekken çakışan başvuruları yakalamak için bir marka izleme hizmeti. Ve hak arama için bir yedek bütçe, çünkü ileri sürmeyi göze alamadığınız bir tescil göründüğünden daha az değerlidir. Tüm bu tarihleri içeren bir takip çizelgesini fikri mülkiyet süre takibi yazımızda anlatıyoruz; koruma türlerine daha geniş bir genel bakış için de fikri mülkiyet hukuku sayfamıza göz atabilirsiniz.

Sınırlı bir bütçeyi boşa harcayan hatalar

Daha güçlü bir isim benimsemek yerine tanımlayıcı bir ismi tescil ettirmeye çalışmak. Ön araştırmayı atlayıp çakışmayı harç ödendikten sonra bir ofis eyleminde öğrenmek. Şirket yerine kurucunun kişisel adına başvurmak. Amiral ürün adının ihtiyaç duyduğu başvuru harcını bir sloganın tüketmesine izin vermek. Ve ilk yabancı distribütör markayı sizin yerinize tescil ettirene kadar yurt dışında hiç başvuru yapmamak; bu noktada markayı geri almanın maliyeti, başvuru yapmış olmanın maliyetini kat kat aşar. Her biri ilk başvurudan önce bir saatlik planlamayla önlenebilir ve marka tescili çalışmamız tam da o saatle başlar.

Şirketinizin markalarından hangilerini önce ve hangi pazarlarda tescil ettireceğinize karar veriyorsanız, Capitol Law Partners bunları sıralayabilir, yıl için bir başvuru bütçesi belirleyebilir ve en önemlilerinden başlayabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Fikri mülkiyet portföy stratejisi ve yönetimi sayfamıza göz atın veya randevu alın.