Marka İptal Talebi Ne Zaman Yapılabilir? TTAB'de İptal Gerekçeleri

Önemli olan tarih, tescilin beşinci yıl dönümüdür. Bu tarihten önce marka iptal talebi, markanın baştan tescil edilmesine engel olabilecek herhangi bir gerekçeye dayanabilir. Bu tarihten sonra Lanham Yasası’nın (Lanham Act) Section 14 hükmü sizi kısa bir listeyle sınırlar: başlıca jenerikleşme, terk (abandonment), hile ve işlevsellik. Bu nedenle bir tescil önünüzde engel oluşturduğunda ilk bakmanız gereken şey tescil tarihi, ikincisi ise markanın fiilen kullanılıp kullanılmadığına dair kanıttır. CLP’nin marka iptali ve TTAB süreçleri ekibi her dosyaya bu iki olguyla başlar.

İptal talebi (cancellation) mahkemeye değil, Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu’na (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) yapılır. Kurul yalnızca tescilin sicilde kalıp kalmayacağına karar verir. Tescil sahibine markayı kullanmayı bırakmasını emredemez veya tazminata hükmedemez. Bu çarelere ihtiyacınız varsa, iptal talebi federal mahkemede bir Lanham Yasası davasını da içerebilecek daha geniş bir planın yalnızca bir parçasıdır.

Marka iptal talebi ne işe yarar

İptal taleplerinin çoğu üç nedenden biriyle yapılır. Bir tescil kendi başvurunuza karşı engel olarak gösterilmiştir ve tescil alabilmeniz için onun ortadan kalkması gerekir. Bir tescil sahibi size ihtarname göndermiştir ve iddianın temeline saldırmak istersiniz. Ya da zaten bir davanın içindesiniz ve iptal yönündeki bir karşı talep size ikinci bir cephe açar.

Talepte bulunan taraf, bu talebi ileri sürme hakkına sahip olduğunu göstermelidir: sonuçta gerçek bir menfaat ve zarar göreceğine dair makul bir kanaat. Tescili engel olarak gösteren reddedilmiş bir başvuru genellikle bu şartı karşılar. İlgili mallar için benzer bir markanın önceden kullanılması da öyle.

İlk beş yıl içindeki gerekçeler

Bu dönemde tescile engel olabilecek herhangi bir gerekçeyi ileri sürebilirsiniz. Uygulamada bu şu anlama gelir:

• Öncelik ve karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion): karıştırılacak derecede benzer bir markayı ilk siz kullandınız veya tescil ettirdiniz.
• Salt tanımlayıcılık ya da markanın esas olarak bir soyadı olması veya coğrafi olarak tanımlayıcı olması.
• Tanınmış bir markanın sulandırılması (dilution).
• Başvuru tarihinde markayı gerçekten kullanma niyetinin bulunmaması.
• Kullanıma dayalı bir başvuruda kullanıldığı iddia edilen tarihte markanın kullanılmıyor olması.

Bu dosyaların çoğunun özü önceliktir. Ticarette ilk kullanımınıza ilişkin tarihli kanıtlara ihtiyacınız olacak: faturalar, tarihli reklamlar, arşivlenmiş web sayfaları, sevkiyat kayıtları. Tescil sahibi, başvuru tarihini varsayılan ilk kullanım (constructive use) tarihi olarak kullanma avantajına sahiptir; dolayısıyla sizin kullanımınızın yalnızca tescilden değil, o başvurudan da önce gelmesi gerekir.

Beş yıldan sonraki gerekçeler

Tescil beşinci yıl dönümünü geçtiğinde karıştırılma ve tanımlayıcılık gerekçeleri artık ileri sürülemez; Section 15 kapsamındaki itiraz edilemezlik beyanı (declaration of incontestability) ise bu sonucu dava süreçlerinde de kalıcı hale getirir. Geriye kalanlar şunlardır:

• Jenerikleşme: marka, malların yaygın adı haline gelmiştir.
• Terk: kullanım, yeniden başlama niyeti olmaksızın durmuştur.
• Hile: tescil sahibi, tescili almak veya sürdürmek için USPTO’ya bilerek gerçeğe aykırı ve esaslı bir beyanda bulunmuştur.
• İşlevsellik: talep edilen özellik ürünün kullanımı için zorunludur veya ürünün maliyetini ya da kalitesini etkiler.
• Kaynağın yanlış gösterilmesi ve Ticari Marka Modernizasyon Yasası (Trademark Modernization Act) ile getirilen, ticarette hiç kullanılmamış markalara yönelik daha yeni bir gerekçe.

Hile sık ileri sürülür, ancak nadiren kanıtlanır. Yalnızca bir beyanın yanlış çıktığını değil, tescil sahibinin USPTO’yu aldatma kastı taşıdığını göstermeniz gerekir. Özensiz bir kullanım örneği veya fazla geniş bir mal listesi tek başına hile sayılmaz. Section 15 itiraz edilemezlik beyanı hakkındaki yazımız, bu beyandan sonra hangi saldırıların ayakta kaldığını ve hangilerinin kalmadığını açıklıyor.

Markanın terk edildiğinin ispatı

Terk, beş yıldan sonraki en kullanışlı gerekçedir, çünkü pek çok tescil sessizce ortadan kaybolmuş ürünleri kapsar. Kanun, art arda üç yıl kullanılmamayı ilk bakışta (prima facie) terk delili olarak kabul eder. Bu üç yılı gösterdiğinizde ispat yükü tescil sahibine geçer; tescil sahibi ya kullanımın sürdüğünü ya da kullanılmayan dönem boyunca var olan bir yeniden kullanma niyetini kanıtlamak zorundadır.

Deliller, tescil sahibinin kendi kayıtlarından ve kamuya açık kaynaklardan elde edilir: ürünün web sitesinde ve kataloglarında yer almaması, zaman içindeki arşivlenmiş web sayfaları, distribütör beyanları, sektör basını ve sonuçsuz kalan araştırmacı satın alma girişimleri. Bir tescili korumak için düzenlenmiş göstermelik kullanım (token use) sayılmaz ve tescil sahibinin ürünü bir gün yeniden piyasaya sürme yönündeki belirsiz umudu, yeniden kullanma niyeti değildir.

Tescil birden fazla malı kapsıyorsa ve bunların yalnızca bir kısmı kullanılmaz hale gelmişse, o kalemler için kısmi iptal talep edebilirsiniz. Kendi başvurunuzun önünü açmak için çoğu zaman bu kadarı yeterlidir.

Talep dilekçesi ve süreç nasıl işler

Talep dilekçesi, itiraz edilen her sınıf için Kurul harcı ödenerek ESTTA üzerinden sunulur. Tescil sahibi, başlatma kararında (institution order) belirtilen süre içinde cevap vermelidir; aksi halde gıyabi karar (default) riskiyle karşılaşır. Bundan sonra dosya itirazla aynı yolu izler: delil keşfi (discovery) planlama toplantısı, açıklamalar, yazılı delil talepleri ve yeminli ifadeler, tanıklık süreleri, yazılı beyanlar ve idari marka hâkimlerinden oluşan bir heyetin kararı. Bu yapı, marka başvurusuna itiraz rehberimizde anlatılmıştır; tek fark, bir başvuru yerine bir tescile saldırıyor olmanızdır.

Karşı talep bekleyin. Sizin markanıza karşı kendi tesciline sahip olan bir tescil sahibi çoğu zaman bunu kullanır. Dilekçe vermeden önce, Section 8 beyanlarınızı güncel tutup tutmadığınız da dahil olmak üzere kendi tescillerinizi zayıf noktalar açısından gözden geçirin.

Önce kontrol edilecek daha ucuz yollar

Tam bir iptal süreci delil keşfini içerir ve uzun sürebilir. Tek şikâyetiniz markanın hiç kullanılmamış olması veya tescil sahibinin iddia ettiği tarihte kullanılmıyor olmasıysa, tek taraflı (ex parte) bir sicilden silme (expungement) veya yeniden inceleme (reexamination) talebi, çekişmeli bir sürece hiç gerek kalmadan aynı sonucu sağlayabilir. Bu ikisini marka sicilden silme veya yeniden inceleme yazımızda karşılaştırıyoruz. Tescil sahibi başka işlere yönelmiş küçük bir işletmeyse, gönüllü feragat veya muvafakat sözleşmesi isteyen bir mektup konuyu birkaç hafta içinde kapatabilir. Henüz kendi başvurunuzu yapmadıysanız, marka tescili stratejisi iptal sürecinden sonra değil, onunla birlikte belirlenmelidir.

Bir tescil markanızın önünde engel oluşturuyorsa, Capitol Law Partners tescil tarihini kontrol edebilir, markanın kullanımını araştırabilir ve engeli kaldıracak en dar kapsamlı süreci önerebilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? TTAB itirazları ve iptal süreçleri sayfamıza göz atın veya randevu alın.