Marka Sicilden Silme mi, Yeniden İnceleme mi? Hangi Talebi Seçmeli?

Başvurunuzu engelleyen bir tescil, ancak arkasındaki kullanım kadar güçlüdür. Tescil sahibi listelenen malları Amerika Birleşik Devletleri’nde hiç satmadıysa, marka sicilden silme talebi (expungement petition) tek bir yeminli ifadeye gerek kalmadan bu malları tescilden çıkarabilir. Mallar satılmış ancak tescil sahibinin yeminle beyan ettiği tarihte satılmıyor idiyse, yeniden inceleme (reexamination) aynı işi görür. Her ikisi de 2020 tarihli Ticari Marka Modernizasyon Yasası (Trademark Modernization Act, TMA) ile getirilen tek taraflı (ex parte) süreçlerdir ve engel olarak gösterilen bir tescil içi boş göründüğünde Capitol Law Partners’ın sicilden silme ve TTAB süreçleri ekibinin ilk değerlendirdiği araçlardır.

İkisi arasındaki fark tek bir soruya dayanır: marka bu mallar için hiç kullanıldı mı, yoksa yalnızca ilgili tarihte mi kullanılmıyordu? Bu sorunun cevabı ve tescilin yaşı, hangi talebi sunmanız gerektiğini gösterir.

Ticari Marka Modernizasyon Yasası bu talepleri neden getirdi

Yıllar boyunca sicil, kimsenin satmadığı mallar için alınmış tescillerle doldu. Bunların çoğu, kullanımı kanıtlamadan Amerika Birleşik Devletleri’nde tescil alan yabancı başvuru sahiplerinden geliyordu; kullanıma dayalı bazı başvurular ise üzerinde oynanmış kullanım örneklerine dayanıyordu. Bunları temizlemek, Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) önünde delil keşfi, tanıklık ve yazılı beyanları içeren tam bir iptal süreci gerektiriyordu. Başvuru sahipleri çoğu zaman vazgeçip başka bir isim seçiyordu.

Sicilden silme ve yeniden inceleme bunu değiştirdi. Talepte bulunan taraf kullanılmamaya ilişkin delilleri sunar, USPTO Direktörü süreci başlatıp başlatmayacağına karar verir ve o andan itibaren konu USPTO ile tescil sahibi arasında yürür. Talepte bulunan taraf sınıf başına bir harç öder ve ardından kenara çekilir.

Marka sicilden silme: marka hiç kullanılmamıştır

Sicilden silme, marka listelenen malların veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için ticarette hiç kullanılmadığında uygulanır. Tescil tarihinin üçüncü ve onuncu yıl dönümleri arasında talep edilebilir. Tipik hedef, yabancı bir tescile dayanarak Section 44(e) kapsamında ya da Madrid Protokolü yoluyla Section 66(a) kapsamında alınmış bir tescildir, çünkü bu tescillerin sahiplerinin tescilden önce ABD’deki kullanımı göstermeleri gerekmiyordu. İddia edilen kullanım hiç gerçekleşmediyse, kullanıma dayalı bir tescil de sicilden silinebilir.

Belirleyici kelime “hiç”tir. Tescil sahibi malları kısa bir süre için bile olsa bir kez sattıysa, sicilden silme talebi bu mallar açısından başarısız olur ve başvurabileceğiniz yol, marka iptal gerekçeleri hakkındaki yazımızda ele aldığımız terk nedeniyle iptal talebine döner.

Yeniden inceleme: marka ilgili tarihte kullanılmıyordu

Yeniden inceleme yalnızca Section 1 kapsamında kullanım esasına dayanarak verilmiş tescillere uygulanır. Soru, markanın ilgili tarih itibarıyla listelenen mallar için ticarette kullanılıp kullanılmadığıdır. Kullanım esasına dayalı bir başvuruda bu tarih başvuru tarihidir. Kullanım niyetine dayalı (intent-to-use) bir başvuruda ise başvuru sahibinin kullanım iddiası değişikliğini (amendment to allege use) sunduğu tarih veya kullanım beyanı (statement of use) sunma süresinin sona erdiği tarihtir. Yeniden inceleme talebi, tescilden sonraki ilk beş yıl içinde sunulmalıdır.

Yeniden inceleme; tescil sahibinin ürünü geç piyasaya sürdüğü, yalnızca tek bir ürün satışta iken bütün bir ürün grubu için kullanım iddia ettiği ya da ticarette bulunan malların fotoğrafı yerine bir maket (mock-up) görüntüsünü kullanım örneği olarak sunduğu durumlara uygundur.

Talep dilekçesinin içermesi gerekenler

USPTO bir sezgi değil, makul bir araştırma bekler. Talep dilekçesi, itiraz ettiğiniz her mal veya hizmet için neleri araştırdığınızı ve ne bulduğunuzu anlatan, delillerin eklendiği doğrulanmış bir beyan içerir. Makul bir araştırma genellikle şunları kapsar:

• Tescil sahibinin web sitesinde, çevrim içi pazar yerlerinde ve uygulama mağazalarında yapılan aramalar.
• Bu sayfaların ilgili döneme ait arşivlenmiş sürümleri.
• Ticari rehberler, distribütör listeleri ve sektör kaynakları.
• Eyalet şirket kayıtlarının kontrolü ve gerektiğinde bir araştırmacının malları satın alma girişimi.

Tek bir başarısız Google araması yeterli değildir. Direktör, ancak deliller itiraz edilen mallar için ilk bakışta (prima facie) bir kullanılmama durumunu ortaya koyuyorsa süreci başlatır; zayıf bir talep ise doğrudan reddedilir ve bu karara karşı itiraz yolu yoktur. Aynı araştırma, engel olarak gösterilen markanın gerçek hayatta ne kadar risk taşıdığını gösterdiği için marka araştırması ve ön inceleme dosyanıza da katkı sağlar.

Süreç başlatıldıktan sonra ne olur

Direktör süreci başlatırsa USPTO, tescil sahibine itiraz edilen her mal için kullanım kanıtı ya da sicilden silme söz konusuysa kullanılmamanın haklı sebebine (excusable nonuse) ilişkin delil isteyen bir ofis eylemi (office action) gönderir. Tescil sahibi bunun yerine malları silebilir. Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla cevap süresi kısadır; genellikle üç aydır ve harç ödenerek bir kez uzatılabilir. Bu nedenle USPTO yazışmalarını görmezden gelen tescil sahipleri hızla kaybeder. Tescil sahibi cevap vermezse veya delilleri yetersiz kalırsa, itiraz edilen mallar tescilden silinir. Listelenen malların tamamı düşerse tescil iptal edilir.

Tescil sahibi aleyhine verilen karara karşı önce Kurul’a, ardından Federal Daire Temyiz Mahkemesi’ne (Federal Circuit) başvurabilir. Talepte bulunan tarafın bundan sonra bir rolü yoktur; delil keşfi içermeyen bir sürecin bedeli de budur.

Sicilden silme, yeniden inceleme ve iptal arasında seçim

Soruları şu sırayla sorun. Tescil üç ile on yaş arasında mı ve mallar hiç satılmadı mı? Sicilden silme. Tescil beş yaşından küçük ve kullanıma dayalı mı, mallar başvuru veya kullanım tarihi itibarıyla satışta değil miydi? Yeniden inceleme. Şikâyetiniz kullanılmamanın ötesine geçip önceliğe, tanımlayıcılığa, hileye veya gerçek kullanımdan sonraki terke mi uzanıyor? Bunlara yalnızca Kurul önündeki bir iptal süreci ulaşabilir.

İki nokta daha var. USPTO belirli mallar hakkında bir sicilden silme veya yeniden inceleme sürecini sonuçlandırdıktan sonra, aynı mallar için aynı türde yeni bir talep sunulamaz; bu yüzden elinizdeki her şeyle tek seferde başvurun. Bu taleplerden biriyle karşılaşan tescil sahibi de kendi tescil sürdürme dosyasını derhal kontrol etmelidir; yeniden incelemeye karşı savunma için gereken kullanım kanıtı, bir sonraki Section 8 beyanı için gerekecek kanıtın aynısıdır. Bunu Section 8 beyanının ne zaman verilmesi gerektiği yazımızda anlatıyoruz. Bu kanıtları, marka yenileme ve tescil sürdürme hizmetimiz kapsamında sunduğumuz takip gibi bir düzenle güncel tutan sahipler, gerçekten sattıkları malları nadiren kaybeder.

Kullanılmıyor gibi görünen bir tescil başvurunuzu engelliyorsa, Capitol Law Partners araştırmayı yürütebilir, doğru talebi seçebilir ve Direktör’ün görmeyi beklediği delilleri hazırlayabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Sicilden silme, iptal ve TTAB süreçleri sayfamıza göz atın veya randevu alın.