Önce Marka İhtarnamesi mi Göndermeli? Riskler ve Doğru Zamanlama

Marka ihtarnamesi (cease and desist letter), bir davanın maliyetinin çok küçük bir kısmına mal olur ve şaşırtıcı sayıda uyuşmazlığı bir hafta içinde sona erdirir. Ancak alıcısına sizin vermeyi amaçlamadığınız bir seçim de sunar: durmak, müzakere etmek, sizi görmezden gelmek ya da kendi seçtiği bir mahkemede önce sizi dava etmek. Marka hakkının korunması ve TTAB süreçleri alanındaki ekibimizden herhangi bir ihtarname çıkmadan önce, gönderenin konumunun bu cevapların her birine dayanacak kadar güçlü olup olmadığını sorarız.

İhtarname bir refleks değil, bir araçtır. Bu aracı kullanıp kullanmayacağınıza nasıl karar vereceğinizi, içine ne yazacağınızı ve ihtarname size geldiğinde ne yapacağınızı aşağıda bulabilirsiniz.

Marka ihtarnamesinin amacı nedir

İyi hazırlanmış bir ihtarname dört şey yapar. Alıcıyı haklarınızdan haberdar eder; bu, ileride kasıtlı ihlali (willful infringement) göstermeniz gerekirse önem taşır. İtiraz ettiğiniz davranışı, alıcının neyi değiştirmesi gerektiğini anlayacağı kadar açık biçimde tarif eder. Ne istediğinizi belirtir: markanın kullanımına son verilmesi, bir başvurunun geri çekilmesi, bir alan adının devri ya da belirli bir süre içinde marka değişikliği. Ve cevap için bir süre tanır.

Yapamayacağı şey ise hiçbir şeyi zorla yaptırmaktır. Bir ihtarname, ancak arkasındaki dava veya TTAB başvurusu kadar güçlüdür. Gerçekte asla dava açmayacaksanız, alıcı çoğu zaman bunu fark eder.

Herhangi bir şey göndermeden önce kendi konumunuzu kontrol edin

Alıcının ilk hamlesi tescilinizi bulup zayıf noktalarını aramak olacaktır. Bu yüzden önce siz bunu yapmalısınız. Tescilin geçerli olduğunu ve Section 8 beyanlarınızın güncel olduğunu teyit edin. Markayı alıcıdan önce kullandığınızı doğrulayın; öncelik onlardaysa ihtarnameniz size karşı bir iptal talebine davetiye çıkarır. Karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion) ölçütlerini dürüstçe değerlendirin: markaların benzerliği, malların birbiriyle ilişkisi, satış kanalları, tüketicinin bilgi düzeyi, markanızın gücü ve fiili bir karışıklık yaşanıp yaşanmadığı. Zayıf bir iddiayı abartan bir ihtarname blöf gibi okunur ve blöflerin üstüne gidilir.

Tescil ettirmediyseniz bile markayı kullandığınız bölgede örf ve adete dayalı haklarınız (common-law rights) vardır; ancak ihtarname daha zayıf olur ve alıcı kendi başvurusunu yapmak için acele edebilir. Marka araştırması ve ön inceleme ekibimiz, siz bir adım atmadan önce rakip hakların haritasını çıkarabilir.

İhtarnamenin doğurduğu riskler

Üç risk ayrı bir paragrafı hak ediyor.

Menfi tespit davası (declaratory judgment). Dava açmakla tehdit eden bir ihtarname gerçek bir uyuşmazlık (actual controversy) yaratabilir; bu da alıcının, hak ihlali yapmadığının tespitini bir mahkemeden istemek üzere önce dava açmasına imkân tanır. Bu durumda siz onların bulunduğu yargı bölgesinde, onların takvimine göre dava yürütürsünüz. Daha yumuşak bir dil bu riski azaltır, ancak ihtarnamenin etkisini de azaltır; dengeyi alıcının kim olduğu belirler.

Karşı saldırı. İmkânları olan bir alıcı, tescilinizi bir iptal gerekçesi bulmak için inceler: listelenen bazı mallarda kullanılmama, fazla geniş bir mal tanımı, kullanım örneğiyle ilgili bir sorun, bir ürün grubunun terk edilmesi. Bir tane bulurlarsa, tescilinizi ileri sürmek yerine onu savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bu gerekçeleri marka iptal talepleri hakkındaki yazımızda açıklıyoruz.

Kamuoyu. Küçük işletmelere ve bireylere gönderilen ihtarnameler bazen internete düşer. Sempati uyandıran bir alıcıya karşı sert bir talep, itibar açısından, ihlalin satışlarda yol açtığı kayıptan daha pahalıya mal olabilir. Üslup önemlidir.

İhtarnameye neler yazılmalı, neler yazılmamalı

Tescil numaralarınızı, kapsanan mal ve hizmetleri, ilk kullanım tarihini, alıcının kullanımının sade bir tarifini ve tam olarak neyi hangi tarihe kadar istediğinizin listesini ekleyin. Bir çıkış yolu sunun: kademeli geçiş süresi, belirli mallarla sınırlı bir birlikte var olma sözleşmesi (coexistence agreement) ya da işinize uyuyorsa bir lisans. Haklarınızı saklı tutun.

Yerine getirmeyeceğiniz tehditleri, sahip olmadığınız haklara ilişkin iddiaları ve olgularla desteklenmeyen bir para talebi gibi okunabilecek her şeyi dışarıda bırakın. Dava açmaya hazır değilseniz bir dava dilekçesi taslağı eklemeyin. Gerçekçi bir süre belirleyin; iki haftalık bir cevap süresi yaygındır ve çok kısa bir süre güç yerine sabırsızlık mesajı verir.

İhtarnameyi atlayıp doğrudan başvurmanız gereken durumlar

Bazı durumlar, önceden uyarı yapmadan başvuruda bulunmayı gerektirir. Çakışan bir başvuru yayımlanmışsa ve itiraz süresi yaklaşıyorsa, önce itiraz bildirimini veya süre uzatımı talebini sunun, sonra müzakere edin; süreç marka başvurusuna itiraz rehberimizde anlatılıyor. Alıcı sahte ürün satıyorsa, ihtarname ona yalnızca stoklarını başka yere taşımasını söyler; doğru ilk adım bir platform kaldırma talebi veya federal sahtecilik (counterfeiting) davasıdır. Alıcı daha önceki iki ihtarnameyi görmezden geldiyse, üçüncüsü de işe yaramaz. Hesabın farklı olduğu telif hakkı ve ticari sır uyuşmazlıkları için ihlal durumunda ne zaman ihtarname gönderilmesi gerektiği yazımıza bakın. Sorun bir alan adıysa, bir UDRP şikâyeti yazışmadan daha hızlı sonuç verebilir; bu konuyu UDRP şikâyetiyle alan adının nasıl geri alındığı yazımızda ele alıyoruz.

İhtarname size gönderildiyse

Görmezden gelmeyin, ama aynı gün de cevap vermeyin. Son tarihi takviminize işleyin. Gönderenin iddia ettiği şeye gerçekten sahip olup olmadığını kontrol edin: tescil numarası, tescilin durumu, listelenen mallar ve gönderenin ilk kullanım tarihinin sizinkiyle karşılaştırması. Yukarıda anlatılan zayıf noktaları arayın, çünkü bunlar sizin savunmalarınızdır. Ardından uymaya, daha dar bir sonuç için müzakere etmeye veya karşı çıkmaya karar verin. Pek çok uyuşmazlık, bir birlikte var olma sözleşmesiyle ya da bir logoda veya ürün tanımında yapılacak, iki tarafın dava bütçesinden çok daha ucuza mal olan küçük bir değişiklikle sulhen çözülür.

İhtarname dava açmakla tehdit ediyorsa ve gönderenin iddiası zayıfsa, kendi menfi tespit davanızı açmak mahkeme seçiminin kontrolünü elinize almanızı sağlayabilir. Bu ciddi bir adımdır ve fikri mülkiyet davaları ve uyuşmazlık çözümü ekibimizin danışmanlığıyla atılmalıdır.

İster bir marka ihtarnamesi hazırlıyor olun ister size gelen bir ihtarnameye nasıl cevap vereceğinize karar veriyor olun, Capitol Law Partners bir pozisyon almadan önce iki taraftaki hakları da değerlendirebilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Marka ihtarnameleri ve marka hakkının korunması sayfamıza göz atın veya randevu alın.