Karıştırılma İhtimali Gerekçeli Marka Reddine Nasıl Yanıt Verilir?

Karıştırılma ihtimali reddi (likelihood of confusion refusal), inceleme uzmanının daha önceki bir tescil veya başvuru bulduğu ve kendi değerlendirmesine göre bu markanın, yeterince ilişkili mallar için markanıza tüketicileri yanıltacak kadar benzer olduğu anlamına gelir. Bu ret Lanham Yasası’nın Section 2(d) hükmü uyarınca verilir, USPTO’nun en sık verdiği esasa ilişkin ret türüdür ve iyi kurgulanmış bir yanıttan sonra çoğu zaman geri çekilir. Önemli olan kelime “kurgulanmış” kelimesidir. CLP’nin USPTO ofis eylemi yanıtları ekibi 2(d) yanıtını delile dayalı bir başvuru olarak ele alır; çünkü markaların farklı olduğuna dair tek başına sunulan bir argüman, aksi yönde karar vermiş bir inceleme uzmanını neredeyse hiçbir zaman ikna etmez.

Karıştırılma ihtimali reddini tartışmadan önce okuyun

Ofis eylemi, engel olarak gösterilen markayı tescil veya seri numarasıyla belirtir, kapsadığı mal ve hizmetleri aktarır ve inceleme uzmanının hangi du Pont faktörlerine dayandığını açıklar. İşe buradan başlayın. Engel olarak gösterilen kayıt bir tescil değil de derdest bir başvuruysa, inceleme uzmanı önceki başvuru tescil edilene veya geçersiz hale gelene kadar sizin başvurunuzu askıya alır ve yanıt stratejiniz tartışmak yerine beklemek ve izlemek olabilir. Engel olarak gösterilen tescil eskiyse, sahibinin hâlâ var olup olmadığını ve markayı hâlâ kullanıp kullanmadığını kontrol edin. Ret, kendi başvurunuzdaki mal tanımının işinizden daha geniş olmasına dayanıyorsa çözüm bir hukuki argüman metni değil, tanımı daraltan bir değişiklik olabilir.

Eylemdeki diğer tüm ret gerekçelerini ve gereklilikleri de not edin. 2(d) reddini aşan ama hak feragati (disclaimer) gerekliliğini görmezden gelen bir yanıt eksiktir ve marka ofis eylemi yanıt süresi hakkındaki yazımızda anlatılan süre bunların tamamı için geçerlidir.

du Pont faktörlerini delille tartışın

İnceleme uzmanı, karıştırılma ihtimalinin nasıl değerlendirildiği hakkındaki yazımızda açıklanan faktörleri tartmıştır. Yanıtınız bu faktörleri yeniden tartar ve her noktanın bir eke ihtiyacı vardır.

• Markalar arasındaki farklar. Ortak unsurun baskın unsur olmadığını, markaların ses veya anlam bakımından farklı olduğunu ya da farklı ticari izlenimler yarattığını gösterin. Sözlük maddeleri, telaffuz delilleri ve markaların fiilen kullanıldığı haller bunu destekler.
• Mallar ve ticaret kanalları arasındaki farklar. Web sayfaları ve sektör kaynaklarıyla, malların farklı kanallardan farklı alıcılara satıldığını ve bu alandaki şirketlerin her ikisini birden satmadığını gösterin.
• Engel olarak gösterilen markanın zayıflığı. Ortak terimin benzer mallarda kullanıldığını gösteren üçüncü kişi tescillerini ve üçüncü kişi kullanımına ilişkin delilleri sunun. Pek çok işletmenin kullandığı bir terim, tüketicilerin ayırt etmeyi öğrendiği bir terimdir ve engel olarak gösterilen tescil yalnızca dar bir koruma kapsamına sahiptir.
• Alıcıların bilinç düzeyi. Mallar pahalıysa, teknikse veya profesyoneller tarafından satın alınıyorsa bunu gösterin.

Delilleri yanıta ekleyin. Piyasanın neye benzediğine dair, ek sunulmadan yapılan açıklamalar avukat argümanı olarak değerlendirilir ve onlara çok az ağırlık verilir.

Mal ve hizmet tanımını değiştirin

Örtüşme geniş bir ifadeden kaynaklanıyorsa ifadeyi daraltın. Bir tanım her zaman sınırlandırılabilir ama hiçbir zaman genişletilemez; bu nedenle örtüşen malları çıkaran, ticaret kanallarını sınırlayan veya müşteri kitlesini belirten bir değişiklik, başvuruyu engel olarak gösterilen markanın yolundan çıkarabilir. Daraltılmış kapsamın sattığınız şeyleri hâlâ kapsadığından emin olun, çünkü şimdi çıkarılan mallar daha sonra yeniden eklenemez. Bu seçenek çoğu zaman kalan mallara ilişkin bir argümanla birleştirilir.

Engel olarak gösterilen markanın sahibinden muvafakat alın

Engel olarak gösterilen markanın sahibi, özellikle işletmeler farklı pazarlarda faaliyet gösteriyorsa, iki markanın bir arada var olabileceğini kabul etmeye istekli olabilir. USPTO, karışıklığın neden muhtemel olmadığını açıklayan, mallar ve kanallar arasındaki farkları tarif eden ve her iki tarafı karışıklığı önleyecek adımlara bağlayan bir muvafakat sözleşmesine (consent agreement) gerçek bir ağırlık verir. Sahibin itiraz etmediğine dair yalın bir ifadeye ise çok az ağırlık verir. Uygun bir sözleşmenin müzakeresi zaman alır; bu da yanıta son ayda değil ilk ayda başlamanın nedenlerinden biridir.

Engel olarak gösterilen tescile itiraz edin

Engel olarak gösterilen marka artık kullanılmıyorsa tescile saldırılabilir. Terk gerekçesiyle iptal talebi ya da markanın hiç kullanılmadığı veya artık kullanılmadığı malları çıkarmak için silme (expungement) veya yeniden inceleme (reexamination) işlemi, engeli kaldırabilir. Bu işlem sürerken inceleme uzmanı genellikle başvurunuzu askıya alır. Bu işlemler marka hakkının korunması ve TTAB işlemleri alanındaki çalışmalarımız kapsamında yürütülür ve maliyetine değip değmeyeceği, engel olarak gösterilen markanın ne kadar güçlü olduğuna ve sizin kendi markanıza ne kadar bağlı olduğunuza bağlıdır. Varsa, kendi markanızın ilgili mallar için daha önce yapılmış bir tescilini de gündeme getirmeye değer; çünkü inceleme uzmanı iki markanın sicilde zaten bir arada var olduğunu dikkate almalıdır.

İnceleme uzmanı reddi sürdürürse

İnceleme uzmanını ikna etmeyen bir yanıt, nihai bir ofis eylemiyle sonuçlanır. Bu noktada nihai ofis eyleminden sonra ne olduğu hakkındaki yazımızda açıklandığı gibi yeni delillerle yeniden değerlendirme talep edebilir, Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu’na (TTAB) başvurabilir veya her ikisini birden yapabilirsiniz. Şimdi oluşturduğunuz dosya, Kurul’un inceleyeceği dosyadır; bu nedenle önemli olan her eki koymanın yeri ilk yanıttır. Ret, markanın aslında hiçbir zaman güvenli olmadığını ortaya koyuyorsa, temyiz yerine yeni bir marka araştırması ve ön inceleme ile daha güçlü bir isim daha iyi bir yatırım olabilir.

2(d) reddi aldıysanız ve aşılıp aşılamayacağına dair dürüst bir değerlendirme istiyorsanız Capitol Law Partners ile yapacağınız bir görüşme, süre yaklaşmadan size bu değerlendirmeyi sunabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Karıştırılma ihtimali reddine yanıt sayfamıza göz atın veya randevu alın.