Yalnızca Tanımlayıcı Marka Reddi Aldığınızda Ne Yapmalısınız?

Yalnızca tanımlayıcı marka reddi (merely descriptive refusal), inceleme uzmanının markanızın tüketicilere mal veya hizmetler hakkında doğrudan bir şey söylediği sonucuna vardığı anlamına gelir: bir bileşen, bir nitelik, bir işlev, bir özellik, bir amaç veya hedef kullanıcı. Bu ret Lanham Yasası’nın Section 2(e)(1) hükmü uyarınca verilir ve delillerle birlikte gelir; bunlar genellikle sözlük tanımları ve terimin sektörünüzde tanımlayıcı biçimde kullanıldığını gösteren web sayfalarıdır. Buna yanıt vermenin üç gerçekçi yolu vardır ve doğru olanı, terimin ne kadar tanımlayıcı olduğuna ve onu ne kadar süredir kullandığınıza bağlıdır. Ofis eylemi yanıtları hizmetimizde bu ret türüyle neredeyse karıştırılma ihtimali reddi kadar sık karşılaşıyoruz ve ikisinden aşılması daha zor olanı çoğu zaman budur.

USPTO’nun tanımlayıcı marka reddinde “yalnızca tanımlayıcı” ne demektir?

Tanımlayıcılık soyut olarak değil, başvurudaki mal ve hizmetlerle ilişkili olarak değerlendirilir. Bir ürün için keyfi olan bir kelime başka bir ürün için tanımlayıcı olabilir. Test, malların ne olduğunu bilen bir tüketicinin, hiçbir hayal gücüne gerek duymadan terimi bu malları tanımlayan bir ifade olarak hemen anlayıp anlamayacağıdır. Tanımlayıcı kelimelerin birleşimi de, bu birleşim parçalarının toplamının ötesinde yeni bir anlam yaratmadıkça tanımlayıcıdır.

İlişkili iki nokta yanıtı şekillendirir. Markanın yalnızca bir kısmı tanımlayıcıysa, inceleme uzmanı genellikle markanın tamamını reddetmek yerine o kısım için bir hak feragati (disclaimer) ister ve hak feragatini kabul etmek sorunu çözer. İnceleme uzmanı terimin jenerik olduğunu, yani ürünün kendisinin adı olduğunu düşünüyorsa aşağıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramaz; çünkü jenerik bir terim hiçbir sicile hiçbir zaman tescil edilemez.

1. seçenek: Markanın çağrıştırıcı olduğunu savunun

Çağrıştırıcı (suggestive) bir marka malların bir niteliğini ima eder, ancak oraya ulaşmak için bir zihinsel adım gerektirir. Terim ile mallar arasındaki bağlantının hayal gücü, düşünme veya algı gerektirdiğini gösterebilirseniz marka başka bir şeye gerek olmadan tescil edilebilir. Bu argümanın en güçlü versiyonları bir çift anlama, bir uyumsuzluğa veya tüketicilerin kelimesi kelimesine okumayacağı alışılmadık bir kelime birleşimine dayanır. Deliller yardımcı olur: benzer mallar için hak feragati olmadan tescil edilmiş benzer terimlere ait üçüncü kişi tescilleri ve rakiplerin terimi tanımlayıcı biçimde kullanmadığını gösteren deliller.

İnceleme uzmanının delilleri sektörün terimi zaten tanımlayıcı biçimde kullandığını gösteriyorsa argüman zayıftır. Bir markayı güçlü kılan şeyler hakkındaki yazımız çağrıştırıcı ile tanımlayıcı arasındaki sınırı açıklar; markanız bu sınırın tanımlayıcı tarafındaysa, yanıtı inceleme uzmanının zaten reddettiği bir argümana harcamak yerine bir sonraki seçeneğe geçin.

2. seçenek: Section 2(f) kapsamında kazanılmış ayırt edicilik iddia edin

Tanımlayıcı bir terim, tüketiciler onu sizin mallarınızı gösteren bir işaret olarak tanımaya başladığında tescil edilebilir hale gelir; kanun bu duruma kazanılmış ayırt edicilik (acquired distinctiveness) veya ikincil anlam (secondary meaning) der. Bunu iddia etmenin üç yolu vardır.

• Markanın en az beş yıldır ticarette büyük ölçüde münhasır ve kesintisiz olarak kullanıldığına dair doğrulanmış bir beyan. Bu, kazanılmış ayırt ediciliğin ilk bakışta (prima facie) delilidir; ancak inceleme uzmanı son derece tanımlayıcı bir terim için bunu yetersiz bulabilir ve daha fazlasını isteyebilir.
• Fiili deliller: satış rakamları, reklam harcamaları, kullanımın süresi ve şekli, talep edilmeden yapılmış medya haberleri, müşterilerden veya bayilerden alınmış beyanlar ve anket delilleri. Tüketicilere markayı bir marka olarak aramayı öğreten reklamlar özellikle ağırlık taşır.
• Aynı markanın ilgili mallar için Asıl Sicil’de (Principal Register) daha önce yapılmış bir tesciline sahip olmak; bu, yeni başvuru için bir 2(f) iddiasını destekleyebilir.

2(f) iddiası markanın tanımlayıcı olduğunu kabul eder; bu nedenle genellikle çağrıştırıcılık argümanına alternatif olarak ileri sürülür. Markanın yalnızca bir kısmı için de ileri sürülebilir.

3. seçenek: Başvuruyu Yardımcı Sicil’e çevirin

Marka kullanılıyor ama henüz ayırt edicilik kazanmamışsa başvuruyu Yardımcı Sicil’e (Supplemental Register) çevirebilirsiniz. Yardımcı Sicil tescili ® sembolünün kullanılmasına izin verir, inceleme uzmanları tarafından sonradan yapılan ve karıştırılacak derecede benzer başvurulara karşı engel olarak gösterilir ve federal bir ihlal davasına dayanak olur. Asıl Sicil tescilinin sağladığı geçerlilik ve sahiplik karinesini sağlamaz ve itiraz edilemez (incontestable) hale gelemez. Kullanım niyetine dayalı bir başvurunun Yardımcı Sicil’e çevrilebilmesi için önce bir kullanım iddiası sunması gerekir.

Yardımcı Sicil, tanımlayıcı bir isme sahip genç bir marka için çoğu zaman pratik bir cevaptır. Marka bir 2(f) iddiasını destekleyecek kadar uzun süre kullanıldıktan sonra Asıl Sicil için yeni bir başvuru yapılabilir.

Üç seçenek arasında tercih yapmak ve yapılmaması gerekenler

Terim sınırdaysa ve inceleme uzmanının delilleri zayıfsa çağrıştırıcılığı savunun. Beş yıllık kullanımınız veya güçlü tanınırlık delilleriniz varsa 2(f) iddia edin. Kullanımınız var ama ilk iki seçeneğin dayanağı yoksa ve korumanın şimdiden sicile geçmesini istiyorsanız Yardımcı Sicil’e geçin. Seçenekler tek bir yanıt içinde alternatif olarak birleştirilebilir.

İşe yaramayan şey, markanın tanımlayıcı olmadığını delil sunmadan yeniden ifade etmek ya da ürünü açıkça tanımlayan bir terim için ikincil anlamın ispatı olarak birkaç olumlu müşteri e-postası sunmaktır. İnceleme uzmanı reddi sürdürürse, nihai ofis eyleminden sonra ne olduğu hakkındaki yazımızda açıklandığı gibi seçenekler yeniden değerlendirme veya temyize daralır. Bir sonraki ürün için en ucuz çözüm daha az tanımlayıcı bir isimdir; marka araştırması ve ön inceleme bunu bir USPTO marka başvurusu yapılmadan önce ortaya koyar.

Elinizde bir tanımlayıcılık reddi varsa ve bu seçenekleri tartıyorsanız Capitol Law Partners ile yapacağınız bir görüşme, delillerinizin hangisini desteklediğini size söyleyebilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Tanımlayıcılık reddi ve ofis eylemi yanıtları sayfamıza göz atın veya randevu alın.