Markada Karıştırılma İhtimali Nasıl Değerlendirilir? du Pont Faktörleri

İki marka, tüketicilerin birinin altında satılan malların diğerinin sahibinden geldiğine veya onunla bağlantılı olduğuna inanması muhtemel olduğunda çakışır. Markada karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion) testi budur ve marka hukukunda diğer tüm kurallardan daha fazla soruyu belirler: USPTO’nun markanızı daha önceki bir markaya rağmen tescil edip etmeyeceğini, bir rakibin sizi durdurup durduramayacağını ve sizin onu durdurup durduramayacağınızı. Test, markaların veya malların aynı olmasını gerektirmez; bu yüzden kendi başına yapılan pek çok arama temiz çıkar ve pek çok başvuru yine de ret kararıyla karşılaşır. Marka araştırması ve kullanılabilirlik görüşü hizmetimiz bu testi başvurudan önce her aday isme uygular ve aşağıdaki faktörler analizin yükünü taşıyan faktörlerdir.

Markada karıştırılma ihtimali testi: du Pont faktörleri

USPTO ve Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB), Federal Daire Temyiz Mahkemesi’nin (Federal Circuit) du Pont kararındaki faktörleri uygular. İhlal davalarında federal mahkemeler, farklı adlar altında çok benzer listeler kullanır. Neredeyse her davada gündeme gelen faktörler şunlardır:

• Markaların görünüş, ses, anlam ve genel ticari izlenim bakımından benzerliği.
• Mal veya hizmetlerin başvuruda ve tescilde tanımlandığı şekliyle ilişkili olması.
• Ticaret kanallarının ve alıcı gruplarının benzerliği.
• Alıcıların dikkatli ve bilinçli mi yoksa anlık kararla mı satın aldığı dahil olmak üzere satın alma koşulları.
• Önceki markanın tanınmışlığı veya gücü.
• Benzer mallarda halihazırda kullanılan benzer markaların sayısı ve niteliği.
• Fiili karışıklığa ya da karışıklık olmadan uzun süre bir arada var olmaya ilişkin her türlü delil.
• Muvafakat veya birlikte var olma sözleşmesi (consent / coexistence agreement) gibi taraflar arasındaki her türlü anlaşma.

Hiçbir faktör tek başına belirleyici değildir ve her faktör her davada uygulanmaz. Uygulamada yükün büyük kısmını ilk iki faktör taşır; ilgili mallarda benzer markalar tespit eden bir inceleme uzmanı, dosyadaki başka bir unsur aksi yönde ağır basmadıkça başvuruyu reddeder.

Markaların benzerliği: görünüş, ses ve anlam

Markalar bir bütün olarak karşılaştırılır, ancak karşılaştırmada baskın kısma daha fazla ağırlık verilir. Ayırt edici bir kelime ile tanımlayıcı bir kelimeden oluşan bir markada ayırt edici kelime baskındır. Kelimeleri ve bir tasarımı birleştiren bir markada genellikle kelimeler baskındır, çünkü tüketiciler ürünü isterken söyledikleri şey odur. Başkasının markasına bir ana marka veya tanımlayıcı bir terim eklemek karışıklığı önlemez; tüketiciler bunu bir ürün serisinin genişletilmesi olarak gördüğünden çoğu zaman karışıklığı artırır.

Ses, yazım kadar önemlidir. Farklı görünen ama aynı şekilde telaffuz edilen markalar benzer kabul edilir. Anlam da önemlidir: O dili bilen sıradan Amerikalı alıcılar yabancı bir kelimeyi çevireceklerse, kelime İngilizce çevirisiyle karşılaştırılır. Soru her zaman, markaları farklı zamanlarda gören ve onları tam olarak değil genel hatlarıyla hatırlayan bir tüketici üzerindeki genel izlenimdir.

Mal ve hizmetlerin ilişkili olması

Malların birbirine rakip olması gerekmez. Her ikisinde de benzer markalar gören bir tüketicinin ortak bir kaynak varsayacağı kadar yakından ilişkili olmaları yeterlidir. Kahve ile kahve dükkânı hizmetleri ilişkilidir. Yazılım ile onu uygulayan danışmanlık hizmetleri ilişkilidir. Giyim ile giyim ürünleri satan perakende mağaza hizmetleri ilişkilidir. İnceleme uzmanları ilişkiyi, her iki tür malı tek bir marka altında kapsayan üçüncü kişi tescilleriyle ve her ikisini de satan şirketleri gösteren web sayfalarıyla ispatlar.

Karşılaştırmada malların fiilen satıldığı hali değil, başvuruda ve tescilde yazıldığı hali esas alınır. Tescilde herhangi bir sınırlama olmadan “giyim” (clothing) yazıyorsa, tescilin tüm olağan kanallarda tüm olağan alıcılara satılan her türlü giyimi kapsadığı varsayılır ve tescil sahibinin yalnızca lüks palto sattığına dair delilleriniz işe yaramaz. Bu nedenle kendi başvurunuzdaki mal tanımı özenle hazırlanmayı hak eder; geniş bir tanım, dar bir tanımın önleyeceği çakışmalara davetiye çıkarır.

Dengeyi değiştiren faktörler

Güç iki yönlü işler. Tanınmış veya uydurma bir önceki marka geniş bir koruma alanına sahiptir ve uzak mallardaki başvurular bile reddedilebilir. Kalabalık bir alandaki zayıf bir marka dar bir koruma alanına sahiptir ve pek çok üçüncü kişinin aynı terimi benzer mallar için kullandığına dair deliller, bir inceleme uzmanını tüketicilerin bu markaları küçük farklılıklarla ayırt ettiğine ikna edebilir. Bir markayı güçlü kılan şeyler hakkındaki yazımız bu gücün nereden geldiğini açıklar.

Pahalı ve üzerinde düşünülmüş kararlar veren bilinçli alıcıların, raftan ucuz bir ürün kapan alışverişçilere göre karışıklığa düşme ihtimali daha düşüktür. Her iki markanın yıllarca bildirilmiş bir karışıklık olmadan bir arada var olduğuna dair belgelenmiş bir geçmiş yardımcı olur; ancak başvuru dosyası sınırlı olduğundan USPTO buna mahkemelerden daha az ağırlık verir. Önceki marka sahibinden alınan, karışıklığın neden muhtemel olmadığını ve tarafların bundan kaçınmak için ne yapacağını açıklayan iyi hazırlanmış bir muvafakat sözleşmesi çoğu zaman belirleyicidir.

Testi başvurudan önce uygulamak

Ön incelemenin amacı, bu analizi bir inceleme uzmanından önce yapmaktır. Bir aramanın ortaya çıkardığı her marka için baskın kısımların benzer olup olmadığını, malların tek bir şirketin birlikte sattığı türden olup olmadığını ve önceki markanın ne kadar güçlü olduğunu sorun. İlk iki faktörde başarısız olan bir marka yüksek riskli bir isimdir ve sonradan ileri sürülecek hiçbir argüman onu güvenli hale getirmez.

Yine de başvuru yapar ve inceleme uzmanı önceki markayı engel olarak gösterirse analiz tahminden ikna etmeye geçer; karıştırılma ihtimali gerekçesiyle verilen ret kararına yanıt hakkındaki yazımız, bir ofis eylemi yanıtının hangi delillere ihtiyaç duyduğunu açıklar. Çakışma tescilden sonra bir itiraz veya ihlal talebiyle ortaya çıkarsa, aynı faktörler marka hakkının korunması ve TTAB işlemleri kapsamında Kurul veya mahkeme önünde tartışılır. Testi erken uygulamak, sonraki her aşamada daha ucuza gelir.

Bir arama benzer bir marka ortaya çıkardıysa ve başvurudan önce riski net olarak görmek istiyorsanız Capitol Law Partners ile yapacağınız bir görüşme size bu netliği sağlayabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Marka araştırması ve karıştırılma ihtimali analizi sayfamıza göz atın veya randevu alın.