Marka Kimin Adına Tescil Edilmeli: Şirket mi, Kurucu mu?

Marka başvurusunu yapan kişi, başvurunun yapıldığı gün markanın sahibi olmalıdır; sahip ise o marka altında satılan mal veya hizmetlerin niteliğini ve kalitesini kontrol eden taraftır. Bu kural, çoğu durumda markanın kimin adına tescil edilmesi gerektiğini belirler: kurucu değil, faaliyetleri yürüten şirket. Başvuru tarihinde markanın sahibi olmayan birinin yaptığı başvuru geçersizdir (void) ve USPTO bu hatayı başvuru sahibinin adını değiştirerek veya başvuruyu sonradan devrederek düzeltmenize izin vermez. CLP’nin marka hukuku ekibi, çaresi olmayan tek hata bu olduğu için her başvurudan önce sahipliği kontrol eder.

Marka kimin adına sorusu neden göründüğünden daha önemli?

Geçersiz bir başvuru sicilde sorunsuz görünür. USPTO inceleme sırasında sorunu nadiren fark eder, tescil gerçekleşir ve herkes konuyu unutur. Kusur yıllar sonra, tescilin en çok önem taşıdığı anda ortaya çıkar: Bir ihlal davasında rakibin avukatı başvuru tarihinde malları fiilen kimin sattığını araştırır ya da bir satın alıcının due diligence (hukuki ve mali inceleme) ekibi, şirket işi ilk günden beri yürüttüğü halde belgede neden kurucunun adının yazdığını sorar. Bu noktada tescil iptal edilebilir ve onunla birlikte sahip olduğunuzu düşündüğünüz ülke çapındaki öncelik tarihi de kaybolur.

Sorun yaygındır, çünkü kurucular erken başvurur; çoğu zaman şirket henüz kurulmadan veya şirket yapısına karar verilirken. Şirket adı ve marka koruması hakkındaki yazımız, şirketin ve markanın neden ayrı sorular olduğunu açıklar; bu yazı ise marka başvurusuna doğru adın yazılmasıyla ilgilidir.

Markanın şirket adına tescil edilmesi gereken durumlar

Malları üreten veya tedarik eden, standartları belirleyen, müşteri şikâyetlerini ele alan ve sözleşmeleri imzalayan taraf şirketse, kaliteyi şirket kontrol ediyordur ve başvuru sahibi şirket olmalıdır. Ürün satan bir işletme, bir restoran, bir ajans veya bir yazılım şirketi için olağan durum budur. Yatırımcıların, kredi verenlerin ve alıcıların görmeyi beklediği de budur. Bireysel bir kurucuya ait marka, şirketin kontrol etmediği bir varlıktır ve yatırım ön protokolü (term sheet) genellikle kapanıştan önce markanın şirkete devredilmesini şart koşar.

Şirket henüz kurulmadıysa önce şirketi kurun. Şirket kuruluşu ve yapılandırma hizmetimiz, kuruluşu başvuru o şirket adına yapılmadan önce tüzel kişi var olacak şekilde zamanlar. Kurucu adına yer tutucu olarak kullanım niyetine dayalı (intent-to-use) bir başvuru yapmak hatadır; hem kurucunun markayı şahsen kullanmaya yönelik iyi niyetli (bona fide) bir niyeti olmayabilir hem de kullanım niyetine dayalı marka başvuruları hakkındaki yazımızda belirtildiği gibi böyle bir başvuru, kullanımdan önce başvuru sahibinin işletmesinin halefi dışında kimseye devredilemez.

Kurucunun veya holding şirketinin sahip olabileceği durumlar

Yapı gerçekse, markanın bir bireye veya holding şirketine ait olması meşrudur. Markayı faaliyet şirketine lisanslayan, şirketin sattığı ürünlerin kalitesini kontrol eden ve bu kontrolü yazılı bir lisansla belgeleyen bir kurucu, Lanham Yasası’nın ilişkili şirketler kuralı (related-companies rule) uyarınca markanın sahibidir ve şirketin kullanımı kurucunun kullanımı sayılır. Birden fazla faaliyet şirketine sahip gruplar da aynı nedenle tüm markaları bir ana şirkette veya fikri mülkiyet holding şirketinde tutar.

Bu yapının işlemesi için iki şart vardır. Lisans yazılı olmalı ve sahibine gerçek bir kalite kontrolü tanımalı, sahip de bu kontrolü fiilen kullanmalıdır. Kalite kontrolü içermeyen ve bazen denetimsiz lisans (naked license) olarak adlandırılan bir lisans, markanın terk edildiği sonucuna yol açabilir. Ayrıca yapı, kurucunun ismi kişisel bir hesapta tutma isteğine değil; varlık koruması, vergi planlaması veya herhangi bir şirketten daha uzun yaşayacak kişisel bir marka gibi bir amaca hizmet etmelidir.

Yabancı sahipler için bir adım daha vardır. Yerleşim yeri Amerika Birleşik Devletleri dışında olan bir başvuru sahibi, ABD markalarını elinde tutan bir Türk ana şirketi de dahil olmak üzere, USPTO önünde bir ABD eyaletinde ruhsatlı bir avukat tarafından temsil edilmelidir ve böyle bir avukat dosyaya girene kadar başvuru tescil edilemez.

Yanlış adla yapılmış bir başvuruyu düzeltmek

Başvuru henüz tescil edilmediyse çözüm, doğru adla yapılacak ve yeni bir başvuru tarihi alacak yeni bir başvurudur. Asıl başvurudan açıkça vazgeçilebilir (express abandonment). Tescil zaten gerçekleştiyse, kurucudan şirkete yapılacak bir devir kusuru gidermez; çünkü kurucunun başvuru tarihinde devredebileceği bir şey yoktu. Pratik yol, kusurlu tescilin yanında şirket adına yeni bir başvuru yapmaktır; böylece biri eski tescile itiraz etmeden önce geçerli bir tescil var olur. USPTO marka tescili hizmetimiz her iki başvuruyu birlikte yürütür.

Kurucu başvuru tarihinde gerçekten markanın sahibiyse, örneğin şirketleşmeden önce şahıs işletmesi olarak faaliyet gösteriyorsa, değerlendirme farklıdır. Bu durumda marka kurucuya aitti, başvuru geçerliydi ve markanın ona bağlı itibarla (goodwill) birlikte yeni şirkete yazılı olarak devredilmesi ve bu devrin USPTO’ya kaydettirilmesi, markayı sorunsuz biçimde aktarır.

Tescilden sonra sahipliği temiz tutmak

• Her devri USPTO’ya kaydettirin. Devirler yazılı olmalı ve markayla birlikte ona bağlı itibarı da aktarmalıdır.
• Bir birleşme, LLC’den anonim şirkete dönüşüm veya unvan değişikliğinden sonra sicildeki sahip bilgisini güncelleyin; böylece sicil, markayı kullanan tüzel kişiyle örtüşür.
• Bağlı şirketlere ve distribütörlere verilenler dahil her lisansa kalite kontrol hükümleri koyun.
• Ayrılan bir kurucu ortağın markada hak iddia edememesi için markayı kurucu ortak sözleşmelerinde ve pay alım satım hükümlerinde düzenleyin.
• Yanlış taraf tarafından sunulan bir kullanım beyanı kendi sorunlarını doğuracağı için her sürdürme işleminden önce sahipliği gözden geçirin.

Başvuru yapmak üzereyseniz ve başvuru sahibinin hangi tüzel kişi olması gerektiğinden emin değilseniz ya da mevcut bir tescilin yanlış adla yapıldığından şüpheleniyorsanız Capitol Law Partners ile yapacağınız bir görüşme, sorun bir hukuki inceleme meselesine dönüşmeden çözüme kavuşturabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Marka sahipliği, tescili ve korunması sayfamıza göz atın veya randevu alın.