Tescilsiz Marka Hakkı Var mı? ABD'de Kullanımdan Doğan Haklar

Amerika Birleşik Devletleri’nde marka hakları bir tescil belgesinden değil, kullanımdan doğar. Ayırt edici bir isim altında mal veya hizmet satmaya başladığınız gün, fiilen iş yaptığınız ve müşterilerin sizi tanıdığı yerlerde o isim üzerinde tescilsiz marka hakları (common-law rights) kazanırsınız. Dolayısıyla tescilsiz marka hakkınız olup olmadığı sorusunun kısa cevabı evettir. Uzun cevap ise bu hakların dar kapsamlı olduğu, ispatının zor olduğu ve kolayca zayıflayabildiğidir; bu nedenle marka hukuku hizmetleri sayfamız, büyümeyi planlayan her marka için federal tescili varsayılan yol olarak ele alır.

Tescilsiz marka hakkının gerçek kapsamı

Tescilsiz haklar, markayı kullandığınız coğrafi bölgeye ve itibarınızın yayıldığı alana bağlıdır. Herndon, Virginia’da belirli bir isimle satış yapan bir fırının Herndon’da ve muhtemelen çevre bölgede hakları vardır; ancak kimsenin onu duymadığı Seattle’da hakkı yoktur. Başka bir fırın Seattle’da aynı ismi iyi niyetle benimserse, her iki işletme de kendi bölgesinde ismi kullanmaya devam edebilir ve hiçbiri diğerini piyasadan çıkaramaz.

Bu haklar ayrıca yalnızca fiilen sattığınız mal ve hizmetler için geçerlidir. İsmi kahve için kullanmanız, onu giyim ürünleri için size ayırmaz. Haklar kesintisiz kullanıma da bağlıdır. Markayı yeniden kullanma niyeti olmadan kullanmayı bırakırsanız haklar sona erer; Lanham Yasası’na göre art arda üç yıl kullanmama, markanın terk edildiğine dair ilk bakışta (prima facie) delil sayılır.

Tescilsiz marka sahiplerinin asıl zorlandığı nokta ispattır. Tescilsiz bir markanın kamuya açık bir kaydı yoktur; bu nedenle bir uyuşmazlık çıkarsa markayı ilk kez ne zaman, nerede ve hangi mal veya hizmet için kullandığınızı tarihli faturalar, reklamlar, fotoğraflar ve müşteri delilleriyle göstermeniz gerekir. Karşı taraf bu kayıttaki her boşluğa saldıracaktır.

Federal marka tescilinin sağladıkları

ABD Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) Asıl Sicili’ne (Principal Register) yapılan tescil markayı yaratmaz. Markayla neler yapabileceğinizi değiştirir.

• Ülke çapında öncelik. Tescil gerçekleştiğinde başvuru tarihiniz, ülke genelinde geçerli bir farazi kullanım (constructive use) tarihine dönüşür. Bu tarihten sonra ülkenin herhangi bir yerinde karıştırılacak derecede benzer bir markayı benimseyen herkes, markanızı hiç görmemiş olsa bile sizden sonra gelen hak sahibi konumundadır.
• Yasal karine. Tescil belgesi; markanın geçerli olduğuna, sahibinin siz olduğunuza ve markayı listelenen mal ve hizmetlerde kullanma konusunda münhasır hakkınız bulunduğuna dair ilk bakışta delildir. Haklarınızı sıfırdan ispatlamak yerine mahkemeye bir belge sunarsınız.
• Yalnızca tescilli bir markanın taşıyabileceği ® sembolü. Sembol kamuoyunu uyarır ve haklarınızdan başka bir yolla haberdar olmayan bir ihlalciden kâr ve tazminat talep etme imkânınızı korur. TM sembolü ile ® sembolü arasındaki farkı anlatan yazımız, her birinin ne zaman kullanılabileceğini açıklar.
• Sicilde bir yer. USPTO inceleme uzmanları tescilli markaları sonraki başvurulara karşı engel olarak gösterir; böylece tesciliniz, uyuşmazlık size hiç ulaşmadan bir rakibin başvurusunu durdurabilir.
• ABD Gümrükleri’ne kayıt ve çevrimiçi pazar yerlerinin marka kayıt programlarına erişim; her ikisi de bir tescil numarası gerektirir.
• İtiraz edilemezlik (incontestability). Tescilden sonra beş yıl kesintisiz kullanımın ardından, bir rakibin ileride tescile saldırabileceği gerekçelerin birçoğunu ortadan kaldıran bir Section 15 beyanı sunabilirsiniz.

Tescilsiz bir marka için dava açabilir misiniz?

Evet. Lanham Yasası’nın 43(a) maddesi, tescilsiz bir markanın sahibine yanıltıcı menşe gösterimi (false designation of origin) gerekçesiyle federal dava açma imkânı tanır; eyalet haksız rekabet hukuku da benzer talepler sunar. Sorun ispat yüküdür. Tescil olmadan markanızın ayırt edici olduğunu, onu ilk sizin kullandığınızı ve haklarınızın davalının faaliyet gösterdiği bölgeye ulaştığını kanıtlamanız gerekir. Tescilli marka sahibi ise davaya bu hususlar karine olarak kabul edilmiş şekilde başlar; markayı sizin başvuru tarihinizden sonra benimseyen bir davalı da iyi niyetle hareket ettiğini ileri süremez.

Tescil maliyetine ne zaman değer?

İşletmeniz birden fazla eyalette satış yapıyorsa, çevrimiçi satıyorsa, lisans veya franchise vermeyi planlıyorsa, dış yatırım alıyorsa ya da bir rakibin aynı ismi makul olarak benimseyebileceği bir pazarda faaliyet gösteriyorsa tescil, başvuru harcının karşılığını verir. Yatırımcılar ve satın alıcılar due diligence (hukuki ve mali inceleme) sırasında tescil belgesini ister ve belgenin olmaması bir pazarlık konusuna dönüşür. Daha geniş bir açıdan bakıldığında markalar, telif hakları ve patentlerle birlikte ABD fikri mülkiyet hukukunun bir parçasıdır.

Tescilsiz kalmayı haklı kılan durumlar sınırlıdır: büyüme planı olmayan tek lokasyonlu bir işletme ve USPTO’nun zaten reddedeceği kadar tanımlayıcı bir isim. Bu durumda bile, kullandığınız isim üzerinde başka birinin federal hakları olup olmadığını öğrenmek için marka araştırması ve ön inceleme yaptırmaya değer; çünkü o kişinin tescili, büyüyebileceğiniz alanı sınırlayabilir.

Halihazırda sahip olduğunuz hakları nasıl korursunuz?

Bir markayı yıllardır tescil ettirmeden kullanıyorsanız henüz bir şey kaybetmiş değilsiniz. İlk kullanım tarihlerinizi belgeleyin ve delilleri saklayın: tarihli fotoğraflar, faturalar, reklamlar ve web sayfası kayıtları. Hak iddianızı göstermek için TM sembolünü kullanın. Ardından mevcut önceliğinizi ülke çapında bir kayda dönüştüren, kullanıma dayalı bir başvuruyu USPTO marka tescili hizmetimiz aracılığıyla yapın.

Uzun süredir kullananlar için bir not daha. Siz kullanmaya başladıktan sonra başka biri aynı markayı tescil ettirdiyse, önceki kullanımınız o tescilin iptali için bir dilekçeyi destekleyebilir; ancak bu dilekçe için en açık gerekçe, yalnızca o tescilin tarihinden itibaren beş yıl içinde ileri sürülebilir. Beklemek seçeneklerinizi daraltır.

Halihazırda kullandığınız bir markayı tescil ettirip ettirmemeyi değerlendiriyorsanız Capitol Law Partners ile yapacağınız bir görüşme, durumunuza uygun yolu belirlemenize yardımcı olabilir. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Marka hukuku hizmetleri sayfamıza göz atın veya randevu alın.