Çalışan ve Yüklenicilerin Ürettiği Fikri Mülkiyet Kime Aittir?

Bir yükleniciyle (contractor) hiçbir zaman fikri mülkiyet devir sözleşmesi imzalamadıysanız, teslim ettiği işin telif hakkının hâlâ o yükleniciye ait olma ihtimali yüksektir. Kurucular bunu genellikle bir yatırım turu ya da şirket satışı sırasında, alıcının avukatı hak zincirini (chain of title) istediğinde fark eder: logoyu serbest çalışan bir tasarımcı çizmiştir, uygulamayı bir ajans geliştirmiştir, ürün adını ise ilk olarak kurucu ortaklardan birinin daha önceki LLC’si kullanmıştır. Çalışanların ve yüklenicilerin ürettiği varlıklarda fikri mülkiyet sahipliği, varlığın türüne ve neyin imzalandığına bağlıdır; varsayılan kurallar da şirket açısından çoğu kişinin sandığından daha az cömerttir. Fikri mülkiyet hukuku ekibimiz, tek sayfalık bir sözleşmeyle önlenebilecek sahiplik sorunlarını düzeltmeye şaşırtıcı ölçüde fazla zaman ayırmaktadır.

Telif hakkı: çalışan işinde genellikle şirkete, yüklenici işinde nadiren

Telif hakkı, eser somut bir ortamda tespit edildiği anda kod, tasarım, metin, fotoğraf ve video üzerinde doğar. ABD Telif Hakkı Yasası’na (Copyright Act) göre bir çalışanın iş ilişkisi kapsamında hazırladığı eser, “work made for hire” (işveren adına yaratılmış eser) niteliğindedir ve işveren ilk tuş vuruşundan itibaren eser sahibi kabul edilir. Bu sonuç için herhangi bir belgeye gerek yoktur; ancak tartışma mesai saatleri dışında kişisel bir dizüstü bilgisayarda geliştirilen bir iş hakkındaysa yazılı bir görev tanımı yardımcı olur.

Yükleniciler için durum farklıdır. Serbest çalışan bir profesyonel, bir tasarım ajansı ya da yurt dışındaki bir yazılım geliştirme firması çalışan değildir. Onların ürettiği iş, ancak dokuz yasal kategoriden birine giriyorsa (toplu bir esere katkı, sinema eserinin bir parçası, çeviri, derleme ve birkaç diğeri) ve iki taraf da bunu belirten yazılı bir sözleşme imzalamışsa work made for hire sayılır. Yazılımların, logoların, web sitelerinin ve pazarlama metinlerinin çoğu bu kategorilere girmez. İmzalı bir devir sözleşmesi yoksa telif hakkı yüklenicide kalır; şirketin elinde ise en iyi ihtimalle, teslim edilen işi sipariş edildiği amaç doğrultusunda kullanmasına izin veren zımni bir lisans bulunur. Zımni lisansın kapsamı dar olabilir, genellikle münhasır değildir ve satılması ya da alt lisansa konu edilmesi zahmetlidir. İşleyişin ayrıntılarını, work made for hire ile telif hakkı devri arasındaki farkı ele aldığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Buluşlar: buluş yapmak için işe alınan ve alınmayan çalışan

Patent hakları her zaman buluşu yapan kişide doğar, asla işverende doğmaz. Belirli bir sorunu çözmek ya da bir ürün tasarlamak üzere özel olarak işe alınan çalışan, ortaya çıkan buluşu işverene devretmekle genellikle yükümlüdür ve mahkemeler bu yükümlülüğü sözleşme olmasa bile uygular. Genel görevler için işe alınan ve yan uğraş olarak bir şey icat eden çalışan ise buluşun sahibidir. Çalışan şirketin zamanını, ekipmanını veya malzemelerini kullandıysa işveren bir “shop right” (işyeri kullanım hakkı), yani münhasır olmayan ve devredilemeyen bir lisans elde edebilir; ancak bu hak satılamaz ve çalışanın rakiplere lisans vermesini engellemez.

Bu varsayılan kurallar somut olaya göre değiştiği için patentlere önem veren şirketler her iş teklifi mektubuna ve yüklenici sözleşmesine şimdiki zaman kipiyle yazılmış bir devir hükmü koyar. İfadenin biçimi önemlidir. “I hereby assign” (işbu belgeyle devrediyorum) ifadesi, buluş ortaya çıktığı anda hakları kendiliğinden devreder. “I agree to assign” (devretmeyi kabul ediyorum) ise yalnızca bir taahhüttür ve sonradan başka biri lehine imzalanan bir devir bu taahhüdü boşa çıkarabilir. Bazı eyaletler, işverenin tamamen çalışanın kendi zamanında ve şirket kaynakları kullanılmadan yapılan buluşlar üzerinde ne kadar hak iddia edebileceğini de sınırlar; bu nedenle hüküm, ilgili yasanın gerektirdiği durumlarda bu buluşları kapsam dışında bırakmalıdır.

Markalar: markayı ticarette kim kullanıyorsa onundur

Marka sahipliği eser sahipliğini izlemez. Logoyu çizen tasarımcı çizimin telif hakkına sahiptir, ancak logoyu mal veya hizmet satmak için kullanan işletme marka haklarının sahibidir. Sorunlar, bir kurucu USPTO başvurusunu kendi adına yaptığında ya da markayı ilk olarak önceki bir şirket kullandığında ortaya çıkar. Her marka başvurusunda başvuru sahibi işi fiilen yürütecek tüzel kişi olmalı, önceki her sahip de markayı ticari itibarıyla (goodwill) birlikte devretmelidir. Temsil ettiği ticari itibar olmaksızın yapılan bir marka devri geçersiz sayılabilir; bu da markayı bir şirketten diğerine taşıyan kurucular için bir tuzaktır.

Kurucular ve şirket kurulmadan önce yapılan işler

En yaygın boşluk, kurucuların fikri mülkiyetidir. Şirket kurulmadan önce yazılan kod, onu yazan kişiye aittir. Üç kurucu ortağın her biri ürünün bir parçasını geliştirmişse ve biri daha sonra kırgın bir şekilde ayrılırsa, ayrılan kurucu temel kod üzerinde hak iddia edebilir ve bir satışı engelleyebilir. Çözüm, kuruluş sırasında imzalanan ve işle ilgili her şeyi, genellikle kurucu hisseleri karşılığında şirkete devreden bir kurucu fikri mülkiyet devir sözleşmesidir. Bu belge, şirket sözleşmesi (operating agreement) veya iç yönetmelik (bylaws) ile aynı belge setinde yer almalıdır; kuruluşta gereken diğer belgeler için Amerika’da şirket kurmak için gerekli belgeler yazımıza göz atabilirsiniz.

Ticari sırlar ve gizli bilgiler

Ticari sır hakları, bilgiyi kontrol eden ve onu gizli tutmak için makul önlemler alan kişiye aittir. Gizli bir süreci geliştiren çalışanlar ve yükleniciler yazılı gizlilik yükümlülükleriyle bağlı değilse şirket, Ticari Sırları Koruma Yasası’nın (Defend Trade Secrets Act) aradığı makul önlemleri gösteremez ve bilgi korumayı tamamen kaybedebilir. Gizlilik, devirden ayrı bir hükümdür ve her iş sözleşmesinde ve yüklenici sözleşmesinde devir hükmüyle birlikte yer almalıdır.

Fikri mülkiyet sahipliğindeki boşluklar nasıl kapatılır

Gereken belgeler kısadır ve çoğu yalnızca bir kez imzalanır:

• Kuruluş sırasında imzalanan bir kurucu fikri mülkiyet devir sözleşmesi.
• İşe başlamadan önce imzalanan, şimdiki zaman kipinde devir ifadesi içeren bir çalışan gizli bilgi ve buluş devir sözleşmesi.
• Uygun kategoriler için work made for hire hükmü, diğer her şey için yedek bir devir hükmü, manevi haklardan feragat ve gizlilik hükmü içeren bir yüklenici sözleşmesi.
• İşi yürüten tüzel kişi adına yapılan marka başvuruları ve bir marka el değiştirdiğinde USPTO’ya kaydettirilen devirler.
• Önemli tescilli eserler için Telif Hakkı Ofisi’ne (Copyright Office) kaydettirilen ve sonraki alıcılara karşı farazi bildirim (constructive notice) işlevi gören telif hakkı devirleri.

Bir sözleşme hiç imzalanmamışsa, ilgili kişiye ulaşılabildiği ve kişi istekli olduğu sürece, teyit edici bir devir sözleşmesi bu boşluğu sonradan genellikle giderebilir. Kişiye ulaşılamıyor ya da kişi istekli değilse seçenekler, müzakere yoluyla hakların satın alınmasına, zımni lisans argümanına veya etkilenen işin yeniden yazılmasına daralır. Sözleşme hazırlama ve inceleme ekibimiz bu belgeleri hazırlar ve denetler; böylece bu soru hiçbir zaman bir alıcının due diligence (hukuki ve mali inceleme) listesine girmez.

Şirketinizdeki önemli bir varlığın kime ait olduğundan emin değilseniz, Capitol Law Partners ile yapacağınız bir görüşmede hak zincirini ve mevcut çözüm yollarını birlikte ortaya koyabiliriz. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Fikri mülkiyet hukuku sayfamıza göz atın veya randevu alın.