Fikri Mülkiyet Due Diligence: Yatırımcılar Finansman Öncesi Neyi İnceler?

Fikri mülkiyet due diligence (hukuki ve mali inceleme) süreci, bir işlemi nadiren tek başına bitirir. Asıl yaptığı şey parayı yer değiştirmektir: eksik bir devir sözleşmesi kapanış şartına, çözülmemiş bir açık kaynak sorusu emanet hesabında tutulan bir bedele (escrow holdback), kurucunun kişisel adına yapılmış bir marka başvurusu da özel bir tazmin yükümlülüğüne (special indemnity) dönüşür. Yatırımcının avukatı bir sorun listesi hazırlar ve her birine bir fiyat biçer. Listeyi önceden bilirseniz, kalemlerin çoğunu masada şirket değerinden taviz vererek değil, birkaç yüz dolarlık başvuru harcı ve bir haftalık imza süreciyle düzeltebilirsiniz. Fikri mülkiyet ekibimiz, tam da bu nedenle bu incelemeyi satıcılar için alıcıdan önce yapar.

Her temel varlık için hak zinciri

İlk soru basittir: Şirket, sahip olduğunu söylediği varlıklara gerçekten sahip mi? Avukat; her çalışandan imzalı buluş devir sözleşmelerini, her serbest çalışandan ve ajanstan devir hükmü içeren imzalı yüklenici sözleşmelerini ve şirket kurulmadan önce yapılan işleri kapsayan bir kurucu fikri mülkiyet devir sözleşmesini ister. Bu belgelerdeki isimleri commit geçmişi, tasarım dosyaları ve varsa patent başvurularında gösterilen buluş sahipleriyle karşılaştırır.

Buradaki boşluklar hem en sık rastlanan bulgudur hem de en kolay düzeltilenidir. Bugün imzalanan teyit edici bir devir sözleşmesi, ilgili kişiye hâlâ ulaşılabildiği sürece, ilk yıl hiç imzalanmamış bir sözleşmenin eksikliğini giderir. Çalışanların ve yüklenicilerin ürettiği fikri mülkiyetin kime ait olduğunu anlattığımız yazı, hiçbir şey imzalanmadığında hangi varsayılan kuralların uygulandığını ve “I agree to assign” (devretmeyi kabul ediyorum) ifadesinin neden şimdiki zaman kipindeki bir devirden daha zayıf olduğunu açıklıyor.

Tesciller ve güncel durumları

Ardından tescilli fikri mülkiyetin bir listesi gelir: USPTO’daki marka tescilleri ve bekleyen başvurular, telif hakkı tescilleri, patentler ve patent başvuruları ile alan adları. Avukat her biri için kayıtlı sahibi, kapsanan mal ve hizmetleri, idame sürelerini ve tescilin markanın fiili kullanımıyla örtüşüp örtüşmediğini kontrol eder.

Üç bulgu tekrar tekrar karşımıza çıkar. Marka, işi yürüten şirket yerine bir kurucu, önceki bir LLC ya da yabancı bir ana şirket tarafından başvurulmuştur. Bir tescil için beşinci ve altıncı yıl arasında sunulması gereken Section 8 kullanım beyanının (declaration of continued use) zamanı gelmiştir ve kimse bunu takvime işlememiştir. Şirketin ana ürün adı için hiçbir zaman çakışma araştırması yapılmamıştır; bu sorunu marka araştırması ve ön inceleme sayfamızda ayrıntılı olarak ele alıyoruz. İnceleme başlamadan önce devirleri kaydettirmek ve kaçırılmış beyanları sunmak, bu üç bulgunun üçünü de listeden çıkarır.

Alınan lisanslar ve açık kaynak

Ürünün dayandığı ama şirketin sahibi olmadığı her şey alınan bir lisanstır (inbound license): ticari yazılımlar, API’ler, veri setleri, yazı tipleri, stok görseller ve açık kaynak kütüphaneler. Avukat lisans koşullarını görmek ve şirketin bu koşullara uyduğunu teyit etmek ister. Ücretli lisanslarda sorular, lisansın kontrol değişikliği halinde devredilip devredilemeyeceği ve kullanım limitlerinin aşılıp aşılmadığıdır.

Açık kaynak ayrıca incelenir. Serbest lisanslar (MIT, Apache, BSD) nadiren sorun yaratır. Copyleft lisanslar (GPL, AGPL ve benzerleri), kütüphaneyi içeren her şeyin kaynak kodunun yayımlanmasını gerektirebilir ve alıcı bunları bulmak için kod tabanını tarar. Çözüm paniğe kapılmak değil; hazır bir yazılım bileşen listesine (bill of materials) sahip olmak, hangi bileşenlerin bulunduğunu bilmek ve her birinin nasıl izole edildiğini ya da değiştirildiğini açıklayabilmektir. Bu konuyu hiç düşünmemiş bir şirket inceleme sürecini telaş içinde geçirir; bir politikası ve güncel envanteri olan şirket ise bir öğleden sonra içinde yanıt verir.

Verilen lisanslar ve takyidatlar

Şirketin fikri mülkiyeti üzerinde hak tanıyan her müşteri sözleşmesi, bayilik sözleşmesi ve geliştirme anlaşması kapsam açısından incelenir. Endişe yaratan hükümler şunlardır: münhasırlık (ilk müşterilerden biri kendi alanında münhasır lisans aldı mı?), özel işlerin sahipliği (bir hizmet sözleşmesi teslim edilen işleri müşteriye devretti mi?), en çok kayrılan müşteri (most-favored-nation) fiyatlaması ve kaynak kod emaneti (source code escrow). Bunlardan herhangi biri alıcının kapanıştan sonra yapabileceklerini sınırlayabilir ve fiyata buna göre yansır. Fikri mülkiyet lisans sözleşmesindeki temel hükümleri ele aldığımız yazı, due diligence sırasında en çok soruna yol açan maddeleri tek tek inceliyor.

Ticari sır uygulamaları

Özel bir teknik bilgi birikimi (know-how) için para ödeyen alıcılar, bu bilginin gerçekten korunduğunu görmek ister. Çalışanlar, yükleniciler ve tedarikçiler tarafından imzalanan gizlilik sözleşmelerini, erişim kontrol politikasını, işe giriş ve işten ayrılış prosedürlerini ve bu prosedürlerin uygulandığına dair kanıtları talep ederler. Şirketin en değerli sırrı iş ortaklarıyla gizlilik sözleşmesi (NDA) olmadan paylaşılmışsa ya da eski çalışanlar hiç geri alınmamış dizüstü bilgisayarlarla ayrılmışsa, alıcı bu varlığın değerini düşürür veya sizin sorunsuz biçimde veremeyeceğinizi bildiği bir beyan ister.

Talepler, uyuşmazlıklar ve faaliyet serbestisi

Son bölüm, yükümlülüğe dönüşebilecek her şeyi kapsar: gönderilen veya alınan ihtarnameler (cease and desist), bekleyen davalar, Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) önündeki itiraz veya iptal işlemleri, şirketin içeriğine karşı gönderilen DMCA bildirimleri ve ürünü kapsayan bilinen üçüncü taraf patentleri. Satıcılar bunları eksiksiz açıklamalıdır. Kapanıştan sonra ortaya çıkan, açıklanmamış bir talep mektubu fikri mülkiyete ilişkin beyanların ihlali anlamına gelir ve bu ihlal için öngörülen tazmin çoğu zaman olağan üst sınırın dışında kalır.

Fikri mülkiyet due diligence sürecine erken hazırlanmak

Bir yatırım turundan veya satıştan üç ila altı ay önce satıcı tarafında yapılan bir inceleme, düzeltmeleri maliyet ve etkiye göre sıralamanıza imkân tanır. Hak zinciri sorunlarının çoğu bir imzayla çözülür. Tescil sahipliği, kaydettirilen bir devirle çözülür. Açık kaynak soruları bir envanterle ve gerektiğinde bir kütüphanenin başka bir kütüphaneyle değiştirilmesiyle çözülür. Ticari sır boşlukları, benimsenen politikalar ve kayıt altına alınan eğitimlerle kapanır. Birleşme ve satın alma ekibimiz, kapanışta imzaladığınız beyanların arkasında durabileceğiniz beyanlar olması için fikri mülkiyet listesini açıklama belgelerinin geri kalanıyla uyumlu hale getirir. Alıcının varlıklarınızı ayıracağı dört fikri mülkiyet kategorisine ilişkin genel bilgi için fikri mülkiyet hukuku sayfamıza göz atabilirsiniz.

Ufukta bir yatırım turu veya satış varsa, Capitol Law Partners ile yapacağınız bir görüşmede fikri mülkiyet listenizi alıcının avukatından önce denetleyebiliriz. Görüşme planlayın.

Bu makale yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Bu iletişim yoluyla avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır.

Av. Çağatay Ersoy. Kurucular, yatırımcılar ve büyüyen şirketler için pratik strateji.

Bu konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Fikri mülkiyet stratejisi ve koruma sayfamıza göz atın veya randevu alın.